Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.111/2005
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4C.111/2005 /biz

Sentenza del 9 agosto 2005
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Favre, Kiss,
Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

società A.________S.r.l.,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Nicola Snider,

contro

società B.________S.p.A.,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. Lorenzo Moor.

diritto d'autore; prescrizione,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
15 febbraio 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
La società italiana società B.________S.p.A., che produce e commercia mobili,
rimprovera a C.________ e alla società A.________S.r.l. di avere importato e
messo in commercio in Svizzera, tra il 1994 e il 1995, delle imitazioni dei
mobili Le Corbusier, per i quali afferma di detenere una licenza di esclusiva
mondiale fin dal 1964.

A.a La vertenza ha già dato luogo ad un procedimento penale, sfociato nella
sentenza 3 novembre 1998 dell'Obergericht di Zurigo, con la quale, a conferma
della decisione 3 settembre 1997 emanata dal Tribunale distrettuale di
Zurigo, C.________ è stato riconosciuto colpevole di violazione per mestiere
del diritto d'autore e di infrazione a norme della LCSl. Egli è stato
pertanto condannato a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente, al
pagamento di una multa di fr. 10'000.-- nonché alla devoluzione allo Stato di
fr. 100'000.-- come parte dell'utile conseguito. Per quanto concerne il ruolo
svolto dalla società A.________S.r.l., l'autorità zurighese ha stabilito
ch'essa ha partecipato direttamente agli atti illeciti commessi a danno della
società B.________S.p.A., producendo e facendo trasportare in Svizzera merce
destinata a questo mercato. Per le pretese risarcitorie, la società
B.________S.p.A. è stata invece rinviata al foro civile.

A.b Il 7 ottobre 1999 essa ha quindi convenuto C.________ e la società
A.________S.r.l. direttamente dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone
Ticino chiedendo ch'essi venissero condannati, alternativamente, a pagare un
risarcimento danni di fr. 68'370.20 oppure a restituire l'utile di fr.
150'000.-- conseguito illecitamente; in entrambi i casi con riserva di
adeguamento delle cifre al termine dell'istruttoria.

Non avendo presentato un allegato di risposta, il convenuto C.________ si è
lasciato precludere. La società A.________S.r.l. (di seguito: la convenuta)
ha invece proposto diverse eccezioni: l'assenza di un litisconsorzio passivo
necessario, l'incompetenza giurisdizionale svizzera e l'incompetenza
territoriale dell'autorità cantonale, la cosa giudicata e la prescrizione. La
procedura è stata pertanto preliminarmente limitata a queste eccezioni, che
la II Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto il 15 febbraio 2005,
eccezion fatta per quella di incompetenza territoriale, il cui esame è stato
rinviato alla decisione di merito.

B.
Prevalendosi esclusivamente della violazione delle norme di diritto federale
concernenti la prescrizione, la convenuta è insorta davanti al Tribunale
federale, il 18 marzo 2005, con un ricorso per riforma volto ad ottenere
l'annullamento della sentenza cantonale e l'integrale reiezione della
petizione.

Nella risposta 20 maggio 2005 l'attrice ha proposto la reiezione del gravame
in quanto ammissibile.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).

2.
Nel caso in esame merita particolare attenzione la questione
dell'impugnabilità della pronunzia criticata (art. 48 segg. OG), trattandosi
di una decisione che non mette fine alla lite, posto come il Tribunale
d'appello abbia statuito solo sulle eccezioni preliminari, fondate sul
diritto federale (sulla nozione di decisione finale cfr. DTF 128 III 250
consid. 1b con rinvii).

2.1 Decisioni pregiudiziali o incidentali emanate dall'ultima istanza
cantonale separatamente dal merito possono essere impugnate solamente qualora
siano adempiuti i requisiti posti dall'art. 49 (che concerne le decisioni
sulla competenza) e dall'art. 50 OG (DTF 129 III 25 consid. 1).

In concreto, solo l'art. 50 OG entra in linea di conto, la Corte cantonale
essendosi riservata di determinarsi sulla questione della competenza
contestualmente alla pronunzia di merito. Ambedue le parti asseverano che i
presupposti per l'applicazione di questa norma sarebbero realizzati.

2.2 Giusta l'art. 50 cpv. 1 OG decisioni pregiudiziali o incidentali emanate
separatamente dal merito possono fare l'oggetto di un ricorso per riforma
solo se una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente
e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così
considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al
Tribunale federale (art. 50 cpv. 1 OG).
Il Tribunale federale decide secondo il suo libero apprezzamento e a porte
chiuse se queste condizioni sono adempiute (art. 50 cpv. 2 OG).

Trattandosi di un'eccezione, la norma appena citata va interpretata
restrittivamente. Simile rigore non nuoce alle parti, dato che l'art. 48 cpv.
3 OG concede loro, in ogni caso, la facoltà d'impugnare la decisione
pregiudiziale o incidentale - con riserva di quelle già sottoposte al
Tribunale federale (art. 50 cpv. 1 OG) oppure concernenti la competenza (art.
49 OG) - insieme con la sentenza finale (DTF 123 III 140 consid. 2a e 2c;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, n. 1 ad art. 50 OG). Questa possibilità sussiste anche laddove il
Tribunale federale abbia dichiarato irricevibile un ricorso fondato sull'art.
50 cpv. 1 OG (DTF 122 III 254 consid. 2a con rinvio).

2.3 Come appena esposto, l'art. 50 cpv. 1 OG esige che la decisione finale
possa essere emanata immediatamente; in altre parole il Tribunale federale,
statuendo in modo differente dall'autorità cantonale, deve poter porre fine
alla procedura nei confronti di tutte le parti coinvolte. Questa condizione
non si verifica qualora la causa possa solo essere rinviata all'autorità
cantonale per nuovo giudizio (DTF 122 III 254 consid. 2a pag. 256; Poudret,
op. cit., n. 2.3 ad art. 50 OG). Quanto alla necessità di mettere un termine
al procedimento nei confronti di tutte le parti, nel caso di un cumulo
soggettivo di azioni il Tribunale federale ammette - ma solo eccezionalmente
- la possibilità di impugnare un giudizio parziale pronunciato contro alcune
delle parti convenute. Questa facoltà è data qualora il proseguimento del
processo contro tutti o contro solo una parte dei convenuti influisca in modo
considerevole sulle prove da assumere (DTF 129 III 25 consid. 1.1 con
rinvio).

In linea di massima, spetta alla parte che ricorre il compito di dimostrare
l'adempimento dei suddetti requisiti. Si può prescindere da questa esigenza
se la complessità della causa, comportante una procedura lunga e costosa,
emerge in ogni caso dalla sentenza criticata o dalla natura stessa del
litigio (DTF 118 II 91 consid. 1a).

2.4 Le allegazioni della convenuta a questo riguardo sono molto scarne, anche
perché, essendo l'udienza preliminare stata limitata all'esame delle
eccezioni preliminari, le parti non hanno ancora proposto le prove. Le
circostanze di rilievo e la situazione processuale assai singolare del caso
risultano nondimeno sufficientemente dagli atti.
D'un canto è ovvio che l'accoglimento del ricorso per riforma e
l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione
porrebbero fine definitivamente all'azione promossa dall'attrice. Un giudizio
immediato permetterebbe quindi di evitare l'istruzione del processo di merito
che, viste la natura del litigio e la complessità dei fatti asseverati dalle
parti negli scritti introduttivi - praticamente tutti contestati - si
prospetta lunga e dispendiosa.

D'altro canto è evidente che la fine della causa contro la convenuta qui
ricorrente non toccherebbe l'azione ancora in corso contro C.________. Questi
si trova però in stato di preclusione, sicché non sarà più ammesso a
contestare i fatti (cfr. art. 169 cpv. 1 CPC/TI). Il processo di merito che
potrebbe continuare nei suoi confronti appare quindi molto più semplice e
meno costoso di quello che occorrerebbe istruire per la convenuta.

2.5 Motivi eccezionali di economia processuale, da ricondurre soprattutto
alla natura della causa e alla posizione processuale del convenuto
C.________, precluso, inducono quindi ad ammettere nel caso specifico il
ricorso contro la decisione incidentale.

3.
Prima di chinarsi sugli argomenti sollevati nell'impugnativa, appare
opportuno rammentare i principi che reggono il ricorso per riforma.

Tale rimedio è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv.
1 OG). Incombe alla parte che ricorre l'onere di indicare le norme violate ed
esporre in modo conciso in cosa consiste la violazione (art. 55 cpv. 1 lett.
c OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono
stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state
violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati
accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o
si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF
130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una
parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma
ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti
a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102
consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste
critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati
(art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro
l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità
cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a
circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi
(art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3).

4.
Come preannunciato, il gravame verte esclusivamente sulla prescrizione; la
convenuta non censura la motivazione con la quale sono state respinte le
altre eccezioni.

Il Tribunale d'appello ha considerato che, in assenza di norme specifiche nel
campo della proprietà intellettuale, tornano applicabili le regole generali:
l'azione di risarcimento si prescrive pertanto in un anno dal giorno in cui
il danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile (art. 60 cpv.
1 CO). Tuttavia, se l'azione illecita costituisce anche atto punibile e la
legislazione penale prevede una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO). A questo proposito, i giudici
cantonali hanno precisato che è sufficiente che siano adempiuti i presupposti
oggettivi e soggettivi del reato penale, non occorre per contro che sia stato
pronunciato un giudizio penale.
Venendo alla fattispecie in esame, la Corte ticinese ha evidenziato come,
accanto all'atto lesivo del diritto immateriale, basti - anche nella forma
del dolo eventuale - la consapevolezza che il bene in questione fosse
protetto dalla specifica legislazione interna. Sulla base di tale
considerazione essa stabilito che la convenuta ha commesso l'infrazione
prevista dall'art. 67 cpv. 1 lett. f della legge federale sul diritto
d'autore del 9 ottobre 1992 (LDA; RS 231.1), concorrendo all'importazione e
alla messa in commercio in Svizzera delle opere contraffatte di Le Corbusier.
Non si può infatti escludere, hanno spiegato i giudici ticinesi, che "gli
organi della convenuta in quanto persone cognite del mercato specifico -
fossero al corrente della protezione giuridica di cui godevano e godono sul
territorio svizzero i mobili in discussione messi in commercio dall'attrice."
Donde l'applicabilità della prescrizione quinquennale dell'art. 70 CP, la
quale non era ancora intervenuta al momento dell'introduzione della
petizione.

Da ultimo, l'autorità cantonale ha osservato che anche l'azione di
restituzione dell'utile si prescrive secondo questi principi, sia essa
impostata sull'indebito arricchimento oppure sulla gestione d'affari senza
mandato.

5.
Così come formulato, l'allegato presentato dalla convenuta si avvera per
buona parte inammissibile, siccome volto quasi interamente contro gli
accertamenti di fatto del giudizio cantonale.

La convenuta sostiene infatti che non sarebbero realizzate le condizioni
oggettive dell'infrazione punita dall'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA, perché
l'attrice non ha provato né di beneficiare di una licenza esclusiva per i
mobili Le Corbusier, né di fruire di una protezione secondo la LDA e neppure
che i mobili in discussione fossero delle imitazioni non commerciabili in
Svizzera. A sostegno di queste tesi essa si diffonde in lunghe dimostrazioni,
nell'ambito delle quali commenta e interpreta a modo suo la documentazione
agli atti e l'incarto penale richiamato.

Sennonché questi argomenti si scontrano con gli accertamenti di fatto della
sentenza impugnata, nella quale è stato stabilito, sia pure in modo
estremamente succinto, che la convenuta ha "concorso" alla commissione
dell'infrazione, importando e mettendo in commercio contraffazioni di mobili
Le Corbusier. La Corte ticinese ha altresì messo in evidenza la "protezione
giuridica di cui godevano e godono sul territorio svizzero i mobili in
discussione messi in commercio dall'attrice".

6.
La sola censura concernente il diritto si trova nella parte iniziale del
gravame, laddove la convenuta adduce che l'autorità cantonale avrebbe violato
il diritto federale, segnatamente l'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA, per non avere
"rilevato con la necessaria certezza (...) la conoscenza - anche nella forma
del dolo eventuale - da parte della società A.________S.r.l., rispettivamente
dei suoi organi, che il bene in questione fosse protetto dalla legislazione
svizzera". Questo argomento merita un approfondimento.

6.1 Giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA "A querela della parte lesa, è punito
con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e
illecitamente: (...) f. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in
circolazione esemplari di un'opera".

Come rettamente osservato anche dall'autorità cantonale, l'intenzionalità ai
sensi della citata norma presuppone l'esistenza di una consapevolezza e di
una volontà, se del caso nella forma del dolo eventuale, sia riguardo
all'atto lesivo del diritto d'autore sia riguardo alla protezione della quale
fruisce il bene immateriale (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3a
ed., 1985, pag. 1001).
A questo proposito i giudici cantonali hanno rilevato che, in concreto, "non
si può escludere che in particolare gli organi della convenuta - in quanto
persone cognite del mercato specifico - fossero al corrente della protezione
giuridica di cui godevano e godono sul territorio svizzero i mobili in
discussione messi in commercio dall'attrice". Ora, la locuzione "non si può
escludere" pone un'alternativa: è possibile che gli organi sapessero che i
mobili commerciati dall'attrice fossero protetti così come è altrettanto
possibile ch'essi ne fossero ignari. La circostanza è determinante perché nel
primo caso vi sarebbe consapevolezza penale, nel secondo invece no.

6.2 Già si è detto che l'infrazione dell'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA può
essere commessa anche per dolo eventuale. Ciò significa che l'agente non deve
avere la certezza dell'esistenza di una protezione: basta ch'egli fosse
consapevole del fatto che gli elementi oggettivi del reato potevano essere
realizzati e avesse accettato questo risultato per il caso che si fosse
prodotto (Alois Troller, loc. cit.; Kamen Troller, Manuel du droit suisse des
biens immatériels, vol. II, 2a ed. 1996, pag. 1064; sulla nozione di dolo
eventuale cfr. DTF 131 IV 1 consid. 2.2 pag. 4 con rinvii e sentenza inedita
del 16 ottobre 2003 nella causa 6P.94/2003 consid. 8.5.1).

In concreto, pur evocando la necessità del requisito soggettivo
dell'intenzionalità rispettivamente del dolo eventuale per poter ammettere
l'infrazione contemplata dall'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA, la Corte cantonale
non ha accertato che la convenuta o i suoi organi ritenevano possibile (non
escludevano) l'esistenza di una protezione dei diritti immateriali
dell'attrice; in sostanza hanno lasciato aperta la questione, giungendo alla
conclusione che la conoscenza di tale fatto da parte della convenuta non è da
escludere, ma potrebbe anche fare difetto.

L'attrice osserva a ragione che ciò che l'agente sapeva, voleva e aveva preso
in conto riguarda in linea di principio la sfera interna e attiene al fatto
(DTF 125 IV 242 consid. 3b pag. 252). L'assenza di un accertamento preciso
concernente questo fatto impedisce però al Tribunale federale di verificare
l'applicazione del diritto federale.

Di conseguenza, entro questi limiti, la censura secondo la quale la Corte
ticinese avrebbe violato l'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA è fondata.

6.3 La pronunzia cantonale si scontra anche contro l'art. 8 CC nella misura
in cui i giudici cantonali, invece di accertare per convincimento intimo
l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, hanno emesso una sorta di giudizio
di probabilità (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 275).

6.4 Da quanto appena esposto discende che la sentenza impugnata deve essere
annullata e la causa rinviata all'autorità ticinese affinché siano completati
gli accertamenti concernenti la conoscenza da parte della convenuta o dei
suoi organi della protezione della quale fruivano in Svizzera i mobili
dell'attrice e valuti poi, sulla base del risultato di tali accertamenti, se
il suo comportamento fosse potenzialmente punibile secondo l'art. 67 cpv. 1
lett. f LDA.

Il completamento riguarderà soltanto questo elemento soggettivo
dell'infrazione. Per quanto riguarda gli altri requisiti - oggettivi e
soggettivi - il ricorso per riforma risulta infatti, come detto,
irricevibile. Il calcolo della decorrenza della prescrizione quinquennale non
è invece stato oggetto di contestazione.

7.
Nel capitolo conclusivo la convenuta sostiene infine che l'autorità cantonale
ha violato il diritto federale perché non si è pronunciata sull' "intervenuta
perenzione dell'azione tendente alla consegna dell'utile". Anche tale critica
è inammissibile.

Oltre a non indicare quale norma del diritto federale sarebbe stata violata,
la convenuta non si avvede infatti che la Corte cantonale ha esaminato la
questione al consid. 6.2 della propria pronunzia, concludendo che anche il
credito postulato a titolo di restituzione dell'indebito sottostà alle regole
di prescrizione dell'art. 60 CO.

8.
In conclusione, il ricorso merita di essere accolto. La decisione impugnata è
annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio, così
come esposto al consid. 6.4.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata
all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'500.-- è posta a carico dell'attrice, la quale
rifonderà alla convenuta fr. 6'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 agosto 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: