Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.159/2005
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4C.159/2005 /sza

Urteil vom 19. August 2005

I. Zivilabteilung

Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Stirling Group Limited,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Fürsprecher Pierre de Raemy,

gegen

Compagnie Cévenole Sàrl,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Eugen
Marbach.

Markenschutz,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 25.
Februar 2005.

Sachverhalt:

A.
Die Stirling Group Ltd. (Klägerin und Berufungsklägerin) ist eine englische
Gesellschaft mit Sitz in Altrincham, Cheshire (England). Sie bezweckt im
Wesentlichen die Fabrikation und den Vertrieb von Kleidern. Sie ist Inhaberin
der schweizerischen Wortmarke Nr. 520 073 VOODOO DOLLS, die namentlich für
die Klassen 18 (Lederwaren aller Art, einschliesslich Taschen) und 25
(Kleider, Schuhe, Kopfbedeckungen) registriert ist.

Die Compagnie Cévénole S.à.r.l. (Beklagte und Berufungsbeklagte) ist eine
französische Gesellschaft mit Sitz in La Fouillouse (Frankreich). Sie
bezweckt den Grosshandel mit Kleidern und ist seit dem 28. März 1994
Inhaberin der internationalen Bildmarke Nr. 619 279 VOODOO, die für Taschen
der Klasse 18 und Waren der Klasse 25 (Kleider, inklusive Stiefel, Schuhe
etc.) eingetragen ist. Die Beklagte beansprucht ihre Bildmarke für mehrere
Länder, insbesondere auch für die Schweiz.

Die Beklagte will mit ihrem VOODOO- Sortiment ein weibliches, sportliches
Publikum im Alter von 25-35 Jahren ansprechen; sie verfolgt eine
Nischenstrategie und liefert ausschliesslich an Boutiquen und vergleichbare
Verkaufsstellen. Die Klägerin vertreibt dagegen ein sehr grosses Sortiment
und beliefert grosse Warenhäuser. Die Parteien stehen europaweit in
Auseinandersetzungen um die Marken VOODOO und VOODOO DOLLS. Sie diskutierten
im Jahre 2003 eine Abgrenzungsvereinbarung, wobei es zu keinem Abschluss kam.

Am 24. Dezember 2003 liess die Klägerin der Beklagten eine Abmahnung
zustellen. Darin wurde die Beklagte aufgefordert, entweder der Klägerin einen
Gebrauch ihrer Bildmarke VOODOO in verschiedenen Ländern, namentlich der
Schweiz, bis 1. Februar 2004 nachzuweisen oder die Löschung der Eintragungen
in diesen Ländern zu veranlassen. Die Beklagte leistete dieser Aufforderung
keine Folge.

B.
Am 24. Mai 2004 befasste die Klägerin das Handelsgericht des Kantons Bern mit
dem Begehren, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil der
internationalen Bildmarke 619 279 VOODOO der Beklagten vollumfänglich nichtig
sei. Im Laufe des Verfahrens ergänzte sie ihr Begehren durch den
Eventualantrag, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil der
IR-Marke 619 279 für die in Klasse 18 beanspruchten Taschen ("sacs") und für
die in Klasse 25 beanspruchten Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig sei. Die
Klägerin behauptete, die Beklagte habe ihre Marke in der Schweiz - bis zur
Abmahnung im Dezember 2003 - nicht gebraucht.

C.
Mit Urteil vom 25. Februar 2005 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die
Klage ab. Das Gericht bejahte seine Zuständigkeit gestützt auf Art. 16 Ziff.
4 LugÜ in Verbindung mit Art. 109 Abs. 3 IPRG und die Legitimation der
Klägerin gemäss Art. 52 MSchG. Das Gericht liess offen, ob die Klägerin den
Nichtgebrauch der Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 3 MSchG glaubhaft gemacht
hatte. Es gelangte aufgrund verschiedener Indizien zum Schluss, die Beklagte
habe den Gebrauch ihrer Bildmarke VOODOO für die beanspruchten Waren in der
Schweiz für die Zeit vor Ende 2003 nachgewiesen.

D.
Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom
25. Februar 2005 sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch eidgenössische
Berufung eingereicht. Mit Berufung stellt die Klägerin die Rechtsbegehren, es
sei das angefochtene Urteil aufzuheben und festzustellen, dass der
schweizerische Teil der IR-Marke Nr. 619 279 VOODOO (fig.) nichtig sei;
eventualiter sei das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben und
festzustellen, dass der schweizerische Teil der IR-Marke Nr. 629 279 VOODOO
(fig.) hinsichtlich der in Klasse 18 beanspruchten Handtaschen (sacs) sowie
der in Klasse 25 beanspruchten Stiefel (bottes) und Schuhe (souliers) nichtig
sei. Die Klägerin rügt, das Handelsgericht habe den rechtserheblichen
Gebrauch der Marke der Beklagten in der Schweiz vor dem 24. Dezember 2003
bundesrechtswidrig bejaht.

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, eventualiter auf
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen
Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht
offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher
Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf
den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64
OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, welche den
Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit
Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 130 III 102 E.
2.2 S. 106 mit Hinweisen). Blosse Kritik an der vorinstanzlichen
Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a).

Soweit die Klägerin unter Hinweis auf die Rügen, die sie gegen die
Tatsachenwürdigung der Vorinstanz mit dem Rechtsmittel der staatsrechtlichen
Beschwerde erhoben hat, vorbringt, es sei im vorliegenden Verfahren der
Berufung davon auszugehen, dass die mit staatsrechtlicher Beschwerde als
willkürlich gerügten Annahmen nicht zutreffen, kann ihr nicht gefolgt werden.
Wenn ihre Rügen im zuerst durchgeführten Beschwerdeverfahren (Art. 57 Abs. 5
OG) begründet wären und sich erwiesen hätte, dass die Vorinstanz
verfassungsmässige Rechte verletzt hätte, wäre der angefochtene Entscheid
aufgehoben und das vorliegende Rechtsmittel gegenstandslos geworden. Da dies
nicht zutrifft und die staatsrechtliche Beschwerde mit Urteil vom heutigen
Tag abgewiesen wurde, sind gemäss Art. 43 Abs. 3 und Art. 63 Abs. 2 OG die
verbindlichen Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz der Beurteilung zugrunde
zu legen. Da der Klägerin obliegt aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz mit
der rechtlichen Würdigung der verbindlich festgestellten Tatsachen
Bundesrechtsnormen verletzt haben soll (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG), erscheint
es fraglich, ob auf die Berufung überhaupt eingetreten werden kann. Sie ist
jedenfalls unbegründet.

2.
Die Klägerin will mit ihrer Klage die Löschung der IR-Bildmarke 619 279 im
Schweizerischen Markenregister mit der Begründung erreichen, die Beklagte
habe diese Marke während der Frist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht
gebraucht und den Gebrauch vor der Abmahnung vom 24. Dezember 2003 nicht
aufgenommen (Art. 12 Abs. 2 MSchG ).

2.1 Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der Streitsache
zwischen den beiden im Ausland domizilierten Parteien gestützt auf Art. 16
Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 3 IPRG bundesrechtskonform bejaht (BGE 124
III 509 E. 3c S. 510). Sie hat das Interesse der Klägerin an der Löschung der
Marke der Beklagten im schweizerischen Register zutreffend bejaht; die
Klägerin ist Inhaberin einer jüngeren Wortmarke, welche mit dem Wortelement
in der Bildmarke der Klägerin teilweise identisch ist und teilweise für
dieselben Waren beansprucht wird. Bei dieser Sachlage ist praktisch ohne
Bedeutung, ob es sich entsprechend der Formulierung des Klagebegehrens um
eine Feststellungsklage im Sinne von Art. 52 MSchG oder um eine
Beseitigungsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG handelt (vgl.
Robert Flury, Nichtgebrauch der Marke - Rechtsfolgen und dogmatische
Einordnung, sic! 2003, S. 639 ff.). Die Vorinstanz hat sodann aus dem im
elektronischen Telefonverzeichnis der Unternehmen (pages jaunes) verwendeten
Firmenzusatz VOODOO sowie aus den als Antwortbeilagen 11-17 ins Recht
gelegten Akten auf einen umfassenden Gebrauch der streitigen Bildmarke durch
die Beklagte für Waren der beanspruchten Art geschlossen. Sie hat konkret
festgestellt, dass die Beklagte ihre Produktlinie VOODOO in der Schweiz durch
ihren Agenten Heuberg bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von
Boutiquen unter dem hinterlegten Kennzeichen lieferte und dass sie diese
mittels Katalogen bewarb.

2.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im
Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie
beansprucht wird. Der rechtserhaltende Gebrauch muss nach Rechtsprechung und
Lehre ernsthaft sein, das heisst von der Absicht getragen werden, jede
Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz
erzielt werden muss (BGE 102 II 111 E. 3 S. 116 f. mit Verweisen; David,
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 3 zu
Art. 11; Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 9/37 zu Art. 11; Marbach,
SIWR Bd. III, Basel 1996, S. 173; vgl. auch Bericht AIPPI in sic! 2002, S.
305). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und
nicht bloss zum Schein erfolgen (Willi, a.a.O., N 37 f. zu Art. 11). Der
Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein (BGE 107 II 356 E. 1c S.
360) und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden
(Willi, a.a.O., N 9/27 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 172). Schliesslich
muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu
sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als
kennzeichnender Hinweis verstanden wird (Willi, a.a.O., N 22 zu Art. 11;
Marbach, a.a.O., S. 169; David, a.a.O., N 5 zu Art. 11). Diese Funktion ist
ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung
angebracht ist (BGE 88 II 28 E. 3b S. 34 mit Verweisen). Die Marke kann
jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten
gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung
versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (David,
a.a.O., N 5 zu Art. 11; Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S.
169).

2.3 Die Vorinstanz hat aufgrund ihrer verbindlichen Feststellungen den
rechtserhaltenden Gebrauch für sämtliche der von der Beklagten beanspruchten
Waren bundesrechtskonform bejaht. Da die Beklagte nach den Feststellungen im
angefochtenen Urteil Kleider verschiedenster Art, auf denen ihre Bildmarke
angebracht war, bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von
Boutiquen in der Schweiz lieferte, stellt sich entgegen der Ansicht der
Klägerin die Frage nicht, unter welchen Voraussetzungen ein Gebrauch der
Marke ausschliesslich in der Werbung rechtserhaltend wäre (vgl.
differenzierend Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11). Nach den verbindlichen
Feststellungen der Vorinstanz wurden sodann Stiefel und Schuhe ebenso wie
Handtaschen in den Katalogen der VOODOO-Produktelinie der Beklagten bereits
vor dem 24. Dezember 2003 in der Schweiz angeboten und war die Beklagte
bereit, am schweizerischen Markt auftretende Bedürfnisse nach diesen Waren zu
decken. Die Klägerin behauptet nicht, in den Katalogen sei jeweils kein
konkreter Bezug der Marke zu den umstrittenen Waren hergestellt worden. Die
Vorinstanz hat insofern bundesrechtskonform geschlossen, dass der Verkehr
aufgrund der Angebote in diesen Katalogen das umstrittene Kennzeichen mit den
entsprechenden Produkten funktionell in Zusammenhang brachte. Ob, wie die
Vorinstanz mit beachtlichen Gründen erwägt, Accessoires wie etwa Handtaschen,
Schuhe oder Kopfbedeckungen von den Adressaten nicht ohnehin dem Oberbegriff
der Kleidung zugeordnet werden, kann daher dahingestellt bleiben. Auch die
den Eventualantrag der Klägerin stützenden Vorbringen sind unbegründet.

3.
Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann.
Der Klägerin ist diesem Verfahrensausgang entsprechend die Gerichtsgebühr zu
auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat überdies der anwaltlich vertretenen
Beklagten die Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 3 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Klägerin auferlegt.

3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.
6'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 19. August 2005

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident:  Der Gerichtsschreiber: