Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.337/2005
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4C.337/2005 /ruo

Urteil vom 19. Dezember 2005

I. Zivilabteilung

Bundesrichter Corboz, Pr sident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Mazan.

B. ________ AG,
Beklagte und Berufungskl gerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin J. Lutz,

D. Srl.________,
Streitberufene,

gegen

A.________ AG,
Kl gerin und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Herren Dr. Markus R. Frick und
Dr. Lucas David, Rechtsanw lte,

Patentrecht,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau, 1. Kammer,
vom 23. August 2005.

Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG (Kl gerin) mit Sitz in Baar bezweckt den Erwerb, die
Verwertung und Ver usserung von Immaterialg terrechten auf dem Gebiet der
Getr nke- und Nahrungsmittelbranche, insbesondere den Erwerb und die
Verwertung von Patenten und Lizenzen im Bereich der Zubereitung von Kaffee
und Milch. Die B.________ AG (Beklagte) mit Sitz in Niederrohrdorf bezweckt
die Fabrikation sowie den Handel mit Metallwaren, insbesondere
Kaffeemaschinen.
Die Kl gerin verf gt  ber das exklusive Nutzungsrecht am Europ ischen Patent
X.________ (Klagepatent) in allen L ndern, in denen Patente angemeldet worden
sind oder noch angemeldet werden k nnen oder bereits erteilt sind. Das
Klagepatent ist auch im schweizerischen Register f r europ ische Patente
eingetragen. Das Nutzungsrecht st tzt sich auf einen am 15. Oktober 1993 mit
der italienischen Firma C.________ Srl. geschlossenen Lizenzvertrag und
beschr nkt sich auf das Gebiet der professionellen Maschinen im
Gastronomiebereich. Das Klagepatent beansprucht eine Vorrichtung zur
Durchmischung von Milch, Luft und Dampf, insbesondere zur Zubereitung von
Cappuccino und vergleichbaren Getr nken in Kaffeemaschinen (Milchsch umer).
Die Beklagte bezieht seit Jahren Milchsch umer bei der italienischen
Unternehmung D.________ Srl. - der Litisdenunziatin im vorinstanzlichen
Verfahren - und vertreibt diese Milchsch umer in der Schweiz und im
F rstentum Liechtenstein. Diese Milchsch umer beanspruchen das Klagepatent.
Am 9. M rz 1998 mahnte die Kl gerin die Beklagte wegen Patentverletzung ab
und bot ihr gleichzeitig den Abschluss eines Lizenzvertrages an, was die
Beklagte ablehnte.

B.
Mit Klage vom 28. August 2000 beim Handelsgericht des Kantons Aargau
verlangte die Kl gerin von der Beklagten im Wesentlichen die Unterlassung der
Patentverletzung (Ziff. 1) und Schadenersatz (Ziff. 2). Mit Teilurteil vom
26. Juni 2003 wurde der Beklagten in teilweiser Gutheissung der Klage
verboten, den streitgegenst ndlichen Milchsch umer zu vertreiben.

C.
Am 27./28. August 2003 schlossen die Parteien den folgenden Teilvergleich:
"1.Die Beklagte verzichtet auf eine Berufung gegen das Teilurteil vom 26.
Juni 2003.
Sie  bernimmt die auf das Teilurteil entfallenden Gerichtskosten und
Parteientsch digungen.

2. Die Beklagte anerkennt damit, dass sie f r den Vertrieb des
streitgegenst ndlichen Sch umers der Kl gerin eine Entsch digung schuldet.

3. Die Kl gerin verzichtet auf die Durchsetzung ihrer Unterlassungsanspr che
betreffend die Milchsch umer und deren Verwendung durch die Beklagte, solange
die Beklagte die vorsorgliche Verf gung vom 24. Januar 2003 einh lt.
Die vorsorgliche Verf gung vom 24. Januar 2003 wird dementsprechend
aufrechterhalten.

4. Die Parteien werden sich im September 2003 zusammensetzen im Bestreben,
gemeinsam eine Vereinbarung f r die von der Beklagten geschuldete
Entsch digung zu finden, wobei es jeder Partei ausdr cklich freisteht, den
Pr sidenten des Handelsgerichts des Kantons Aargau zu bitten, in diesem
Zusammenhang eine Referentenaudienz einzuberufen."
Ein Einigungsversuch betreffend die gem ss Ziff. 2 geschuldete Entsch digung
scheiterte, weshalb der Instruktionsrichter die Fortsetzung des Verfahrens
veranlasste. Am 18. Februar 2004 reichte die Kl gerin die erste zus tzliche
Rechtsschrift ein, wobei die Begehren im Wesentlichen auf Schadenersatz
(Ziff. 1) und Offenlegung der Verkaufszahlen der Beklagten (Ziff. 2 und Ziff.
3) lauteten. Am 30. Juli 2004 stellte die Kl gerin gest tzt auf die ihr
bekannt gegebenen Verkaufszahlen in ihrer zweiten zus tzlichen Rechtsschrift
den folgenden Antrag mit Bezugnahme auf ihre Klage vom 28. August 2000:
"Die Beklagte sei entsprechend Klagebegehren Ziff. 2 zu verpflichten, der
Kl gerin f r die vom 1. Januar 1998 bis zum Ablauf der Schutzdauer am 31.
Januar 2006 in Verletzung des im schweizerischen Register eingetragenen
Europ ischen Patents X.________ in die Schweiz bzw. Liechtenstein
eingef hrten oder in diesem Gebiet in Verkehr gebrachten oder sonst wie
widerrechtlich ben tzten Vorrichtungen zum Sch umen von Milch gem ss
Klagebegehren Ziff. 1c den Betrag von Fr. 727'500.00 zuz glich Zins und
Zinseszins zu 5% p.a. seit der F lligkeit der fiktiven Lizenzgeb hr bzw. dem
jeweiligen Datum des Inverkehrbringens zu bezahlen;
alles unter Kosten- und Entsch digungsfolgen zu Lasten der Beklagten."
Zur Begr ndung f hrte die Kl gerin im Wesentlichen aus, dass nach
Bekanntwerden der Zahl der effektiv durch die Beklagte verkauften Sch umer
die geltend gemachte Pauschale von Fr. 90'000.-- p.a. sicher mehr als
gerechtfertigt sei, da die Beklagte bedeutend mehr Sch umer verkaufe als
angenommen. Die der Kl gerin auf dem Markt bezahlten Lizenzgeb hren seien
aufgrund ihrer Monopolstellung gerechtfertigt. Sie sei dennoch ausdr cklich
bereit, sich auf die Jahrespauschale gem ss urspr nglichem Klagebegehren zu
beschr nken.
Am 23. September 2004 erstattete die Beklagte ihre erste zus tzliche
Rechtsschrift mit Antr gen, die sie an der Hauptverhandlung vom 26. Juni 2005
wie folgt pr zisierte:
"1.Die Schadenersatzforderung der Kl gerin sei abzuweisen,
soweit sie sich auf Milchsch umer bezieht, welche nach dem 26. Juni 2003,
eventuell 27./28. August 2005 in Verkehr gebracht worden sind, und
soweit sie sich auf Milchsch umer bezieht, welche vor dem 1. Januar 2003 in
Verkehr gebracht worden sind, und
2.soweit sie den Betrag von Fr. 3.96 pro Milchsch umer  bersteigt unter
Verrechnung allenfalls in Italien von D.________ Srl. bezahlten Lizenzen, und
soweit sie Zinsen zum Gegenstand hat, welche 5% p.a. ab 30. September des
Jahres der Entstehung der Forderung  bersteigen.

3. (Kosten)."
Am 23. September 2004 stellte die Beklagte folgenden, sp ter nicht mehr
pr zisierten Antrag:
"Die Lizenzforderung sei auch auf Missbr uchlichkeit gem ss Art. 2 Abs. 2 ZGB
und Art. 7 Abs. 2 lit. c KG zu  berpr fen und gegebenenfalls dem
Preis berwacher zur Pr fung vorzulegen."
Zur Begr ndung f hrte sie im Wesentlichen aus, f r die Zeit bis Ende 2002
habe die Kl gerin von der Konkurrenz der Beklagten keine Lizenzgeb hren f r
Import und Verwendung von Milchsch umern verlangt, weshalb aus der Verwendung
der Sch umer durch die Beklagte auch kein Schaden entstanden sei. F r die
restliche Zeit nach dem 26. Juni 2003 habe die Kl gerin der Beklagten die
Verwendung der Sch umer ausdr cklich erlaubt. F r diese Zeit sei der
Schadenersatz tiefer zu bemessen, da die von der Kl gerin eingereichten
Vertr ge keine Grundlage f r die Bemessung des Schadenersatzes nach der
Lizenzanalogie bieten w rden. Dar ber hinaus bestritt die Beklagte, dass der
Kl gerin  berhaupt ein Schaden entstanden sei. Die Lizenzforderung der
Kl gerin sei  berdies missbr uchlich im Sinne von Art. 7 KG und unangemessen
gem ss Art. 13 P G.

Mit Urteil vom 23. August 2005 erkannte das Handelsgericht des Kantons
Aargau:
"1.In teilweiser Gutheissung von Klagebegehren Ziffer 2 wird die Beklagte
verpflichtet, der Kl gerin Fr. 720'000.-- zuz glich Zinsen von 5 % auf Fr.
90'000.-- ab 30. Januar 1998, von 5 % auf Fr. 90'000.-- ab 30. Januar 1999,
von 5 % auf Fr. 90'000.-- ab 30. Januar 2000, von 5 % auf Fr. 90'000.-- ab
30. Januar 2001, von 5 % auf Fr. 90'000.-- ab 30. Januar 2002, von 5 % auf
Fr. 90'000.-- ab 30. Januar 2003, von 5 % auf Fr. 90'000.-- ab 30. Januar
2004, von 5 % auf Fr. 90'000.-- ab 30. Januar 2005 zu bezahlen.

2. Das Klagebegehren Ziffer 3 wird als zufolge Gegenstandslosigkeit erledigt
abgeschrieben.

3. Soweit mit der Klage mehr oder anderes verlangt wird, wird sie abgewiesen.

4. Auf den Verfahrensantrag der Beklagten auf Vorlage der kl gerischen
Lizenzvertr ge an den Preis berwacher wird nicht eingetreten.

D.
Mit Berufung vom 26. September 2005 beantragt die Beklagte dem Bundesgericht
im Wesentlichen, Ziff. 1 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Aargau
vom 23. August 2005 sei aufzuheben und die Sache sei zur erg nzenden
Feststellung der tats chlichen Verh ltnisse und zu neuer Entscheidung an die
Vorinstanz zur ckzuweisen.
Die Kl gerin beantragt die Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erw gung:

1.
1.1 In verm gensrechtlichen Zivilrechtsstreitigkeiten  ber Erfindungspatente
ist die Berufung ohne R cksicht auf den Streitwert zul ssig (Art. 45 lit. a
OG). Weiter ist die Berufung auch insoweit zul ssig, als sie sich gegen einen
Endentscheid eines oberen kantonalen Gerichtes richtet (Art. 46 und 48 Abs. 1
OG).

1.2 Die Berufungsschrift muss die genaue Angabe enthalten, welche Punkte des
Entscheides angefochten und welche Ab nderungen beantragt werden (Art. 55
Abs. 1 lit. b OG). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der
Berufungsantrag grunds tzlich zu beziffern ist. Ein Antrag auf R ckweisung
ist ausnahmsweise dann ausreichend, wenn das Bundesgericht im Falle der
Gutheissung der Berufung nicht selbst in der Lage w re, ein Urteil zu f llen,
und die Streitsache an die Vorinstanz zur ckweisen m sste (BGE 130 III 136 E.
1.2 S. 139 mit Hinweisen). Dieser Fall ist insoweit gegeben, als sich die
Beklagte in der Begr ndung gegen die H he des festgesetzten Schadenersatzes
wendet. Trotz fehlender Bezifferung des Forderungsbetrages kann daher auf die
Berufung eingetreten werden.

2.
2.1 Das Handelsgericht hat den von der Kl gerin geltend gemachten entgangenen
Gewinn unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 122 III
463 E. 5c) und einen Teil der Lehre nach der Methode der Lizenzanalogie
berechnet. Die Vorinstanz hat zwar festgestellt, dass mit dieser Methode nach
einem anderen Teil der Lehre nicht der deliktsrechtliche Ersatzanspruch,
sondern die Bereicherung im Rahmen der Eingriffskondiktion oder - wie
vereinzelt vertreten wird - der Erf llungsanspruch bestimmt werde. Sie hat
aber befunden, dass sowohl die Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs als
auch diejenigen der Eingriffskondiktion erf llt seien, weshalb die Kl gerin
in jedem Fall "gem ss der anerkannten Grunds tze der Lizenzanalogie" so zu
stellen sei, wie wenn die Beklagte von Anfang an mit ihr einen Vertrag  ber
die Lizenzierung zum Inverkehrbringen der patentgesch tzten Sch umer
geschlossen h tte. Zur Bestimmung der Lizenzgeb hr, welche die Beklagte h tte
bezahlen m ssen, sei in erster Linie auf den Betrag abzustellen, den die
Kl gerin im vorliegenden Fall von der Beklagten mit ihrer
Lizenzvertragsofferte vor Prozesseinleitung gefordert habe, n mlich Fr.
90'000.-- pro Jahr. Die Kl gerin sei aufgrund des von der Patentinhaberin
erworbenen Exklusivrechts dazu berechtigt gewesen, die Lizenzgeb hr
selbstst ndig und grunds tzlich in beliebiger H he zu bestimmen. Die Beklagte
habe nur w hlen k nnen zwischen der Annahme des Angebots oder dem Verzicht
auf die Verbreitung der patentverletzenden Sch umer. Die Beklagte stelle sich
zu Unrecht auf den Standpunkt, sie h tte sich f r ein zu grosses Lizenzgebiet
oder einen zu weit gefassten Lizenzgegenstand verpflichten m ssen. Es sei
n mlich nicht nachvollziehbar, weshalb sich die Kl gerin in grunds tzlicher
Weise h tte weigern sollen, der Beklagten eine Lizenz mit reduziertem Umfang
zu erteilen.
Die Beklagte, welche in Kenntnis der Lizenzgeb hr den Lizenzgegenstand wie
ein Vertragspartner in einem faktischen Vertragsverh ltnis genutzt habe,
verhalte sich widerspr chlich, wenn sie die Lizenzgeb hr nachtr glich wieder
in Frage stelle. Die Kl gerin habe sich zum Beweis der in der Branche in
vergleichbaren Verh ltnissen  blichen Lizenzgeb hr auf ihre mit Dritten f r
den selben Lizenzgegenstand abgeschlossenen Lizenzvertr ge gest tzt, diese
aber als Gesch ftsgeheimnis bezeichnet, das der Beklagten nicht offenbart
werden d rfe. Deshalb k nne der Beweis nicht gew rdigt werden, so dass die
Behauptung, die Kl gerin habe eine branchen bliche Lizenzgeb hr verlangt,
beweislos dastehe. Daraus folgert die Vorinstanz, dass in Anwendung von Art.
42 Abs. 2 OR und gest tzt auf die anerkannten Grunds tze der Lizenzanalogie
die von der Kl gerin geltend gemachte pauschale j hrliche Lizenzgeb hr von
Fr. 90'000.-- eine sachgerechte Bezifferung ihres durch die Patentverletzung
der Beklagten erlittenen Schadens darstelle. Zum gleichen Ergebnis h tte die
Annahme eines faktischen Vertragsverh ltnisses gef hrt. F r diese Annahme
spreche der Verzicht der Beklagten auf den Abschluss eines entgeltlichen
Lizenzvertrages, die Benutzung des Patentes in Kenntnis der Entgeltlichkeit
und der Abschluss des Teilvergleichs vom 27./28. August 2003, mit dem die
Beklagte ebenfalls die Pflicht zur Leistung einer Entsch digung anerkannt
habe.

2.2 Die Beklagte macht geltend, die Vorinstanz habe Art. 42 Abs. 2 OR
verletzt, indem sie ihr Ermessen nicht "mit R cksicht auf den gew hnlichen
Lauf der Dinge" ausge bt habe. Die Vorinstanz habe zwar zutreffend
ausgef hrt, dass der nach der Methode der Lizenzanalogie berechnete Schaden
der H he der Verg tung entspreche, die bei Abschluss eines Lizenzvertrages
 ber das betreffende Schutzrecht von vern nftigen Vertragspartnern vereinbart
worden w re. Darunter sei nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und
herrschenden Lehre eine branchen bliche oder verkehrsm ssig  bliche bzw.
sachlich angemessene Verg tung zu verstehen. Die Vorinstanz habe aber
entgegen dem von ihr selbst aufgestellten Massstab der von vern nftigen
Vertragspartnern mutmasslich getroffenen Vereinbarung eine Annahme getroffen,
die der Rechtsprechung und Lehre zuwider laufe. Sie habe angenommen, die
Kl gerin sei als Inhaberin eines Exklusivrechts in einem System der freien
Marktwirtschaft berechtigt, den Preis einer Lizenzierung an Dritte
selbstst ndig und grunds tzlich in beliebiger H he zu bestimmen. Damit habe
das Gericht die Bestimmung der Schadensberechnung faktisch einseitig in die
Hand des Patentinhabers gelegt. So habe es die Pr fung nach den genannten
Kriterien, insbesondere auch eine Orientierung an dem, was vern nftige
Vertragspartner in einer zweiseitigen Vereinbarung beschlossen h tten,
vers umt. Auch beim faktischen Vertragsverh ltnis w re eine angemessene
Gegenleistung zu bestimmen. Die Vorinstanz habe den bundesrechtlichen
Schadensbegriff verletzt, indem sie sich zu den Sachverhaltselementen, auf
die f r die Bestimmung einer sachlich angemessenen Lizenzgeb hr abzustellen
sei, nicht ge ussert habe. Einerseits habe sie weder die Zahl der von der
Beklagten in der Schweiz in Verkehr gebrachten Milchsch umer und deren
St ckpreis noch die Relation zwischen dem St ckpreis und der von der Kl gerin
verlangten Lizenzgeb hr ermittelt. Und andrerseits habe sie nicht ermittelt,
welche Lizenzgeb hr f r den aktenkundigen Umsatz von vern nftigen
Vertragspartnern als angemessen angesehen worden w re.

3.
3.1 Die Voraussetzungen f r Schadenersatzanspr che im Immaterialg terrecht
sind identisch mit den Haftungsvoraussetzungen im Obligationenrecht. In den
neueren Gesetzen wird f r Klagen auf Schadenersatz ausdr cklich auf das
Obligationenrecht verwiesen (Art. 73 PatG [SR 232.14], Art. 62 Abs. 2 URG [SR
231.1], Art. 55 Abs. 2 MschG [SR 232.11], Art. 35 Abs. 2 DesG [SR 232.12],
Art. 9 Abs. 3 UWG [SR 242]). Voraussetzungen f r eine Schadenersatzpflicht
aufgrund einer Patentrechtsverletzung sind der Schaden, die
Widerrechtlichkeit, das Verschulden und der ad quate Kausalzusammenhang
zwischen sch digender Handlung und Schaden (Fritz Blumer, in: Christoph
Bertschinger/Peter M nch/Thomas Geiser (Hrsg.), Schweizerisches und
europ isches Patentrecht, Basel 2002, S. 824, Rz. 17.105; Lucas David,
Schweizerisches Immaterialg ter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, 2. Aufl.,
Basel 1998, S. 113). Der Schaden ist vom Gesch digten grunds tzlich
ziffernm ssig nachzuweisen (Art. 41 Abs. 1 OR). Ist das nicht m glich, ist
der Schaden vom Richter "mit R cksicht auf den gew hnlichen Lauf der Dinge"
abzusch tzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf
das Vorhandensein wie auf die H he des Schadens. Dieser gilt als erwiesen,
wenn sich gen gend Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, auf seinen
Eintritt zu schliessen. Der Schluss muss sich mit einer gewissen
 berzeugungskraft aufdr ngen (BGE 122 III 219 E. 3a 221 f.).
3.2 Besondere Probleme treten bei der Schadenersatzbemessung auf, wenn es um
die unberechtigte Nutzung von Immaterialg tern geht. In der schweizerischen
Praxis sind heute drei M glichkeiten anerkannt, den Schaden einer
Patentverletzung zu beziffern, n mlich der Nachweis des effektiven oder
direkten Schadens, die Lizenzanalogie und der Analogieschluss aus dem Gewinn
des Verletzers (Blumer, a.a.O., S. 827 ff., Rz. 17.112 ff; David, a.a.O, S.
115 f.; Reto M. Jenny, Die Eingriffskondiktion bei
Immaterialg terrechtsverletzungen, 2005, S. 56, Rz. 98 mit Nachweisen). In
jedem Fall hat der Kl ger alle ihm zug nglichen Tatsachen darzulegen, aus
denen das Gericht den Schaden allenfalls absch tzen kann. Hierzu geh ren vor
allem auch Angaben  ber die beidseitigen Ums tze, Marktanteile und
Gewinnmargen (David, a.a.O., S. 115).

3.2.1 Beim Nachweis des effektiven oder direkten Schadens steht der
entgangene Gewinn im Vordergrund. Die Bemessung des direkten Schadens in der
Form des entgangenen Gewinns ist insbesondere dann m glich und sinnvoll, wenn
nachgewiesen werden kann, dass das Auftauchen von patentverletzenden
Produkten auf dem Markt zu einem Umsatzeinbruch, das heisst einem Knick bei
den mit Zustimmung des Patentinhabers vermarkteten Produkten gef hrt hat
(Blumer, a.a.O., N. 17.112 und 17.113; David, a.a.O., S. 116).

3.2.2 Die Schadensbezifferung anhand der Methode der Lizenzanalogie bedeutet,
dass der Verletzer dem Schutzrechtsinhaber Schadenersatz zu leisten hat in
der H he der Verg tung, die beim Abschluss eines Lizenzvertrages  ber das
betreffende Schutzrecht von vern nftigen Vertragspartnern vereinbart worden
w re (Blumer, a.a.O., S. 828, Rz. 17.114; David, a.a.O., S. 115). Die
Schwierigkeit dieser Methode besteht in der Berechnung der marktgerechten
Lizenzgeb hren. Diese Methode steht dann im Vordergrund, wenn der
Patentinhaber Dritten nichtexklusive Lizenzen gew hrt hat, vergleichbare
Verh ltnisse vorliegen und angenommen werden kann, dass auch dem Verletzer
eine Lizenz in derselben H he gew hrt worden w re und er seinerseits bereit
gewesen w re, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag abzuschliessen
(Blumer, a.a.O., S. 828 f., Rz. 17.115).

3.2.3 Schliesslich kann der Schaden gest tzt auf einen Analogieschluss aus
dem Gewinn des Verletzers berechnet werden. Bei dieser Methode wird vermutet,
dass es dem Schutzrechtsinhaber m glich gewesen w re, einen gleichen Gewinn
wie der Verletzer zu erwirtschaften (David, a.a.O. S. 117). Nach gefestigter
Rechtsprechung handelt es sich dabei um einen Sonderfall der unechten
Gesch ftsf hrung ohne Auftrag (Art. 423 OR). Die Gewinnherausgabe ist genau
genommen nicht Ersatz f r einen Schaden des Patentinhabers, sondern
Herausgabe der dem auftragslosen Gesch ftsf hrer entstandenen Vorteile (BGE
97 II 169 E. 3 S. 175; best tigt in BGE 98 II 325 ff. E. 5 S. 332 f.; Blumer,
a.a.O., S. 830 f., Rz. 17.120).

3.3 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass eine Schadenersatzpflicht nur in Frage
kommt, wenn die Haftungsvoraussetzungen gem ss den Bestimmungen des
Obligationenrechts - Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang und
Verschulden - erf llt sind. Die hier interessierende Methode der
Lizenzanalogie ist ausschliesslich als Schadensbemessungsmethode zu
verstehen.

3.3.1 In der Literatur wird die Qualifikation der Lizenzanalogie als
Schadensberechnungsmethode zum Teil in Frage gestellt. Zur Begr ndung wird
geltend gemacht, bei der Anwendung der Lizenzanalogie komme auf eine
tats chliche Verm genseinbusse nichts an. Es sei belanglos, ob der
Berechtigte selbst die (widerrechtlich gemachte) Nutzung f r sich h tte
vornehmen k nnen und wollen. Gleichg ltig sei auch, ob die Parteien zum
Abschluss eines Lizenzvertrages bereit gewesen w ren. Dementsprechend
entfalle auch das Erfordernis der Kausalit t zwischen Verletzung und
Schadenseintritt bzw. Schadensh he. Vielmehr gen ge es, dass
Schutzrechtsverletzungen nachgewiesen  w rden, um dem Verletzer als
Schadenersatz eine Geb hr in angemessener H he aufzuerlegen, wie sie ein
Lizenznehmer schulden w rde. Damit werde der Methode, die einen Ausweg aus
der Unm glichkeit oder Unzumutbarkeit des Schadensbeweises weisen solle, auch
die Funktion  bertragen, den Schadenseintritt zu supponieren (Hans-Ueli Vogt,
Sonderzivilrecht f r Immaterialg ter, dargestellt anhand der
verm gensrechtlichen Folgen von Immaterialg terrechtsverletzungen, recht
1997, S. 244; Christoph Nertz, Der Anspruch auf Zahlung einer angemessenen
Verg tung bei rechtswidriger Benutzung fremder Immaterialg terrechte, Diss.
Basel 1995, S. 162).

3.3.2 Die Auffassung, dass nach der Methode der Lizenzanalogie Schadenersatz
auch ohne Verm gensverminderung zugesprochen werde, ist nicht  berzeugend.
Wie erl utert richten sich die allgemeinen Voraussetzung des Schadenersatzes
nach den Erfordernissen des Obligationenrechts, w hrend die Lizenzanalogie
ausschliesslich der Schadenersatzberechnung dient. Zum gleichen Ergebnis
f hrt auch ein Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum
Schadensbegriff. Ein Schaden im Sinn des Obligationenrechts liegt
grunds tzlich nur bei einer unfreiwilligen Verm genseinbusse - Erh hung der
Passiven, Verminderung der Aktiven und entgangener Gewinn - vor (BGE 129 III
331 E. 2.1 S. 332, 128 III 22 E. 2e/aa S. 26, 126 III 388 E. 11a S. 393).
Demgegen ber stellt ein Nutzungsausfall keinen Schaden dar (BGE 126 III 392
E. 11a S. 393). Ersatz f r normativen - nicht auf Verm gensverminderung
beruhenden - Schaden wird nach der Rechtsprechung einzig f r den
Haushaltschaden (BGE 127 III 403 E. 4 S. 407 f.) und den Pflegeschaden
(Urteil 4C.276/2001 vom 26. M rz 2002, E. 6 [publ. in Pra 2002 Nr. 212])
zugesprochen. In diesen F llen ist auch dann Schadenersatz zu leisten ist,
wenn keine Verm gensverminderung eintritt. Diese Ausnahmen sind jedoch auf
den Haushalts- und Pflegeschaden beschr nkt. Es besteht nach geltendem Recht
kein Anlass, die Rechtsprechung zum Haushalt- und Pflegeschaden auf das
Immaterialg terrecht auszudehnen.

3.3.3 Zu ber cksichtigen ist auch, dass nach den Grunds tzen des
Obligationenrechts nur dann Ersatz f r entgangenen Gewinn geschuldet ist,
soweit es sich um einen  blichen oder sonst wie sicher in Aussicht stehenden
Gewinn handelt (BGE 82 II 397 E. 6 S. 401 mit Hinweisen; Heinz Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3. Aufl., Z rich 1998, Rz. 347 ff.;
Roland Brehm, Berner Kommentar, 3. Aufl., Bern 2006, RZ. 70e zu Art. 41 OR).
Folglich kann der Schutzrechtsinhaber nur dann Schadenersatz in der H he der
Verg tung f r einen Lizenzvertrag verlangen, wenn feststeht, dass ein
Lizenzvertrag  ber das Schutzrecht h tte abgeschlossen werden k nnen. Diese
Voraussetzung ist nicht erf llt, wenn feststeht, dass eine Partei den ihr
angebotenen Abschluss eines Lizenzvertrages - aus welchen Gr nden auch immer
- klar abgelehnt hat. Anders w rde es sich verhalten, wenn der Patentinhaber
mit einem Dritten kurz vor dem Abschluss eines Lizenzvertrages stand, als ein
Verletzer auf dem Markt auftrat und der Dritte dadurch vom Abschluss des
Lizenzvertrages abgehalten wurde. In diesem Falle k nnte als wahrscheinlich
angesehen werden, dass der Patentinhaber ohne die Intervention des Verletzers
Lizenzgeb hren h tte berechnen k nnen (Jenny, a.a.O., S. 102, Rz. 172 f.).
3.3.4 Auch die in der Literatur entwickelte These, dass angesichts von
Besonderheiten bei der Verletzung von Immaterialg terrechten eine echte L cke
im gesetzlichen Sanktionensystem auszumachen sei, in welche die
Lizenzanalogie als Anwendungsfall der Lehre von den faktischen
Vertragsverh ltnissen zu treten habe (Vogt, a.a.O., S. 248), greift zu kurz.
Eine im Gesetzgebungsverfahren zum Urheberrechtsgesetz vorgeschlagene Norm,
wonach der Verletzte anstelle von Schadenersatz oder Herausgabe des Gewinns
unabh ngig vom Verschulden eine Verg tung verlangen kann, ist in der
Vernehmlassung auf Opposition gestossen. Einerseits wurde die Einf hrung
einer Kausalhaftung grunds tzlich abgelehnt, und andrerseits seien
Voraussetzungen und H he des Anspruchs "v llig unbestimmt" (vgl. die Hinweise
bei Nertz, a.a.O. S. 163). Unter diesen Umst nden k nnte der Richter wohl
kaum ohne Bedenken eine echte L cke im gesetzlichen Sanktionensystem f r
Immaterialg terrechtsverletzungen annehmen.

3.3.5 Abweichungen von den Grunds tzen des Schadenersatzrechtes f r den
Bereich des Immaterialg terrechtes k nnten allenfalls dann auf eine legale
Grundlage gest tzt werden, wenn sich der schweizerische Gesetzgeber
entschliessen w rde, die Richtlinie 2004/48 EG zur Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums vom 9. M rz 2004 (Abl. L 157 vom 30. April 2004) im
Rahmen des autonomen Nachvollzuges in das nationale Recht umzusetzen. Art. 13
der Richtlinie lautet unter dem Titel "Schadenersatz" wie folgt:
"(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zust ndigen Gerichte auf
Antrag der gesch digten Partei anordnen, dass der Verletzer, der wusste oder
vern nftigerweise h tte wissen m ssen, dass er eine Verletzungshandlung
vornahm, dem Rechtsinhaber zum Ausgleich des von diesem wegen der
Rechtsverletzung erlittenen tats chlichen Schadens angemessenen Schadenersatz
zu leisten hat.
Bei der Festsetzung des Schadensersatzes verfahren die Gerichte wie folgt:
a) Sie ber cksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen
wirtschaftlichen Auswirkungen, einschliesslich der Gewinneinbussen f r die
gesch digte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie
in geeigneten F llen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie
den immateriellen Schaden f r den Rechtsinhaber,
oder
b) sie k nnen stattdessen in geeigneten F llen den Schadenersatz als
Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie
mindestens dem Betrag der Verg tung oder Geb hr, die der Verletzer h tte
entrichten m ssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts
des geistigen Eigentums eingeholt h tte.
(2) F r F lle, in denen der Verletzer eine Verletzungshandlung vorgenommen
hat, ohne dass er dies wusste oder vern nftigerweise h tte wissen m ssen,
k nnen die Mitgliedstaaten die M glichkeit vorsehen, dass die Gerichte die
Herausgabe der Gewinne oder die Zahlung von Schadenersatz anordnen, dessen
H he im Voraus festgesetzt werden kann."
Mit der Bestimmung von Art. 13 Abs. 1 lit. b der Richtlinie wird die Methode
der Lizenzanalogie gemeinschaftsrechtlich als Minimalstandard normiert
(Jenny, a.a.O., S. 368, Rz. 738). F r die Schweiz dagegen lehnt es die Lehre
de lege lata ausdr cklich ab, den Schadenersatzanspruch bei
Immaterialg terrechtsverletzungen im Sinne von Art. 13 Abs. 1 lit. b der
Richtlinie zu interpretieren (Jenny, a.a.O., S. 370, Rz. 742 und S. 379, Rz.
740). Es kann nicht die Aufgabe des Richters sein, dem Gesetzgeber in einer
Frage von grunds tzlicher Bedeutung zuvorzukommen, wenn dieser die Frage im
Zusammenhang mit seinem Entscheid  ber die Umsetzung von neuem EU-Recht
demn chst selbst beantworten muss.

3.4 Zusammengefasst ist festzuhalten, dass eine mit den Grunds tzen des
Schadenersatzrechts kompatible Methode der Lizenzanalogie bloss die Funktion
einer Schadensberechnungsmethode erf llen kann, indem die angemessene
Lizenzgeb hr als ein Anhaltspunkt f r die Bemessung des entgangenen Gewinns
dient (BGE 97 II 169 ff. E. 3a S. 176 Abs. 2). Die Anwendung der Methode
setzt aber den Nachweis einer beim Verletzten eingetretenen
Verm gensverminderung voraus. Wird entgangener Gewinn geltend gemacht, muss
vorausgesetzt werden, dass der Schutzrechtsinhaber in der Lage sein musste,
den entgangenen Gewinn zu erzielen (Jenny, a.a.O., S. 77, Rz. 126). Dies ist
dann nicht der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber das Immaterialgut gar nicht
genutzt hat (Jenny, a.a.O., S. 77, Rz. 126). Nur soweit der
Schutzrechtsinhaber zu belegen vermag, dass ihm als Folge der
Verletzungshandlung tats chlich eine Lizenzvergabe und somit eine
Lizenzgeb hr wahrscheinlich entgangen ist, handelt es sich um entgangenen
Gewinn. In diesem Fall ist jedoch die H he der Lizenz nach Massgabe der
hypothetischen Vereinbarung von Lizenzgeber und Lizenznehmer ohne R cksicht
auf ihre Angemessenheit zu bestimmen. Wenn der Schutzrechtsinhaber davon
entbunden wird, die Wahrscheinlichkeit des entgangenen Gewinns - d.h. des
Abschlusses eines bestimmten Lizenzvertrages mit einer bestimmten
Lizenzgeb hr - nachzuweisen, stellt die zugesprochene Lizenzgeb hr jedoch
keinen Ausgleich f r einen konkreten Schaden dar, sondern f r eine
Schadensfiktion. Daf r ist nach den Grunds tzen des Haftpflichtrechts, das
auch f r das Immaterialg terrecht gilt, kein Ersatz geschuldet.

4.
Im Folgenden ist zu pr fen, ob die Vorinstanz bei der Anwendung der Methode
der Lizenzanalogie schadenersatzrechtliche Grunds tze verletzt hat, wobei zu
beachten ist, dass der Richter das Recht von Amtes wegen anwendet und an die
Vorbringen der Parteien nicht gebunden ist (Art. 63 Abs. 1 und 3 OG).

4.1 Gem ss Teilvergleich vom 27./28. August 2003 (Ziff. 2) anerkannte die
Beklagte, dass sie der Kl gerin f r den Vertrieb des umstrittenen
Milchsch umers eine Entsch digung schulde. Dabei ist zu beachten, dass
zwischen den Parteien trotz dem Teilvergleich nicht nur die Schadensh he,
sondern auch die Schadensentstehung und der Schadensbegriff streitig
geblieben sind, zumal das Behauptungs- und Beweisverfahren zu dieser Frage im
ersten auf die Haftungsfrage beschr nkten Prozess noch nicht stattgefunden
hatte. Deshalb hat die Beklagte auch nach dem Teilvergleich bestritten, dass
 berhaupt ein Schaden entstanden sei. Mit ihrem allgemeinen Schuldbekenntnis
im Teilvergleich hat die Beklagte lediglich anerkannt, dass sie den
umstrittenen Sch umer vertrieben hat, dass dieser Vertrieb das Klagepatent
verletzte und insoweit widerrechtlich war und dass die Beklagte der Kl gerin
durch diesen Vertrieb ersatzpflichtigen Schaden - in welcher H he auch immer
- verursacht haben k nnte. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, geht
bereits aus der Formulierung des Teilvergleichs hervor, dass sich der
Entsch digungsanspruch der Kl gerin nicht auf einen Lizenzvertrag st tzt.
Demzufolge wurde der Anspruch richtigerweise als Anspruch aus unerlaubter
Handlung qualifiziert. Als Konsequenz aus dem Teilvergleich konnte die
Vorinstanz den Kausalzusammenhang, die Widerrechtlichkeit und das Verschulden
in kurzen, im Ergebnis unbestrittenen Erw gungen bejahen.

4.2 Zur Bemessung des Schadens hat die Vorinstanz befunden, die Kl gerin sei
"in jedem Fall" gem ss den anerkannten Grunds tzen der Lizenzanalogie so zu
stellen, wie wenn die Beklagte von Anfang an mit ihr einen Vertrag  ber die
Lizenzierung zum Inverkehrbringen der patentgesch tzten Sch umer geschlossen
h tte. Die Kl gerin habe der Beklagten im Verlaufe der bereits im Jahre 1998
gef hrten Verhandlungen eine Lizenzierung zu einem Pauschalbetrag von Fr.
90'000.-- angeboten. Weil die Kl gerin aufgrund ihres Exklusivrechts
berechtigt gewesen sei, den Preis grunds tzlich in beliebiger H he zu
bestimmen und der Beklagten kein Einfluss auf die Preisgestaltung der
Kl gerin zugekommen sei, sei die geltend gemachte Jahresgeb hr "in Anwendung
von Art. 42 Abs. 2 OR und gest tzt auf die anerkannten Grunds tze der
Lizenzanalogie" sachgerecht. Damit hat die Vorinstanz  bersehen, dass ein
entgangener Gewinn etwa in der H he der von der Kl gerin verlangten
vertraglichen Jahrespauschale von Fr. 90'000.-- nur dann angenommen werden
k nnte, wenn die Kl gerin dargetan h tte, dass sie zur Verwertung entweder
selbst in der Lage war oder der Abschluss eines Lizenzvertrages mit
entsprechender Geb hr f r sie mit einiger Wahrscheinlichkeit in Aussicht
stand. Zudem ist nicht festgestellt, dass die Kl gerin die Nutzung ihres
Patentes gegen eine Pauschale in der Gr ssenordnung von Fr. 90'000.-- einem
Dritten h tte  bertragen k nnen. Das Verfahren ist daher an die Vorinstanz
zur ckzuweisen zur Pr fung der Frage, ob die Kl gerin die erforderlichen
Tatsachenbehauptungen erhoben und Beweise offeriert hat, um den aus der
vertragslosen Nutzung des Patentes entstandenen Schaden zu belegen.

4.3 Weil die Vorinstanz bei der Zusprechung des von der Kl gerin geltend
gemachten Schadenersatzanspruches Bundesrecht verletzt hat, ist die Berufung
gutzuheissen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache entsprechend
dem Antrag der Beklagten zur Neuentscheidung an die Vorinstanz
zur ckzuweisen.

5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Kl gerin kosten- und
entsch digungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Handelsgericht des Kantons
Aargau vom 23. August 2005 aufgehoben und das Verfahren zur Neuentscheidung
an die Vorinstanz zur ckgewiesen.

2.
Die Gerichtsgeb hr von Fr. 9'000.-- wird der Kl gerin auferlegt.

3.
Die Kl gerin hat die Beklagte f r das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.
10'000.-- zu entsch digen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau, 1.
Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 19. Dezember 2005

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Pr sident:  Der Gerichtsschreiber: