Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.391/2005
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{T 0/2}
4C.391/2005 /len

Urteil vom 9. Januar 2007

I. Zivilrechtliche Abteilung

Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett,
Bundesrichter Kolly,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

X. ________ AG,
Klägerin und Berufungsklägerin,
vertreten durch Herrn Fürsprecher Jürg Müller und
Frau Fürsprecherin Ursula In-Albon,

gegen

Y.________ GmbH,
Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher.

Patentrecht; Unterlizenzvertrag; Aktivlegitimation,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21.
September 2005.

Sachverhalt:

A.
Die X.________ AG (Klägerin) befasst sich mit der Entwicklung, der
Herstellung und dem Handel mit Aluminiumprodukten, insbesondere von
Fahnenmasten. Sie ist Inhaberin einer Unterlizenz für ein Europäisches Patent
mit Bezug auf Flaggenmasten.

Die Y.________ GmbH (Beklagte) hat zum Zweck die Planung, die Herstellung von
und den Handel mit Beflaggungs-, Werbe- und Präsentationssystemen. Sie wird
von der Klägerin bezichtigt, sie verletze ihr Patent.

B.
Mit Eingabe vom 27. Juni 2003 stellte die Klägerin beim Handelsgericht des
Kantons Zürich verschiedene Rechtsbegehren, mit denen sie im Wesentlichen
beantragte, es sei der Beklagten zu verbieten, Aufbauten mit Flaggenmast
sowohl mit wie ohne Flagge, die bestimmte Merkmale aufweisen, in der Schweiz
herzustellen, in der Schweiz oder von der Schweiz aus feilzuhalten, zu
verkaufen oder in Verkehr zu bringen oder an solchen Handlungen in
irgendeiner Form mitzuwirken (Ziffer 1 und 2), die Beklagte sei zur
Rechnungslegung zu verpflichten (Ziffer 3) und nach Wahl der Klägerin zu
Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu verurteilen (Ziffer 4).

C.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Urteil vom 21.
September 2005 ab. Zur Begründung führte das Gericht aus, der Klägerin fehle
die Aktivlegitimation, denn nur der ausschliessliche Lizenznehmer sei zur
Klage aus Patentverletzung legitimiert; dieser müsse ausserdem vom Inhaber
des Rechts im Lizenzvertrag ausdrücklich oder zumindest sinngemäss zur
Prozessführung im eigenen Namen ermächtigt worden sein. Im vorliegenden Fall
verneinte das Gericht, dass die Klägerin als Unterlizenznehmerin
ausschliessliche Lizenznehmerin im Sinne der Rechtsprechung sei. Ausserdem
hielt das Gericht den Nachweis nicht für erbracht, dass die Klägerin die nach
Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags erforderlichen Bedingungen zur Erhebung
von Unterlassungs- und Verletzungsklagen erfülle.

D.
Die Klägerin hat eidgenössische Berufung eingereicht mit dem Rechtsbegehren,
es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. September
2005 aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurückzuweisen. Sie rügt offensichtliche Versehen und als Verletzung von
Bundesrecht eine verfehlte Differenzierung der Lizenznehmer für die
Aktivlegitimation, die Verletzung von Art. 18 OR sowie von Art. 8 ZGB.

E.
Die Beklagte schliesst in der Antwort auf Abweisung der Berufung, soweit
darauf eingetreten werden kann.

F.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hat die Nichtigkeitsbeschwerde der
Klägerin mit Zirkulationsbeschluss vom 15. September 2006 abgewiesen, soweit
darauf eingetreten werden konnte. Die Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten
bezüglich der kantonalen Kosten hiess das Kassationsgericht gut und erhöhte
deren Prozessentschädigung. Materiell ist der angefochtene Entscheid des
Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. September 2005 weder ganz noch
teilweise aufgehoben oder geändert worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110)
ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1243). Da der angefochtene
Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG
(Art. 132 Abs. 1 BGG).

2.
Das Bundesgericht verlangt im Berufungsverfahren in ständiger Rechtsprechung
so klar formulierte Rechtsbegehren, dass sie im Falle der Gutheissung
zugesprochen werden können (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG). Anträge auf
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz sind im Verfahren der Berufung
grundsätzlich ungenügend und haben das Nichteintreten auf das Rechtsmittel
zur Folge. Immerhin ist ein Rückweisungsantrag zulässig - und auch allein
angezeigt -, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung ohnehin in der
Sache nicht selbst entscheiden könnte, weil die erforderlichen
Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz fehlen (BGE 132 III 186 E. 1.2 S.
188; 130 III 136 E. 1.2 S. 139; 125 III 412 E. 1b S. 414). Dies trifft hier
zu, hat doch die Vorinstanz die Klage wegen fehlender Aktivlegitimation der
Klägerin abgewiesen, ohne die behauptete Patentverletzung zu prüfen. Das
Rechtsbegehren der Klägerin ist daher zulässig.

3.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen
Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht
offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher
Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf
den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64
OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, welche den
Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit
Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 130 III 102 E.
2.2 S. 106 mit Hinweisen). Blosse Kritik an der vorinstanzlichen
Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a S.
81; 126 III 10 E. 2b S. 13; 120 II 97 E. 2b S. 99; 119 II 84 E. 3 S. 85, je
mit Hinweisen). Die Klägerin behauptet, der von der Vorinstanz festgestellte
Sachverhalt beruhe auf offensichtlichen Versehen und sei in Verletzung von
Art. 8 ZGB zustande gekommen.

3.1 Art. 8 ZGB regelt für den gesamten Bereich des Privatrechts zunächst die
Verteilung der Beweislast und verleiht darüber hinaus der beweisbelasteten
Partei das Recht, zu dem ihr obliegenden Beweis zugelassen zu werden.
Allerdings besteht der Beweisanspruch nur in Bezug auf rechtserhebliche
Tatsachenbehauptungen und setzt voraus, dass die beweisbelastete Partei im
kantonalen Verfahren rechtzeitig und formgerecht entsprechende Beweisanträge
gestellt hat. Art. 8 ZGB schreibt dem Sachgericht dagegen nicht vor, mit
welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären ist oder wie die Beweise zu
würdigen sind, und schliesst die vorweggenommene Würdigung von
Beweisanerbieten nicht aus. Dem Sachgericht bleibt vielmehr unbenommen, von
beantragten Beweiserhebungen abzusehen, weil es sie für untauglich hält, die
behaupteten Tatsachen zu beweisen, oder weil es seine Überzeugung bereits aus
anderen Beweisen gewonnen hat und mit Gewissheit davon ausgeht, weitere
Beweisabnahmen vermöchten diese Überzeugung nicht zu erschüttern (BGE 130 III
591 E. 5.4 S. 601 f.; 128 III 22 E. 2d S. 25; 122 III 219 E. 3c S. 223; 114
II 289 E. 2a S. 290 f., je mit Hinweisen).

Die Vorinstanz hat festgestellt, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass
die unter Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags festgehaltenen Bedingungen für
die Berechtigung der Klägerin zur Erhebung von Unterlassungs- bzw.
Verletzungsklagen gegen Dritte erfüllt seien. Die Klägerin hat sich danach
allein auf die ihr vom Patentinhaber direkt eingeräumte
Prozessführungsbefugnis berufen, ohne auf die im Unterlizenzvertrag mit der
Lizenznehmerin enthaltenen Bedingungen Bezug zu nehmen, weshalb die dort
erwähnten Bedingungen - aus denen die Klägerin ihre Aktivlegitimation
allenfalls ableiten könnte - nicht als erstellt gelten könnten. Die Klägerin
ist zunächst nicht zu hören, soweit sie gegen diese Erwägung vorbringt, die
Vorinstanz habe kantonale Prozessnormen verletzt (Art. 55 Abs. 1 lit. c in
fine OG). Die entsprechende Rüge ist übrigens vom Kassationsgericht behandelt
und verworfen worden. Die Klägerin verkennt sodann die Tragweite von Art. 8
ZGB, wenn sie rügt, die Vorinstanz habe Umstände übergangen, aus denen sich
ohne weiteres ergebe, dass die Lizenznehmerin A.________ SA gegen die
Beklagte offensichtlich keine Verletzungsklage eingereicht habe, da die
Beklagte über eine solche Klageeinreichung gewiss berichtet hätte. Die
Würdigung des prozessualen Verhaltens der Parteien kann - abgesehen von
offensichtlichen Versehen (BGE 96 I 193 E. 3 S. 197 f.) - mit Berufung nicht
beanstandet werden.

3.2 Ein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG und Art. 55
Abs. 1 lit. d OG liegt vor, wenn die Vorinstanz eine bestimmte Aktenstelle
übersehen oder unrichtig, das heisst nicht in ihrer wahren Gestalt,
insbesondere nicht in ihrem wirklichen Wortlaut wahrgenommen hat (BGE 109 II
159 E. 2b S. 162; 104 II 68 E. 3b S. 74, je mit Verweis). Die Versehensrüge
kann nur in Bezug auf eine rechtserhebliche Tatsache erhoben werden (BGE 132
III 545 E. 3.3.2 S. 548; 115 II 399 E. 2a). Als offensichtliches Versehen
rügt die Klägerin, die Vorinstanz habe Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags
zwar korrekt zitiert, aber falsch übersetzt und nicht richtig gelesen sowie
die Klagebeilage 4 (das heisst die Prozessführungsermächtigung des
Patentinhabers) in diesem Zusammenhang einfach vergessen.

Die Vorinstanz hat festgestellt, dass nach Ziffer 10(5) des
Unterlizenzvertrags der Klägerin mit der A.________ SA für Klagen gegen
Verletzungshandlungen von Dritten folgende Prioritätenregelung gilt:
"Licensor shall have the first right to institute infringement proceedings.
Upon written waiver of licensor or in the event that licensor or the owner
fail to institute infringement proceedings within a period of six months
following to infringement notice, licensee may institute infringement
proceedings in its own name or on behalf of the licensor or the owner.
Licensor shall provide licensee with all necessary documents and powers
herefor." Wie bereits aus Ziffer 10(3) des Unterlizenzvertrags wird daraus
nach den Erwägungen der Vorinstanz deutlich, dass die Klägerin befugt ist, in
eigenem Namen zu klagen, allerdings nur wenn die A.________ SA auf ihr
prioritäres Recht auf Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gegen die
Patentverletzerin verzichtet hat. Da die Klägerin jedoch nicht dargetan
hatte, dass die Unterlizenzgeberin A.________ SA auf ihr prioritäres Recht
zur Klage gegen die angebliche Patentverletzerin verzichtet hatte und sie
weder eine schriftliche Verzichtserklärung noch einen Beleg einreichte, dass
diese innerhalb von sechs Monaten seit der ihr gegenüber erfolgten Anzeige
kein solches Verfahren eingeleitet hatte, erachtete die Vorinstanz die
vertraglichen Bedingungen für die Klagebefugnis nicht als erwiesen.

Die Vorinstanz hat entgegen der Ansicht der Klägerin das Verb "to fail"
richtig verstanden, wenn sie neben der ausdrücklichen Verzichtserklärung die
Unterlassung der Klageeinreichung innert sechs Monaten erwähnte. Dass sie den
Nachweis dafür nicht als erbracht ansah, beruht auf Beweiswürdigung und
Anwendung kantonalen Prozessrechts und kann nicht als offensichtliches
Versehen gelten. Die Vorinstanz hat auch die Ermächtigung des Patentinhabers
zur Führung von Patentverletzungsprozessen nicht übersehen, sondern im
Gegenteil erwähnt, dass sich die Klägerin darauf zur Begründung ihrer
Aktivlegitimation berief. Soweit die Klägerin mit ihrer Auslegung von Ziffer
10(5) des Unterlizenzvertrags im Übrigen sinngemäss vorbringt, nach der von
ihr so genannten Variante C genüge der Verzicht bzw. die Unterlassung der
Klageeinreichung durch den Patentinhaber unbesehen des Verhaltens der
Lizenznehmerin/Unterlizenzgeberin A.________ SA für die vertragliche
Einräumung der Klagebefugnis an sie, sind ihre Vorbringen nicht
nachvollziehbar. Ein Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. d OG ist
jedenfalls zu verneinen.

3.3 Inwieweit schliesslich in diesem Zusammenhang Bundesrecht verletzt sein
sollte, wenn die Vorinstanz nach dem Vertrauensprinzip dem Unterlizenzvertrag
in dem Sinne eine Prioritätsordnung entnommen hat, dass sowohl der
Patentinhaber wie auch der Lizenznehmer auf die Geltendmachung von Ansprüchen
mindestens durch Unterlassung verzichten müssen, damit die
Unterlizenznehmerin zur Klage ermächtigt wird, ist weder dargetan noch
ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist insbesondere nicht ersichtlich, was
die Klägerin aus Art. 18 OR ableiten will. Soweit sie ihre Aktivlegitimation
aus einer vertraglichen Ermächtigung ableitet, bedarf es auch ohne
Auslegungsstreit mit der - nicht am Verfahren beteiligten - Vertragspartnerin
der Interpretation dieser Vertragsklausel (BGE 126 III 59 E. 1a S. 63).

4.
Die Vorinstanz hat die Aktivlegitimation der Klägerin als Unterlizenznehmerin
des Patentinhabers verneint, weil die Klägerin die vertragliche Ermächtigung
der (Unter-)Lizenzgeberin bzw. die Erfüllung der entsprechenden
Vertragsbedingungen nicht nachgewiesen hat. Dass es dieser Übertragung
jedenfalls bedarf, bestreitet die Klägerin zu Recht nicht grundsätzlich (BGE
113 II 190 E. 1c S. 194). Die Vorinstanz hat die Aktivlegitimation mit dieser
selbständigen Alternativbegründung zutreffend verneint. Bei dieser Sachlage
braucht nicht mehr geprüft zu werden, ob die nach der Praxis erforderliche
Ausschliesslichkeit der Lizenz von der Vorinstanz ebenfalls zutreffend
verneint worden ist, was die Klägerin bestreitet, oder ob im Gegenteil die
bisherige Praxis im Lichte der neueren Entwicklung der Gesetzgebung geändert
und eine gewillkürte Übertragung der Klagebefugnis an Lizenznehmer überhaupt
ausgeschlossen werden müsse, wie die Beklagte in der Antwort vorbringt.

5.
Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Diesem
Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin zu
auferlegen (Art. 159 Abs. 1 OG). Sie hat der anwaltlich vertretenen Beklagten
deren Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'000.-- wird der Klägerin auferlegt.

3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.
7'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. Januar 2007

Im Namen der I. Zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident:  Die Gerichtsschreiberin: