Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.146/2010
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_146/2010

Urteil vom 2. Juni 2010
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.

Verfahrensbeteiligte
X.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,

gegen

1. Y1.________ SA,
2. Y2.________ AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller,
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand
Patentrecht; örtliche Zuständigkeit,

Beschwerde gegen den Vorentscheid des Handelsgerichts des Kantons Aargau, 1.
Kammer,
vom 2. Februar 2010.

Sachverhalt:

A.
Die Y1.________ SA (Beschwerdegegnerin 1) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz
in A.________. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Y.________-Gruppe.

Die Y2.________ AG (Beschwerdegegnerin 2) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz
in B.________. Sie bezweckt den Handel, den Vertrieb und die Fabrikation von
pharmazeutischen, diagnostischen und biotechnologischen Produkten, den Erwerb
und die Vergabe von Vertriebsrechten, Patenten und anderen Schutzrechten sowie
Know-how und Lizenzen. Sie ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft der
Y.________-Gruppe und ausschliessliche Unterlizenznehmerin des Arzneimittels
V.________® für die Schweiz.

Die X.________ AG (Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in
C.________. Sie bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit medizinischen,
chemischen und pharmazeutischen Bedarfsartikeln sowie Medikamenten aller Art.
Sie ist eine Gesellschaft der X.________-Gruppe, welche die weltweit
umsatzstärkste Generikaherstellerin ist.

Das wichtigste Produkt der Y.________-Gruppe ist das Arzneimittel V.________®,
das den Wirkstoff W.________ enthält. Inhaberin des ergänzenden
Schutzzertifikats für W.________ ist Z.________ mit Sitz in D.________. Sie
vergibt Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb des Arzneimittels
V.________®. In der Schweiz wird das Arzneimittel V.________R ausschliesslich
durch die Beschwerdegegnerin 2 vertrieben. Gemäss Erklärung vom 26. Oktober
2009 hat Z.________ den Beschwerdegegnerinnen alle erforderlichen Rechte für
die Einreichung des nachstehend erwähnten Gesuchs eingeräumt.

Das Schutzzertifikat für W.________ bildet Gegenstand von Auseinandersetzungen
vor Gerichten und Patentämtern in verschiedenen Staaten, so auch in der
Schweiz. Die Beschwerdeführerin reichte am 17. Juni 2009 beim Handelsgericht
des Kantons Zürich Klage gegen die Z.________ auf Nichtigerklärung des
Schutzzertifikats CH-Nr. 000 000 für W.________ ein.

B.
Mit Eingabe vom 27. Oktober 2009 stellten die Beschwerdegegnerinnen beim
Handelsgericht des Kantons Aargau folgendes Begehren:
"Es sei der Gesuchsgegnerin (Beschwerdeführerin) unter Androhung der Bestrafung
ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB bis zu einem Entscheid im
Hauptprozess, längstens aber bis zum 25. Februar 2013, mit sofortiger Wirkung
vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz ein W.________-Generikum, insbesondere
den Betarezeptorenblocker mit der Bezeichnung W.________-X.________®
herzustellen, anzubieten, zu vertreiben, zu lagern, sonstwie in Verkehr zu
bringen oder zu diesen Zwecken in die Schweiz einzuführen."
Sie ersuchten darum, das Verbot superprovisorisch ohne Anhörung der Gegenpartei
zu erlassen.

Zur Begründung machten sie im Wesentlichen geltend, die Beschwerdeführerin habe
in der Ausgabe vom 22. Oktober 2009 des pharmaJournal ein Inserat erscheinen
lassen, worin sie ankündige, ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff W.________ in
der Schweiz ab dem 1. November 2009 in Verkehr zu bringen. Mit der vorzeitigen
Markteinführung des Generikums W.________-X.________® mit dem Wirkstoff
W.________ verletze die Beschwerdeführerin das ergänzende Schutzzertifikat
CH-Nr. 000 000 für W.________.

Am 29. Oktober 2009 wies der Vizepräsident des Handelsgerichts das Gesuch um
Erlass superprovisorischer Massnahmen ab und setzte der Beschwerdeführerin
Frist zur Erhebung von Einwendungen. Die Beschwerdeführerin beantragte in der
Folge, auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei nicht einzutreten.
Eventuell sei der Prozess an das Handelsgericht des Kantons Zürich zu
überweisen. Im Übrigen sei das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen
abzuweisen. Zur Begründung trug sie unter anderem vor, dass vor dem
Handelsgericht des Kantons Zürich eine Nichtigkeitsklage betreffend das
ergänzende Schutzzertifikat CH-Nr. 000 000 für W.________ hängig sei. Um
widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, müsse das vorliegende Verfahren
an das Handelsgericht des Kantons Zürich überwiesen werden, da ein enger
Sachzusammenhang bestehe. Ohnehin sei das Gesuch materiell unbegründet. Das im
Streit liegende ergänzende Schutzzertifikat sei nichtig, weshalb keine
vorsorglichen Massnahmen erlassen werden könnten.

Mit Vorentscheid vom 2. Februar 2010 erkannte der Vizepräsident, dass die
Prozessvoraussetzungen zur Beurteilung der Streitsache gegeben seien. Auf das
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 27. Oktober 2009 sei einzutreten
und das Verfahren sei nicht zu überweisen.

C.
Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, den
Vorentscheid des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 2. Februar 2010
aufzuheben. Auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei nicht
einzutreten. Eventuell sei das Verfahren an das Handelsgericht des Kantons
Zürich zu überweisen. Subeventuell sei das Verfahren zur Vervollständigung der
Akten an das Handelsgericht des Kantons Aargau zurückzuweisen, insbesondere um
die Bereitschaft zur Übernahme des Verfahrens durch das Handelsgericht des
Kantons Zürich abzuklären.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werde. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein
Rechtsmittel zulässig ist (BGE 135 III 212 E. 1 S. 216 mit Hinweisen).

Mit dem angefochtenen Vorentscheid vom 2. Februar 2010 bejahte die Vorinstanz
zum einen, dass die Prozessvoraussetzungen zur Beurteilung der Streitsache
gegeben seien und demzufolge auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen
einzutreten sei. Auch wenn im Vorentscheid allgemein von den
Prozessvoraussetzungen die Rede ist, hat die Vorinstanz explizit über die
strittige Frage der örtlichen Zuständigkeit entschieden und diese bejaht. Sie
fällte damit insoweit einen Vor- bzw. Zwischenentscheid über die Zuständigkeit,
den sie selbständig eröffnete.

Zum anderen lehnte es die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid ab, das
Verfahren im Sinne von Art. 36 Abs. 2 GestG (SR 272) an das Handelsgericht des
Kantons Zürich zu überweisen. Art. 36 GestG statuiert keinen eigenen
Gerichtsstand, sondern regelt die "gerichtsstandsnahe" Frage der Koordination
von mehreren in Zusammenhang stehenden Verfahren. Wegen der Auswirkungen der
Überweisung auf die örtliche Zuständigkeit, indem das überweisende Gericht
nicht mehr mit der Klage befasst ist, qualifiziert das Bundesgericht
Überweisungsentscheide als Zwischenentscheide über die örtliche Zuständigkeit
(BGE 132 III 178 E. 1.2 S. 181 m.H.; Urteil 4P.302/2006 vom 16. Februar 2007 E.
3.2). Die gleiche Qualifikation muss gelten, wenn - wie hier - eine Überweisung
nach Art. 36 Abs. 2 GestG abgelehnt wird. Auch ein solcher Entscheid betrifft
die örtliche Zuständigkeit, indem das Verfahren vor dem Gericht, das ihn
trifft, weitergeführt wird und das Gericht, an welches das Verfahren nach dem
Antrag der unterlegenen Partei hätte überwiesen werden sollen, nicht mit der
Klage befasst wird. Auch insoweit ist der angefochtene Entscheid ein
selbständig eröffneter Vor- bzw. Zwischenentscheid über die Zuständigkeit.

Gegen den angefochtenen Entscheid ist somit die Beschwerde zulässig. Seine
spätere Anfechtung wäre ausgeschlossen (Art. 92 BGG).

Bei Zwischenentscheiden folgt der Rechtsmittelweg demjenigen in der Hauptsache
(BGE 133 III 645 E. 2.2 S. 647 f.). Vorliegend ist demnach die Beschwerde in
Zivilsachen zulässig, da es in der Hauptsache um eine vermögensrechtliche
Zivilsache mit einem Streitwert von über Fr. 30'000.-- geht (Art. 74 Abs. 1
lit. b BGG).

2.
Der angefochtene Zwischenentscheid über die örtliche Zuständigkeit erging im
Rahmen eines Gesuchsverfahrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen.

Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die
Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98 BGG).

Diese Einschränkung der Kognition wendet das Bundesgericht auch an, wenn es um
die Zuständigkeit zum Erlass der anbegehrten vorsorglichen Massnahme geht
(Urteil 5A_552/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2; stillschweigend Urteil 5A_95/2008
vom 20. August 2008 E. 1.4, FamPra.ch 2009 S. 221; allgemeiner: Urteil 5A_108/
2007 vom 11. Mai 2007 E. 1.2). Mit der Beschwerde gegen den Entscheid über die
vorsorgliche Massnahme kann auch in Bezug auf die Zuständigkeit lediglich die
Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.

Nichts anderes gilt, wenn - wie vorliegend - das Gericht im Massnahmeverfahren
seine Zuständigkeit vorab in einem selbständig eröffneten Zwischenentscheid
bejaht. Dieser ist zwar selbständig anfechtbar. Das ändert aber nichts daran,
dass er im Hinblick auf den Entscheid über vorsorgliche Massnahmen erging,
weshalb die Beschränkung der Beschwerdegründe nach Art. 98 BGG greift.

3.
In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Die Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht kann das
Bundesgericht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde
präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 65
E. 1.3.1; 133 III 439 E. 3.2). Macht der Beschwerdeführer eine Verletzung des
Willkürverbots von Art. 9 BV geltend, genügt es nicht, wenn er einfach
behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; er hat vielmehr im
Einzelnen aufzuzeigen, inwiefern dieser offensichtlich unhaltbar ist (BGE 134
II 349 E. 3 S. 352).

4.
Die Vorinstanz bejahte ihre Zuständigkeit mit folgender Begründung:

4.1 Bezüglich der Beschwerdegegnerin 1, die ihren Sitz in A.________ habe,
liege ein internationaler Sachverhalt vor, nachdem die Beschwerdeführerin ihren
Sitz in der Schweiz habe. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für
eine Klage gegen die Beschwerdeführerin sei aufgrund von Art. 2 LugÜ gegeben.
Die nationale örtliche Zuständigkeit werde nach dem IPRG bestimmt. Da es sich
um eine Immaterialgüterrechtsstreitigkeit handle, seien die Art. 109 ff. IPRG
massgebend. Nach Art. 109 Abs. 2 IPRG seien für Klagen betreffend Verletzung
von Immaterialgüterrechten die Gerichte am Wohnsitz bzw. Sitz (Art. 21 IPRG)
der Beklagten (Beschwerdeführerin) oder am Handlungs- und Erfolgsort zuständig.
Dieselben Gerichte seien für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständig.
Gestützt auf die Behauptung der Beschwerdegegnerin 1, die Beschwerdeführerin
bereite den Verkauf des streitgegenständlichen "W.________-Generikums" in der
ganzen Schweiz vor und führe ihn seit Anfang November 2009 u.a. im Kanton
Aargau durch, erkannte die Vorinstanz, dass ein Erfolgsort im Kanton Aargau
liege, weshalb die aargauischen Gerichte örtlich zuständig seien.

4.2 Bezüglich der Beschwerdegegnerin 2, die ihren Sitz wie die
Beschwerdeführerin in der Schweiz hat, ging die Vorinstanz von einem
Binnensachverhalt aus, auf den das GestG anwendbar sei. Art. 33 GestG erkläre
für den Erlass vorsorglicher Massnahmen das Gericht am Ort, an dem die
Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben sei, oder am Ort, an dem die Massnahme
vollstreckt werden solle, als zwingend zuständig. Nach Art. 25 GestG sei für
Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten
Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Unter Art. 25 GestG fielen
alle Verletzungstatbestände des Immaterialgüterrechts. In diesem Bereich seien
Handlungsorte dort anzunehmen, wo patentrechtlich geschützte Waren in Verkehr
gebracht oder feilgehalten würden. Die Beschwerdegegnerin 2 behaupte schlüssig,
dass die Beschwerdeführerin den Verkauf des streitgegenständlichen
"W.________-Generikums" in der ganzen Schweiz vorbereite und seit Anfang
November 2009 u.a. im Kanton Aargau durchführe. Somit liege ein Handlungs- bzw.
Erfolgsort im Kanton Aargau. Ein Verfahren in der Hauptsache zwischen der
Beschwerdegegnerin 2 und der Beschwerdeführerin sei nicht rechtshängig. Die
örtliche Zuständigkeit der aargauischen Gerichte für die beantragte
vorsorgliche Massnahme ergebe sich demnach gestützt auf Art. 33 i.V.m. Art. 25
GestG.

4.3 Die Beschwerdeführerin bringt gegen diese Erwägungen der Vorinstanz nichts
vor, was eine Verletzung ihrer verfassungsmässigen Rechte aufzeigen würde.
4.3.1 Sie behauptet, die vorinstanzliche Annahme, wonach im Kanton Aargau ein
Vollstreckungsort liege, sei willkürlich und aktenwidrig. Die Rüge geht ins
Leere, da die Vorinstanz ihre Zuständigkeit nicht auf das Vorliegen eines
Vollstreckungsortes im Kanton Aargau sondern eines Handlungs- bzw. Erfolgsortes
stützte.
4.3.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet sodann die Zuständigkeit der
aargauischen Gerichte für die Hauptsache. Einer allfälligen Unterlassungsklage
im ordentlichen Prozess stehe die Einrede der Rechtshängigkeit, jedenfalls aber
die Einrede des Sachzusammenhangs entgegen, da beim Handelsgericht Zürich seit
dem 17. Juni 2009 bereits eine Nichtigkeitsklage hängig sei. Die Ausführungen
der Beschwerdeführerin vermögen zur Begründung einer willkürlichen
Rechtsanwendung, welche Rüge vorliegend einzig zulässig wäre (vgl. Erwägung 2),
nicht zu genügen (vgl. Erwägung 3). Ohnehin wird nicht dargelegt, dass die
zwischen anderen Parteien anhängig gemachte Nichtigkeitsklage vor dem
Handelsgericht des Kantons Zürich überhaupt die Einrede der Rechtshängigkeit
rechtfertigen könnte. Ebenso wenig würde ein allfällig bestehender
Koordinationsbedarf wegen sachlichen Zusammenhangs per se die Zuständigkeit der
aargauischen Gerichte für die Hauptsache aufheben. Vielmehr stellt sich die
Frage nach einer Koordination konnexer Verfahren erst, wenn die Zuständigkeit
gegeben ist (KELLERHALS/GÜNGERICH, in: Kellerhals/von Werdt/Güngerich [Hrsg.],
Gerichtsstandsgesetz, 2. Aufl. 2005, N. 9 zu Art. 36 GestG). Aus dem von der
Beschwerdeführerin angerufenen Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 22.
März 2007 in: sic! 2007, S. 646 ff., ergibt sich nichts anderes. Ohnehin liegt
diesem Entscheid eine vom vorliegenden Fall abweichende Konstellation zugrunde,
indem dort zwischen den nämlichen Parteien anhängig gemachte Verletzungs- und
Nichtigkeitsklagen zu koordinieren waren.

4.4 Zusammenfassend wird nichts geltend gemacht, was die Bejahung der örtlichen
Zuständigkeit der Vorinstanz für den Erlass der beantragten vorsorglichen
Massnahmen als willkürlich ausweisen würde.

5.
Werden bei mehreren Gerichten Klagen rechtshängig gemacht, die miteinander in
sachlichem Zusammenhang stehen, so kann jedes später angerufene Gericht das
Verfahren aussetzen, bis das zuerst angerufene entschieden hat (Art. 36 Abs. 1
GestG). Das später angerufene Gericht kann die Klage an das zuerst angerufene
Gericht überweisen, wenn dieses mit der Übernahme einverstanden ist (Art. 36
Abs. 2 GestG).

5.1 Die Vorinstanz nahm einen Zusammenhang des vorliegenden Massnahmeverfahrens
und des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich zwar
an, lehnte eine Überweisung aber dennoch ab. Sie führte aus, ob Art. 36 Abs. 2
GestG auf vorsorgliche Massnahmeverfahren im Verhältnis mit einer ordentlichen
Klage Anwendung finde, sei umstritten, werde aber in der Lehre mehrheitlich
abgelehnt. Jedenfalls wäre sie nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt. Ein
solcher Ausnahmefall liege nicht vor. Der Nachteil des Zeitverlusts durch die
Koordination sei höher zu werten als die Gefahr eines Widerspruchs
verschiedener Urteile. Da im vorsorglichen Verfahren ein anderes Beweismass
gelte und dieses einen Sachverhalt lediglich für eine beschränkte Zeit regle,
sei die Gefahr widersprechender Urteile tiefer zu gewichten. Ein dauernder
Widerspruch wäre ohnehin nicht zu erwarten. Denn wenn die vorsorgliche
Massnahme und später die Nichtigkeitsklage ebenfalls gutgeheissen werden
würden, wäre aufgrund der jederzeitigen Abänderbarkeit vorsorglicher Massnahmen
ein allfälliger Widerspruch einfach und rasch zu beseitigen. Daher sei die
Anwendung von Art. 36 Abs. 2 GestG abzulehnen.

5.2 Soweit sich die Beschwerde gegen die Ablehnung einer Überweisung richtet,
kann nicht auf sie eingetreten werden, weil die Beschwerdeführerin keine
zulässigen Beschwerdegründe erhebt:
5.2.1 Sie legt zunächst dar, weshalb nach ihrer Auffassung die Voraussetzungen
für eine Anwendung von Art. 36 Abs. 2 GestG erfüllt seien, zeigt aber in keiner
Weise auf, dass und inwiefern die Vorinstanz das ihr nach Art. 36 GestG
zustehende Ermessen (BGE 132 III 178 E. 5.1 S. 183) in unhaltbarer Weise
ausgeübt hätte und in Willkür verfallen wäre. Bei dieser Sachlage braucht auch
nicht entschieden zu werden, ob Art. 36 Abs. 2 GestG auf vorsorgliche
Massnahmeverfahren im Verhältnis mit einer ordentlichen Klage anwendbar ist,
was die Vorinstanz nicht a priori ausgeschlossen hat.
5.2.2 Sodann bestreitet die Beschwerdeführerin ein schutzwürdiges Interesse der
Beschwerdegegnerinnen am Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen vor der
Vorinstanz und rügt demzufolge den Verzicht auf die Überweisung als Verstoss
gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip. Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist
ein allgemeiner Verfassungsgrundsatz (Art. 5 Abs. 2 BV), aber kein
verfassungsmässiges Recht (BGE 134 I 153 E. 4.1 S. 156; SCHOTT, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 22 zu Art. 98 BGG). Im Rahmen der
hier anwendbaren Beschränkung der Beschwerdegründe auf die Verletzung
verfassungsmässiger Rechte nach Art. 98 BGG kann sich die Beschwerdeführerin
nicht auf die Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips berufen.

5.3 Mangels zulässiger Beschwerdegründe ist demnach auf die Beschwerde nicht
einzutreten, soweit sie sich gegen die Ablehnung einer Überweisung nach Art. 36
Abs. 2 GestG richtet.

6.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei
diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerinnen für das bundesgerichtliche
Verfahren mit insgesamt Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau, 1.
Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. Juni 2010
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:

Klett Widmer