Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.385/2010
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A_385/2010

Urteil vom 12. Januar 2011
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
Schweizer Hotelier-Verein (SHV),
vertreten durch Fürsprecher Pierre de Raemy,
Beschwerdeführer,

gegen

GastroSuisse,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Reto Christian Arpagaus,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Markenschutz; UWG,

Beschwerde gegen den Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 6. Februar 2009 sowie den Zirkulationsbeschluss des
Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Mai 2010.
Sachverhalt:

A.
Der Schweizer Hotelier-Verein (SHV), Bern, (Beschwerdeführer), ein
Branchenverband der Schweizer Hotellerie, verwendete erstmals im Jahr 1979
Sterne für die Klassifizierung ihm angeschlossener Hotels. Seit etwa November
2004 bietet der Beschwerdeführer seine (entgeltliche) Klassifizierung auch
Nichtmitgliedern an. Die diesbezüglichen Garantiemarken des Beschwerdeführers
wurden am 3. März 2005 als Nrn. 531 266 - 531 269 sowie Nr. 531 250 im
schweizerischen Markenregister eingetragen. Die Wort-/Bildmarken unterscheiden
sich nur durch die Anzahl Sterne. Die eingetragene Marke mit drei Sternen sieht
zum Beispiel wie folgt aus:

GastroSuisse mit Sitz in Zürich (Beschwerdegegner) ist ebenfalls ein als Verein
organisierter Branchenverband der Hotellerie und Gastronomie. Er führte mit dem
Beschwerdeführer seit etwa dem Jahr 2003 Gespräche darüber, wie die über 60 %
der nicht klassifizierten Betriebe, vornehmlich kleinere und mittlere
Beherbergungsstätten, klassifiziert werden könnten. Zu einer gemeinsamen Lösung
kam es nicht.
Am 8. November 2005 hinterlegte der Beschwerdegegner zehn Wort-/Bildmarken mit
den Nrn. 541 117 bis 541 126 nach der Art der folgenden Eintragungen:

Der Beschwerdegegner beabsichtigte, unter Verwendung dieser Zeichen ein eigenes
Klassifikationssystem einzurichten.

B.
B.a In der Folge leitete der Beschwerdeführer ein Massnahmeverfahren vor dem
Handelsgericht Zürich ein. Mit Verfügung vom 29. Mai 2006 verbot der
Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich dem Beschwerdegegner
vorsorglich, "im Zusammenhang mit der Bewertung von Beherbergungseinrichtungen
Sterne - sei es in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Elementen -
zu verwenden, Dritte mit solchen Sternen auszuzeichnen oder solche Sterne,
seien diese selbst oder von Dritten genutzt, zu bewerben oder Dritten den
Gebrauch seiner CH-Marken 541 117 bis 541 126 zu gestatten".
B.b Innert der vom Einzelrichter gesetzten Frist klagte der Beschwerdeführer
beim Handelsgericht Zürich mit den Rechtsbegehren, es sei dem Beschwerdegegner
im Zusammenhang mit der Bewertung von Beherbergungseinrichtungen die Verwendung
von Sternen bzw. eventualiter der Zeichen entsprechend den Marken Nrn. 541 117
bis 541 126 zu untersagen und es seien die genannten zehn Marken für nichtig zu
erklären. Der Beschwerdegegner erhob Eventualwiderklage.
Mit Beschluss vom 6. Februar 2009 trat das Handelsgericht des Kantons Zürich
auf die Eventualwiderklage des Beschwerdegegners nicht ein (Dispositiv-Ziffer
1). Die im Massnahmeverfahren mit Verfügung vom 29. Mai 2006 angeordneten
vorsorglichen Massnahmen hob es wieder auf und auferlegte die Verfahrenskosten
für das Massnahmeverfahren dem Beschwerdeführer (Dispositiv-Ziffern 2-5). Mit
Urteil vom gleichen Tag wies das Handelsgericht die Klage des Beschwerdeführers
ab.
Das Handelsgericht erwog, dass Sterne im Zusammenhang mit der Klassifizierung
von Beherbergungseinrichtungen dem Gemeingut angehörten und daher vom
Markenschutz ausgeschlossen seien. Es brachte hierzu die folgenden drei
selbständigen Eventualbegründungen vor: Erstens dienten Sterne für
Beherbergungseinrichtungen als blosse Beschaffenheitsangaben im Sinne der
Bezeichnung von Qualitätsstufen. Zweitens könnten Sterne auch als elementare
(einfache, primitive) Zeichen gesehen werden, die im Markt vielfältig
Verwendung fänden, weshalb ihnen die Unterscheidungskraft abgehe. Schliesslich
könne man Sterne auch als Freizeichen betrachten, da sie für die
Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen infolge allgemein bekannter
Verwendung für den gleichen Zweck durch diverse Marktteilnehmer während
Jahrzenten die Kennzeichnungskraft verloren hätten.
Eine allenfalls demoskopisch feststellbare Verkehrsdurchsetzung ändere zudem
nichts an der Schutzlosigkeit, da vor und nach 1979, als der Beschwerdeführer
seinen ersten Hotelführer auf den Markt brachte, Sterne als
Klassifizierungsmittel für Hotels und andere Beherbergungseinrichtungen durch
diverse Anbieter verwendet worden seien, und zwar immer mit den fünf Kategorien
und bis in die jüngste Zeit. Vielmehr sei eine überragende Popularität der
Klassifizierung mittels Sternen festzustellen, die historisch und aktuell den
Tourismusmarkt im Allgemeinen und den Markt für Beherbergungsmöglichkeiten im
Besonderen präge. In Bezug auf die Verwendung von Sternen zur Klassifizierung
von Beherbergungseinrichtungen bejahte das Handelsgericht deshalb ein absolutes
Freihaltebedürfnis. Entsprechend könne den Sternen in den Klagemarken keine
besondere Kennzeichnungskraft zugemessen werden. Den Klagemarken komme daher in
ihrer Gesamtwirkung nur ein geringer Schutzbereich zu. Die optischen
Unterschiede im Vergleich zu den Zeichen des Beschwerdegegners seien erheblich,
wobei nicht zuletzt Namen und Logo des Beschwerdegegners unterscheidend
wirkten. Das Handelsgericht verneinte daher eine Verwechslungsgefahr. Auch aus
Sicht des Lauterkeitsrechts sei keine Rechtsverletzung auszumachen.
B.c Auf vom Beschwerdeführer erhobene Nichtigkeitsbeschwerde hin strich das
Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Zirkulationsbeschluss vom 25. Mai 2010
die folgenden zwei Sätze in Erwägung IV.1.da (Seite 21 f.) des Entscheids des
Handelsgerichts vom 6. Februar 2009, zumal das Handelsgericht hinsichtlich
dieser Frage kein Beweisverfahren durchgeführt habe:
"So stellen Sterne notorisch seit Jahrzehnten - auch lange vor Beginn der
einschlägigen klägerischen Aktivitäten im Jahre 1979 - das gängigste
Klassifizierungs- bzw. Qualitätssymbol von Hotelbetrieben dar."
sowie
"Die Notorietät findet im Übrigen ihren Ausdruck auch in den vom Beklagten
angeführten Beispielen und eingereichten Belegen."
Im Übrigen wies das Kassationsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf
eintreten konnte.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegte das Kassationsgericht zu 4/5 dem
Beschwerdeführer und zu 1/5 dem Beschwerdegegner. Zudem verpflichtete es den
Beschwerdeführer, dem Beschwerdegegner eine entsprechend reduzierte
Prozessentschädigung zu entrichten.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt der Beschwerdeführer dem Bundesgericht,
es seien der Beschluss (Dispositiv-Ziffern 2-5) und das Urteil des
Handelsgerichts Zürich vom 6. Februar 2009 sowie - soweit dadurch die
Nichtigkeitsbeschwerde nicht gutgeheissen wurde - der Zirkulationsbeschluss des
Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Mai 2010 aufzuheben, und es sei
die Klage gutzuheissen.
Der Beschwerdegegner beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf
eingetreten werden könne. Das Handelsgericht hat auf eine Vernehmlassung
verzichtet. Das Kassationsgericht hat sich zur Anfechtung des Kostenpunkts
geäussert, im Übrigen ebenfalls auf eine Stellungnahme verzichtet.
Mit Eingabe vom 3. Dezember 2010 nahm der Beschwerdeführer zur
Beschwerdeantwort Stellung.

D.
Mit Verfügung vom 23. Juli 2010 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde die
aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:

1.
1.1 Der Beschwerdeführer hat sowohl den Entscheid des Handelsgerichts vom 6.
Februar 2009 als auch den Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts vom 25.
Mai 2010 beim Bundesgericht angefochten. Dies ist grundsätzlich zulässig und
die Beschwerdefrist ist auch bezüglich des handelsgerichtlichen Entscheids
gewahrt (Art. 100 aAbs. 6 BGG [AS 2006 1234], der auf das vorliegende
Beschwerdeverfahren noch anwendbar ist, zumal der angefochtene Entscheid des
Handelsgerichts vor Aufhebung dieser Bestimmung eröffnet worden ist [vgl. Art.
405 Abs. 1 ZPO; SR 272]).

1.2 Damit ein kantonaler Entscheid mit Beschwerde in Zivilsachen angefochten
werden kann, muss der Instanzenzug im Kanton erschöpft sein (Art. 75 Abs. 1
BGG). Für Rügen, die mit der Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden können,
darf kein kantonales Rechtsmittel mehr offen stehen (BGE 134 III 524 E. 1.3 S.
527). Auf Rügen, die mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde einer weiteren
kantonalen Instanz hätten vorgetragen werden können, ist mangels
Letztinstanzlichkeit nicht einzutreten.
Der Beschwerdeführer kann das Urteil des Handelsgerichts somit nur insoweit
anfechten, als im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen zulässige Rügen dem
Kassationsgericht nicht unterbreitet werden konnten (vgl. BGE 134 III 92 E. 1.1
S. 93). Gegen den handelsgerichtlichen Entscheid stand im Rahmen der
Nichtigkeitsbeschwerde unter anderem die Rüge der aktenwidrigen bzw.
willkürlichen tatsächlichen Feststellung sowie der Verletzung verschiedener
verfassungsmässiger Rechte (wie etwa Art. 8, 9, 29 oder 30 BV) offen (§ 281 der
Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 [ZPO/ZH; LS 271]).

1.3 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus
einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen
(vgl. BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Immerhin prüft
das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht
der Beschwerde (Art. 42 Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten
Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist
jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich
stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht
nicht mehr vorgetragen werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweisen).
Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht
prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise
vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf
die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt,
worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Der Beschwerdeführer soll in der
Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen
Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den
als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE
134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 III 397 E. 2a S. 400; 116 II 745 E. 3 S. 749).

1.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art.
95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue
Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).
Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz
anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen
einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei
rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre;
andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid
festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Auf eine Kritik an den
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht
genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E.
7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).

1.5 Die Beschwerde vermag diesen Anforderungen teilweise nicht zu genügen.
1.5.1 Der Beschwerdeführer erklärt, neben dem handelsgerichtlichen Entscheid
auch den Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts anzufechten; seiner
Beschwerde lassen sich jedoch keine hinreichend begründeten Rügen gegen den
Entscheid des Kassationsgerichts entnehmen. Zwar kritisiert er vereinzelt die
kassationsgerichtlichen Erwägungen, zeigt aber nicht auf, inwiefern damit seine
verfassungsmässigen Rechte verletzt worden wären. So rügt er etwa die
Beweiswürdigung des Handelsgerichts mit ausführlicher Begründung als
willkürlich, wirft allerdings dem Kassationsgericht, das auf seine Rüge nicht
eingetreten ist, bloss pauschal Willkür sowie eine Gehörsverletzung vor, ohne
mit Aktenhinweisen aufzuzeigen, welche konkreten Vorbringen im kantonalen
Verfahren übergangen worden sei sollen und inwiefern seine Rügen aus
verfassungsrechtlicher Sicht eine inhaltliche Prüfung durch das
Kassationsgericht erfordert hätten. Mit der blossen Bemerkung, hinsichtlich der
behaupteten Verkehrsdurchsetzung seien die Feststellungen des Handelsgerichts
"sehr wohl als willkürliche Beweiswürdigung und Verletzung des Anspruchs des
Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör zu werten", erhebt er keine hinreichend
begründete Rüge gegen das Nichteintreten des Kassationsgerichts. Auch im
Zusammenhang mit den Marken des Beschwerdegegners kritisiert er lediglich in
appellatorischer Weise den Entscheid des Handelsgerichts, um damit zu
schliessen, diese Beweiswürdigung sei "sehr wohl willkürlich und hätte vom
Kassationsgericht beanstandet werden müssen", setzt sich jedoch nicht mit den
Erwägungen des Kassationsgerichts auseinander.
Mit Ausnahme der Anfechtung der kassationsgerichtlichen Kostenverlegung ist auf
die Rügen des Beschwerdeführers gegen das Urteil des Kassationsgerichts nicht
einzutreten. Entsprechend kann auf seine Rügen, das Handelsgericht habe den
Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich festgestellt (Art. 97
Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG) oder es habe die Begründungspflicht (Art. 29
Abs. 2 BV) verletzt, mangels Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs (vgl.
Art. 75 Abs. 1 BGG) ebenfalls nicht eingetreten werden, da diese nach § 281 ZPO
/ZH zunächst dem Kassationsgericht zu unterbreiten gewesen wären. So ist der
Beschwerdeführer etwa nicht zu hören mit der Rüge, die Feststellungen des
Handelsgerichts im Zusammenhang mit der Verwendung von Klassifikationssternen
durch den Schweizer Tourismus-Verband seien sachverhaltswidrig und willkürlich.
Ebenso wenig kann auf den Vorwurf eingegangen werden, die Berücksichtigung der
von Hotelbetrieben selbst verliehenen Sterne, die handelsgerichtliche
Gleichsetzung der Klassifikationssterne mit einem Symbol sowie die Annahme
eines Freihaltebedürfnisses beruhten auf einer willkürlichen Beweiswürdigung.
1.5.2 Der Beschwerdeführer weicht in seiner Beschwerdebegründung dennoch in
zahlreichen Punkten von den tatsächlichen Feststellungen des Entscheids des
Handelsgerichts ab oder erweitert diese, teilweise unter Verweis auf
verschiedenste Akten des kantonalen Verfahrens.
So bringt er etwa vor, es sei seinen Anstrengungen zuzuschreiben, dass eine
bestimmte Anzahl Hotelsterne in der Schweiz überhaupt einer bestimmten
Qualitätsstufe zugeordnet werde. Dies entspricht auch unter Berücksichtigung
der Streichung zweier Sätze in den handelsgerichtlichen Erwägungen durch das
Kassationsgericht nicht dem für das Bundesgericht massgeblichen Sachverhalt
(Art. 105 Abs. 1 BGG). Die Ergänzung des Sachverhalts ist unzulässig und lässt
sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht mit dem Hinweis darauf
rechtfertigen, es finde "sich in den Akten keine andere Erklärung für die in
der Zwischenzeit eingetretene Notorietät der Klassifikationssterne, als die
steten Klassifikationsbemühungen des Beschwerdeführers seit 1979 gegenüber
seinen tausenden Mitgliedern und dem Publikum". Der Beschwerdeführer verkennt
die Sachverhaltsbindung des Bundesgerichts, wenn er verschiedentlich unter
Verweis auf den angeblich "unbestritten gebliebenen Sachverhalt" Behauptungen
aufstellt, die sich den angefochtenen Entscheiden nicht entnehmen lassen.
Entsprechend ist für das vorliegende Beschwerdeverfahren auch nach den beiden
vom Kassationsgericht verfügten Streichungen nicht davon auszugehen, dass vor
der Einführung der Sternenklassifikation des Beschwerdeführers im Jahr 1979
Sterne in der Schweiz für Beherbergungsbetriebe ungebräuchlich gewesen wären
oder dass der Beschwerdeführer für die Sinngebung dieser Symbole verantwortlich
gewesen wäre. Das Handelsgericht hat in tatsächlicher Hinsicht vielmehr
festgehalten, dass vor und nach dem Jahr 1979 (als der Beschwerdeführer seinen
ersten Hotelführer auf den Markt brachte) Sterne - und zwar mit den fünf
Kategorien - als Klassifizierungsmittel für Hotels und andere
Beherbergungseinrichtungen durch diverse Anbieter verwendet worden seien.
Der Beschwerdeführer behauptet sodann im Zusammenhang mit der Frage des
Freihaltebedürfnisses unter Verweis auf verschiedenste Aktenstücke des
kantonalen Verfahrens, das Handelsgericht habe "die Aussagen des
Beschwerdegegners im Zusammenhang mit seiner HOT-C-Klassifikation ...
ausgeblendet", obwohl diese "durchaus erwähnenswert" seien und legt dem
Bundesgericht seine Sicht der Dinge in Bezug auf die Verwendung alternativer
Zeichen durch den Beschwerdegegner dar. Die entsprechenden Vorbringen haben
ebenfalls unbeachtet zu bleiben.
Der Beschwerdeführer bringt zudem vor, der Vermerk des Handelsgerichts, auch
der Schweizer Tourismus-Verband (STV) verwende das Sternensystem, berechtige
ihn nach Art. 99 Abs. 1 BGG, neu einen im April 2008 zwischen ihm und dem STV
abgeschlossenen Lizenzvertrag als Beweismittel vorzulegen. Er zeigt jedoch
weder auf noch ist ersichtlich, inwiefern der angefochtene Entscheid des
Handelsgerichts Anlass zur Einreichung des neuen Beweismittel sowie zu seinen
damit verbundenen neuen Behauptungen geben würde. Diese müssen von vornherein
ausser Betracht bleiben.
1.5.3 Auch in seiner weiteren Beschwerdebegründung weicht der Beschwerdeführer
über weite Strecken von den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ab oder
erweitert diese, als ob dem Bundesgericht eine freie Prüfung sämtlicher Tat-
und Rechtsfragen zukäme. So schildert er etwa in seinen Ausführungen zu den
Marken des Beschwerdegegners die Umstände, in denen diese Marken zur Kenntnis
genommen werden, aus seiner Sicht, ohne sich mit den konkreten Erwägungen des
Handelsgerichts auseinanderzusetzen. Hinsichtlich der geltend gemachten
lauterkeitsrechtlichen Ansprüche legt der Beschwerdeführer die angeblich
unlauteren Absichten und die Hintergründe der Lancierung des
Klassifikationssystems des Beschwerdegegners unter Verweis auf zahlreiche
Aktenstücke des kantonalen Verfahrens aus seiner Sicht dar, als ob das
Bundesgericht die Klage von Grund auf neu beurteilen könnte.
Soweit der Beschwerdeführer seine Rügen auf einen Sachverhalt stützt, der von
den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen abweicht, ist er nicht
zu hören. Da die Beschwerdeschrift in unzulässiger Weise tatsächliche und
rechtliche Vorbringen vermengt, ist auf seine Vorbringen nur insoweit
einzugehen, als daraus wenigstens sinngemäss erkennbar ist, welche
Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid des
Handelsgerichts verletzt sein sollen, wenn die verbindlichen Feststellungen im
angefochtenen Entscheid zugrunde gelegt werden (Art. 105 Abs. 1 BGG).

2.
Der Beschwerdegegner rügt die Begründung des Handelsgerichts, wonach Sterne für
die Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen als Zeichen des Gemeinguts
nach Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) vom Markenschutz ausgeschlossen seien, als
bundesrechtswidrig.

2.1 Das Handelsgericht erkannte in den vom Beschwerdeführer beanspruchten
Sternen blosse Beschaffenheitsangaben im Sinne der Bezeichnung von
Qualitätsstufen. Die Funktion der Sterne beschränke sich im Zusammenhang mit
Beherbergungseinrichtungen darauf, das Produkt zu beschreiben. Bei einem
Hinweis auf ein Dreisterne-Hotel denke man unwillkürlich an Mittelklasse, sei
von einem Viersterne-Hotel die Rede, an einen erstklassigen Betrieb, und bei
einem Fünfsterne-Hotel an ein Luxusetablissement.

2.2 Der Beschwerdeführer wendet zu Unrecht ein, diese Erwägung laufe letztlich
darauf hinaus, ihm den Erfolg seiner Hotelklassifikation vorzuwerfen, zumal
sich aus den tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Entscheids nicht
ergibt, dass es seinen Anstrengungen zuzuschreiben wäre, dass eine bestimmte
Anzahl Hotelsterne in der Schweiz überhaupt einer bestimmten Qualitätsstufe
zugeordnet wird. Vielmehr stellte das Handelsgericht fest, dass der
Beschwerdeführer selber nicht behaupte, er habe auch nur schon für den
Schweizer Markt als erster die Idee gehabt, Sterne für die Klassifizierung von
Hotels zu verwenden. Zudem sei die Behauptung des Beschwerdegegners
unbestritten geblieben, wonach Sterne seit Jahrzehnten (auch vor 1979) von
Dritten für die Klassifizierung von Hotelbetrieben verwendet worden seien.
Die Überlegung des Handelsgerichts, die Sterne würden von den massgeblichen
Verkehrskreisen als blosse Beschaffenheitsangabe aufgefasst, ist vor diesem
Hintergrund nicht zu beanstanden. Es hat zutreffend erkannt, dass auch der
Garantiemarke (Art. 21 MSchG) eine Unterscheidungsfunktion zukommt und das
entsprechende Zeichen daher nur schutzfähig ist, wenn es unterscheidungskräftig
ist, indem es zwar nicht das Angebot eines einzelnen Unternehmens, jedoch
dasjenige einer Gruppe von Unternehmen zu kennzeichnen und individualisieren
vermag (BGE 131 III 495 E. 4 S. 501 ff.).

2.3 Die vom Beschwerdeführer eingetragenen Zeichen bestehen unter anderem aus
einem oder mehreren Sternen, weisen jedoch weitere Wortbestandteile sowie
graphische Elemente auf. Mit dem Handelsgericht ist davon auszugehen, dass die
Verwendung von einem bis fünf Sternen für sich allein von den massgeblichen
Verkehrskreisen im Zusammenhang mit Beherbergungseinrichtungen ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand ummittelbar als Hinweis auf die
Qualitätsstufe der entsprechenden Einrichtung verstanden wird. Bei drei Sternen
wird das Durschnittspublikum von einen Hotelbetrieb der Mittelklasse ausgehen,
bei fünf Sternen wird es unweigerlich an ein Luxushotel denken. Der
beschreibende Charakter der Sterne ist für die Nachfrager von
Beherbergungseinrichtungen unmittelbar erkennbar. Entgegen der in der
Beschwerde vertretenen Ansicht gilt dies selbst unter der Annahme, dass bei
Garantiemarken hinsichtlich der Unterscheidungskraft im Vergleich zu
Individualmarken herabgesetzte Anforderungen gelten (vgl. BGE 131 III 495 E. 4
S. 502). Einzig aufgrund der Verwendung von Sternen, ohne weitere
kennzeichnungskräftige Wort- oder Bildelemente, kann das angesprochene Publikum
darin keinen Hinweis auf eine bestimmte Gruppe von Unternehmen erkennen und
nimmt die Sterne demnach nicht als Marke wahr.
Die Sterne gehören daher im Zusammenhang mit den vom Beschwerdeführer
beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut und sind für sich allein
betrachtet nach Art. 2 lit. a MSchG grundsätzlich vom Markenschutz
ausgeschlossen.

3.
3.1 Zeichen, die zum Gemeingut gehören, können grundsätzlich nach Art. 2 lit. a
MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen
Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis
besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320). Auch bei Garantiemarken ist nicht
auszuschliessen, dass ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen, das von
verschiedenen Anbietern auf Grundlage eines bestimmten Markenreglements für ein
Produkt verwendet wird, Verkehrsgeltung erlangt (SIMON HOLZER, in: Michael Noth
und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, N. 21 Vorbemerkungen Art. 21-27
MSchG; DERSELBE, Anmerkung zu "Felsenkeller", sic! 11/2005 S. 814; CLAUDIA
MARADAN, La marque de garantie au secours des indications de provenance
suisses: fausse bonne idée? sic! 1/2005 S. 10; LORENZ HIRT, Garantiert
schweizerisch - Kontrolliert schweizerisch: Tatsächlich ein Widerspruch? sic! 6
/2005 S. 497; a.M. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz.
1796, der allerdings der Garantiemarke auch keine Unterscheidungsfunktion
zuerkennt [Rz. 1794]). Dabei genügt es im Hinblick auf die Doppelfunktion
(Garantie- und Unterscheidungsfunktion) der Garantiemarke (dazu BGE 131 III 495
E. 4 S. 501 ff.), dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf
eine Gruppe verstanden wird, deren Mitglieder dem Publikum in der Regel
unbekannt sein dürften (HOLZER, a.a.O., N. 21 Vorbemerkungen Art. 21-27 MSchG).

3.2 Das Handelsgericht hat den Einwand der Verkehrsdurchsetzung des
Beschwerdeführers für unbehelflich erachtet. Es erwog, dass auch eine
allfällige demoskopisch feststellbare Verkehrsdurchsetzung nicht dazu führen
würde, dass der Beschwerdeführer die Verwendung von Sternen für die
Klassifizierung von Beherbergungsbetrieben monopolisieren könnte. Es stellte
hierzu in tatsächlicher Hinsicht darauf ab, dass vor und nach dem Jahr 1979,
als der Beschwerdeführer seinen ersten Hotelführer auf den Markt brachte,
Sterne als Klassifizierungsmittel für Hotels und andere
Beherbergungseinrichtungen von diversen Anbietern verwendet worden seien, und
zwar immer mit den fünf Kategorien. Dies sei zudem bis in die jüngste Zeit der
Fall. Im Weiteren sei im Hotelbereich offensichtlich, dass bekannte in der
Schweiz operierende Tourismusanbieter Klassifizierungen von in- und
ausländischen Hotels mittels Sternen vornähmen. Sodann könnten über diverse
Internetseiten Hotels in der Schweiz gebucht werden, wobei diese von den
jeweiligen Anbietern mit Sternen klassifiziert würden. Auch würden sich
einzelne Hotels unangefochten selber Sterne verleihen, und es sei unstrittig,
dass in über die Hotellerie hinausgehenden Tourismusbereichen (Parahotellerie,
Bed and Breakfast, Bus- und Schiffsreisen sowie Camping) das Sternensystem
ebenfalls gebraucht werde.
Das Handelsgericht hielt gestützt darauf dafür, dass im Bereich der
Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen nur Sterne einen
selbstverständlichen Aussagegehalt hätten, worauf seinerzeit auch der
Beschwerdeführer habe aufbauen können. Kein anderes Symbol habe in diesem
Bereich eine auch nur annähernd ähnliche Aussagekraft. Aufgrund der
überragenden Popularität der Klassifizierung mittels Sternen, wie sie
historisch und aktuell den Tourismusmarkt im Allgemeinen und den Markt für
Beherbergungseinrichtungen im Besonderen präge, bejahte das Handelsgericht ein
absolutes Freihaltebedürfnis in Bezug auf die Verwendung von Sternen zur
Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen.

3.3 Auch bei der Garantiemarke ist grundsätzlich das Freihaltebedürfnis eines
bestimmten Zeichens zu berücksichtigen, wobei unter anderem dem Umstand
Rechnung zu tragen ist, dass die Garantiemarke von Gesetzes wegen (Art. 21 Abs.
3 MSchG) über einen offenen Benutzerkreis verfügt (HOLZER, a.a.O., N. 13 f.
Vorbemerkungen Art. 21-27 MSchG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
darf von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke
ausschliesst, nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des
Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im
Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen
bestimmt ist. Ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung kann auch für ein
banal erscheinendes Zeichen nicht von vornherein ausgeschlossen werden, falls
dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht
erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche
gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 S. 321; 131
III 121 E. 4.4 S. 130).

3.4 Im zu beurteilenden Fall hat das Handelsgericht die Frage der
Erforderlichkeit der Verwendung von Sternen unter Berücksichtigung der
konkreten Marktverhältnisse und aus Sicht der Konkurrenten geprüft. Es hat
dabei in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass die Sterne zur
Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen seit Jahrzehnten von
verschiedensten Marktteilnehmern verwendet werden. Es hat zudem in
nachvollziehbarer Weise aufgezeigt, dass die Mitkonkurrenten für diese Produkte
auf die Verwendung von Sternen angewiesen sind, da ihnen keine
gleichbedeutenden Zeichen mit einer nur annähernd ähnlichen Aussagekraft zur
Verfügung stehen. Dabei hat es berücksichtigt, dass seinerzeit auch der
Beschwerdeführer auf den selbstverständlichen Aussagegehalt der Sterne im
Bereich der Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen hat aufbauen können
und diesen nicht etwa durch eigene Anstrengungen herbeigeführt hat.
Das Handelsgericht hat die von einzelnen Marktteilnehmern sowie vom
Beschwerdegegner teilweise verwendeten unterschiedlichen Zeichen (wie etwa
Sennenkäppi, Münzen, Kreise, Striche, Kugeln oder Alphörner) berücksichtigt und
dafür gehalten, dass die jeweiligen Anbieter ihrer Bewertung damit eine
persönlichere Note gäben und damit auch sich selbst hervorheben. Es hat diese
Zeichen angesichts der festgestellten überragenden Popularität der
Klassifizierung mittels Sternen, wie sie bereits seit langem und noch heute den
Markt für Beherbergungsmöglichkeiten prägen, jedoch als nicht annähernd
gleichwertig erachtet.
Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern gleichwertige Alternativen zur
Verwendung von Sternen zur Verfügung stünden. Unter Berücksichtigung der
herausragenden Bedeutung für die vom Beschwerdeführer beanspruchten
Dienstleistungen kann keines der vereinzelt festgestellten abweichenden Zeichen
als im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gleichwertig betrachtet
werden. Das allgemeine Interesse der Konkurrenten an einer freien Gestaltung
des eigenen Markteintritts ist in diesem Fall stärker zu gewichten als das
Risiko, dass ein allenfalls vom Beschwerdeführer geschaffener Goodwill von
Dritten mitverwendet werden könnte (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 260 f.). Das
Handelsgericht ist ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen, dass die
Verwendung der im Tourismus- und Hotelleriemarkt verbreiteten und vielfältig
verwendeten Sterne nicht monopolisiert werden darf.
Daran ändert entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers auch der Umstand
nichts, dass die von ihm eingetragenen Garantiemarken nach Art. 21 Abs. 3 MSchG
gegen angemessenes Entgelt von jedermann verwendet werden könnten. Wie das
Handelsgericht zutreffend erkannt hat, kommt der Verwendung von einem bis fünf
Sternen trotz des unmittelbar beschreibenden Sinngehalts eine gewisse
Beliebigkeit und Unschärfe zu. Eindeutig bestimmte, geschweige denn
verbindliche Kriterien für die Zuordnung von Sternensymbolen für
Beherbergungseinrichtungen bestehen in der Schweiz nicht. Entsprechend ist die
Ausgestaltung des Markenreglements im zu beurteilenden Fall nicht geeignet, das
Freihaltebedürfnis zu beseitigen. Der Beschwerdeführer kann durch die
Eintragung seiner Garantiemarken keinen Ausschliesslichkeitsanspruch an Sternen
in Alleinstellung erheben, der es den zahlreichen anderen Marktteilnehmern
verunmöglichen würde, für die Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen
ebenfalls die in der Branche verbreiteten Sterne in fünf Kategorien zu
verwenden. Abgesehen davon hat der Beschwerdeführer nicht Sterne in
Alleinstellung als Garantiemarken eingetragen, sondern Wort-/Bildzeichen, die
sich unter anderem aus einem bis fünf Sternen zusammensetzen. Nur für die
Benützung dieser registrierten Zeichen stünde Mitkonkurrenten nach Art. 21 Abs.
3 MSchG die Möglichkeit zum Gebrauch offen. Der Einwand des offenen
Benutzerkreises vermag das absolute Freihaltebedürfnis vorliegend jedenfalls
nicht zu beseitigen.
Dem Handelsgericht ist damit keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn es
in Bezug auf die Verwendung von Sternen zur Klassifizierung von
Beherbergungseinrichtungen ein absolutes Freihaltebedürfnis bejahte.

4.
4.1 Nachdem sich ergeben hat, dass an den Sternen in Alleinstellung kein
markenrechtlicher Ausschliesslichkeitsanspruch besteht, kann diesem
Markenbestandteil der vom Beschwerdeführer eingetragenen Marken Nrn. 531 266 -
531 269 sowie Nr. 531 250 bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit mit den
Wort-/Bildmarken des Beschwerdegegners keine besondere Bedeutung zugemessen
werden. Der Schutz des Markenzeichens ist in diesem Umfang eingeschränkt (DAVID
ASCHMANN, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, N. 188
zu Art. 2 lit. a MSchG).

4.2 Das Handelsgericht hat zutreffend erwogen, dass auch die weiteren Merkmale
der Klagemarken (Kreuz sowie Wortbestandteil "Hotel") Gemeingut seien, weshalb
den Marken des Beschwerdeführers nur ein geringer Schutzbereich zukomme. Auch
wenn die zum Vergleich stehenden Zeichen mit den Sternen, dem Kreuz sowie dem
Wort "Hotel" bzw. "Garni" weitgehend die gleichen (kennzeichnungsschwachen)
Elemente aufweisen, lassen sich in ihrer grafischen Darstellung erhebliche
Unterschiede feststellen. Die Marken des Beschwerdeführers werden durch die
eckigen Formen und den ausgefüllten horizontalen Balken in der Mitte dominiert,
während der Gesamteindruck der beanstandeten Zeichen durch die Kreisform, das
geschwungene Hintergrundmotiv sowie die Anordnung der Sterne geprägt wird, die
wiederum einen Kreis andeutet. Damit heben sich die Marken des
Beschwerdegegners trotz Umrahmung gesamthaft deutlich von denjenigen des
Beschwerdeführers ab. Unter Berücksichtigung der kennzeichnungsschwachen
Einzelelemente unterscheidet sich der Gesamteindruck, den die verglichenen
Zeichen hinterlassen, erheblich, auch wenn diese aus einer gewissen Distanz
betrachtet werden. Sowohl im Eingangsbereich eines Hotels als auch bei einer
Internetbuchung oder einem Katalog sind die Unterschiede aus Sicht des
Durchschnittspublikums genügend ausgeprägt, um eine unmittelbare oder
mittelbare Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Entgegen der Ansicht des
Beschwerdeführers ist im Übrigen die Erwägung des Handelsgerichts nicht
unhaltbar, wonach auch die Verwendung von Namen und Logo des Beschwerdeführers
unterscheidend wirken, obwohl deren Darstellung im Vergleich zu den übrigen
Markenbestandteilen bedeutend kleiner ausfällt. Auch wenn dieses Element aus
einer gewissen Distanz nicht mehr gelesen werden kann, ist es dennoch als Logo
erkennbar.
Gesamthaft liegen die Zeichen des Beschwerdegegners ausserhalb des
Schutzbereichs der Klagemarken, weshalb dem Handelsgericht keine
Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen ist, wenn es eine Verwechslungsgefahr selbst
bei Identität der Dienstleistungen verneint hat.

5.
Das Handelsgericht hat die vom Beschwerdeführer gestützt auf verschiedene
Bestimmungen des UWG (SR 241) geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen
Ansprüche eingehend geprüft.

5.1 Es hat im Plan des Beschwerdegegners, unter Benutzung der angegriffenen
Marken ein eigenes Bewertungssystem aufzubauen und anzubieten, jedoch kein
gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten erkennen können. Es hat dabei
auf den fehlenden markenrechtlichen Schutz hingewiesen und unter anderem
berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner, indem er seine Zeichen mit seinem
Logo versehen hat, das Zumutbare getan habe, um sich vom Beschwerdeführer
abzugrenzen. Auch hat es in dem vom Beschwerdegegner geplanten
Klassifikationssystem, das nicht bis in seine Einzelheiten deckungsgleich ist
mit demjenigen des Beschwerdeführers, angesichts des Fehlens verbindlicher
Kriterien oder Normen keine Unlauterkeit gesehen.
Entsprechend hat das Handelsgericht erwogen, dass der Beschwerdegegner mit der
Verwendung seiner Marken für ein eigenes Bewertungssystem insbesondere keine
rechtsrelevante Täuschung oder Irreführung bewirke oder solchen
Fehlvorstellungen Vorschub leiste. Einen lauterkeitsrechtlichen Schutz der
Sterne, deren Verwendung markenrechtlich gerade erlaubt ist, hat das
Handelsgericht daher abgelehnt.

5.2 Der Beschwerdeführer begründet die von ihm behaupteten
lauterkeitsrechtlichen Ansprüche vor Bundesgericht in erster Linie mit
markenrechtlichen Überlegungen, die sich als unzutreffend erwiesen haben. Er
beruft sich dazu einmal mehr auf eine angeblich "überragende Verkehrsgeltung"
sowie einen "entsprechend grossen Schutzumfang" der von ihm verwendeten Sterne
in Alleinstellung und behauptet gestützt darauf eine Verwechslungsgefahr.
Im Übrigen legt der Beschwerdeführer unter Hinweis auf verschiedenste
Aktenstücke des kantonalen Verfahrens seine Sicht der Dinge hinsichtlich der
Absichten des Beschwerdegegners sowie dessen Bewertungssystem dar, ohne sich
jedoch mit den konkreten Erwägungen des Handelsgerichts auseinanderzusetzen und
im Einzelnen aufzuzeigen worin eine Verletzung von Bundesrecht liegen soll
(vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG). Darauf ist nicht einzutreten.

6.
Der Beschwerdeführer wehrt sich schliesslich gegen die Kostenverlegung durch
das Kassationsgericht.

6.1 Er macht geltend, die kassationsgerichtliche Kostenverlegung sei selbst für
den Fall zu korrigieren, dass er im Übrigen mit seiner Beschwerde gegen den
Zirkulationsbeschluss vom 25. Mai 2010 nicht durchdringen sollte.
Das Kassationsgericht habe erwogen, mit der verfügten Streichung im
angefochtenen Entscheid des Handelsgerichts habe der Beschwerdeführer in einem
nicht allzu bedeutenden Teil obsiegt, weshalb ihm die Kosten des
Nichtigkeitsverfahrens zu 4/5 aufzuerlegen seien. Damit habe das
Kassationsgericht übersehen, dass der Beschwerdegegner mit zwei von drei
Anträgen unterlegen sei, zumal dieser mit Beschwerdeantwort vom 29. April 2009
nebst der Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde den Entzug der aufschiebenden
Wirkung und eventualiter die Auferlegung einer weiteren Sicherheitsleistung zu
Lasten des Beschwerdeführers beantragt habe. Mit Verfügung vom 3. Juni 2009
habe der Kassationsgerichtspräsident beide Anträge in Übereinstimmung mit den
Begehren des Beschwerdeführers abgewiesen. Aus den Erwägungen des
Kassationsgerichts ergebe sich, dass dieser Sachverhalt schlicht übersehen und
demzufolge bei der Kostenverteilung nicht berücksichtigt worden sei. Insoweit
habe das Kassationsgericht § 64 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 ZPO/ZH verletzt.

6.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind unbegründet. Von einem
offensichtlichen Versehen (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG), wie es der
Beschwerdeführer sinngemäss geltend macht, kann keine Rede sein. Wie das
Kassationsgericht in seiner Stellungnahme darlegt, ist es hinsichtlich der
Kosten- und Entschädigungsregelung vom Grundsatz der Gesamterledigung bei
Abschluss des Verfahrens ausgegangen und hat auf das Obsiegen bzw. Unterliegen
in der Hauptsache, mithin die eigentlichen Rechtsmittelanträge, abgestellt. Ein
offensichtliches Versehen ist daher entgegen der in der Beschwerde vertretenen
Ansicht auszuschliessen.
Im Übrigen lässt sich den Ausführungen in der Beschwerde keine nach Art. 95 BGG
zulässige Rüge entnehmen. Die Verteilung der Prozesskosten durch das
Kassationsgericht richtete sich nach kantonalem Verfahrensrecht. Dessen
Verletzung kann vor Bundesgericht nicht gerügt werden. Inwiefern die vom
Beschwerdeführer genannten kantonalen Bestimmungen verfassungswidrig angewendet
worden wären, legt er nicht dar (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG).
Der in der Beschwerde geäusserte Vorwurf, das Kassationsgericht habe die Kosten
des Verfahrens unrichtig verteilt, stösst damit ins Leere.

7.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der
Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art.
68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 12'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 14'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Handelsgericht des Kantons Zürich und dem
Kassationsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 12. Januar 2011

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:

Klett Leemann