Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.674/2010
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_674/2010

Urteil vom 6. April 2011
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hotz.

Verfahrensbeteiligte
X.________ Inc.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Conrad Weinmann,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Eintragung einer Marke,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom
10. November 2010.
Sachverhalt:

A.
Am 14. Mai 2008 ersuchte die X.________ Inc. (Beschwerdeführerin) das
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Eintragung der
Wortmarke "Zacapa", die für "Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails aus
Rum sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke" der Klasse 33 beansprucht wird
(Gesuch Nr. 111.________).
Mit Schreiben vom 19. August 2008 beanstandete das IGE das angemeldete Zeichen
mit der Begründung, es stelle Gemeingut dar, sei irreführend und verstosse
gegen geltendes Recht. Denn "Zacapa" bezeichne ein Departement der Republik
Guatemala und den gleichnamigen Hauptort des Departements. Die Region "Zacapa"
sei vor allem für die Herstellung von Zuckerrohrschnaps respektive wegen seiner
Rumprodukte bekannt, weshalb davon auszugehen sei, dass "Zacapa" zumindest von
Fachkreisen als geografische Angabe verstanden werde. Das Zeichen verstosse
zudem gegen das TRIPS-Abkommen.
Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Stellungnahme vom 17. Oktober 2008,
der Marke "Zacapa" sei vollumfänglich Schutz zu erteilen. Zur Begründung
brachte sie vor, "Zacapa" sei ein in der Schweiz unbekanntes, unbedeutendes
Städtchen. Es sei daher davon auszugehen, dass der Name "Zacapa" vom
durchschnittlichen Konsumenten in der Schweiz nicht als geografische
Bezeichnung verstanden werde oder aber - wenn "Zapaca" als geografischer Name
erkannt werde - nicht lokalisiert werden könne, denn in Honduras und Kolumbien
existierten gleichnamige Ortschaften. Zudem stehe ein anderer Sinngehalt -
nämlich das für seine Rumprodukte bekannte Unternehmen "Zacapa" - im
Vordergrund. Im Weiteren bestehe auch keine Täuschungsgefahr, da eine solche
nur anerkannt werden könne, wenn der fragliche Begriff als wirkliche
geografische Herkunftsangabe und nicht wie hier als blosses Fantasiewort
aufzufassen sei. Die Marke "Zacapa" verstosse auch nicht gegen das
TRIPS-Abkommen, da feststehe, dass die geografische Bezeichnung weder die
Eigenschaften der Ware präge noch ihr einen besonderen Ruf verleihe.
Mit Schreiben vom 23. Dezember 2008 hielt das IGE an der Rückweisung des
angemeldeten Zeichens fest.
Die Beschwerdeführerin rügte mit Eingabe vom 29. Mai 2009, das IGE sei nicht
auf die von ihr vorgebrachte Mehrdeutigkeit der geografischen Angabe "Zacapa"
eingegangen. Zudem werde die angemeldete Marke nicht vom Schutz des
TRIPS-Abkommens erfasst, da die darunter vertriebenen Spirituosen nach
international bekannten Herstellungsmethoden aus Rohstoffen verschiedenster
Herkunft gebrannt werden könnten, ohne dass sich Qualität oder andere
Eigenschaften änderten. Schliesslich berief sich die Beschwerdeführerin auf die
Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4 und 9 TRIPS.
Am 4. September 2009 teilte das IGE der Beschwerdeführerin mit, dass es an der
Schutzverweigerung aufgrund von Art. 2 lit. a, c und d MSchG festhalte. Zur
Begründung brachte es vor, im guatemaltekischen Departement "Zacapa" werde, im
Gegensatz zu den weiteren Ortschaften namens "Zacapa", nachweislich Rum
produziert. Die Qualität von Rum werde entgegen der Meinung der
Beschwerdeführerin von seiner geografischen Herkunft, insbesondere von der
Herstellungsmethode und den Ausgangsstoffen in den jeweiligen Ursprungsregionen
beeinflusst. Deshalb gelte das vorliegende Zeichen im Zusammenhang mit Rum und
rumhaltigen alkoholischen Getränken als geografische Angabe im Sinne von Art.
22 Abs. 1 TRIPS, und könne in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 TRIPS nur für
solche alkoholische Getränke aus dem Departement Zacapa in Guatemala als Marke
zugelassen werden. Ohne Einschränkung der Waren auf diese Herkunft verstosse
das Zeichen demnach gegen Art. 23 Abs. 2 TRIPS und müsse gemäss dieser
Bestimmung sowie gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen werden. Die von der
Beschwerdeführerin angerufenen Ausnahmebestimmungen seien im vorliegenden Fall
nicht anwendbar. Zudem wiederholte das IGE, weshalb das Zeichen "Zacapa" auch
aufgrund von Art. 2 lit. a und c MSchG zurückzuweisen sei.
Die Beschwerdeführerin wies mit Eingabe vom 5. März 2010 ein weiteres Mal
darauf hin, dass der Name "Zacapa" drei verschiedene geografische Bedeutungen
habe und somit mehrdeutig sei. Alle drei Orte befänden sich in Gebieten, in
denen Rum hergestellt werde. Aufgrund der Mehrdeutigkeit handle es sich beim
Zeichen "Zacapa" weder um eine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG, noch
um eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens.
Mit Verfügung vom 9. Juni 2010 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch Nr.
111.________ "ZACAPA" vollumfänglich zurück.

B.
Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin an das
Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die angefochtene Verfügung sei
aufzuheben und die Marke "Zacapa" in der Schweiz für sämtliche beanspruchten
Waren der Klasse 33 zum Schutz zuzulassen. Mit Urteil vom 10. November 2010
wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

C.
Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2010 aufzuheben und die Marke
"Zacapa" (Eintragungsgesuch Nr. 111.________) vollumfänglich zum Schutz in der
Schweiz zuzulassen. Eventualiter sei die Marke "Zacapa" (Eintragungsgesuch Nr.
111.________) mit der Einschränkung "alle Waren aus Guatemala stammend"
vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Subeventualiter sei die
Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete auf eine Vernehmlassung. Das IGE
beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Erwägungen:

1.
In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG
die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat
das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid
erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die
Beschwerdeführerin ist mit ihrem Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und
damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Da sie
den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht erhalten hat, ist sie auch
materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG). Der angefochtene Entscheid
schliesst das Verfahren betreffend das Eintragungsgesuch Nr. 111.________ ab
und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Die Beschwerdefrist
von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Der für die Beschwerde in
Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG;
BGE 133 III 490 E. 3). Auf die Beschwerde ist demnach - unter Vorbehalt einer
rechtsgenügenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und 106 Abs. 2 BGG) - einzutreten.

2.
Nach Art. 2 lit. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11), sind
Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen
gelten namentlich Zeichen, deren Eintragung durch Bundesrecht oder
Staatsvertragsrecht untersagt ist.

Art. 22 Abs. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an
geistigem Eigentum (TRIPS), das Bestandteil des Abkommens vom 15. April 1994
zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist (WTO-Abkommen, SR 0.632.20,
Anhang 1C, für die Schweiz seit 1. Juli 1995 in Kraft), verpflichtet die
Mitglieder, die Eintragung einer Marke abzulehnen, "die eine geographische
Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem
angegebenen Gebiet haben [...], wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für
solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit
hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen."

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen
verwendet, greift der weitergehende Schutz nach Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Danach
sind die Mitglieder verpflichtet, von Amtes wegen die Eintragung abzulehnen
"einer Marke für Weine, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr
besteht, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder einer Marke für
Spirituosen, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch
die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die
diesen Ursprung nicht haben." Die Verwendung von nicht zutreffenden
geografischen Angaben für Weine oder Spirituosen ist unabhängig von einer
Irreführungsgefahr zu untersagen. Somit ist es unerheblich, ob die geografische
Angabe den schweizerischen Abnehmern bekannt ist. Die Vorschrift von Art. 23
Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht auf dem
Schutzlandprinzip (Severen Strauch, in: Busche/Stoll [Hrsg.], TRIPs
Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Kommentar, Köln
/Berlin/München 2007, N. 4 und 5 zu Art. 23 TRIPS; Alesch Staehelin, Das
TRIPs-Abkommen, 2. Aufl. 1999, S. 114; Roland Knaak, The Protection of
Geographical Indications according to the TRIPs Agreement, in: Beier/Schricker
[Hrsg.], From GATT to TRIPs, München 1996, S. 117 ff., S. 132; Meisser/
Aschmann, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/ 2, 2.
Aufl. 2005, S. 244).

3.
Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die Marke "Zacapa" (Gesuch Nr.
111.________) nach Art. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 23 Abs. 2 TRIPS gegen
geltendes Recht verstösst und das IGE ihr daher zu Recht den Schutz in der
Schweiz verweigert hat. Die Beschwerdeführerin ficht dies als unzutreffend an.

3.1 Sie stellt zunächst in Abrede, dass es sich beim Zeichen "Zacapa" um eine
geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS handelt.

3.2 Geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens sind Angaben, die eine
Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Region oder aus
einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte
Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im
Wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Abs. 1
TRIPS).

Die Begriffsbestimmung von Art. 22 Abs. 1 TRIPS umfasst demnach drei Elemente
(dazu Strauch, a.a.O., N. 2-15 zu Art. 22 TRIPS; Knaak, a.a.O., S. 128):
- Es muss sich um eine Ware handeln; Dienstleistungen sind nicht erfasst.
- Geschützt sind Angaben, "die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines
Mitglieds oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet
stammend kennzeichnen", also lokale Ortsbezeichnungen wie auch Ländernamen,
aber auch mittelbare Angaben, durch die sich ein Bezug zu dem Gebiet herstellen
lassen.
- Zwischen der Ware und der geografischen Herkunft muss ein Zusammenhang
bestehen in dem Sinn, dass "eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder
ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im Wesentlichen" auf ihrer
geografischen Herkunft beruht.

3.3 Die ersten beiden Elemente sind vorliegend klarerweise gegeben. Das Gesuch
betrifft "Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails aus Rum sowie Rum
enthaltende alkoholische Getränke" und damit Waren im Sinne von Art. 22 Abs. 1
TRIPS. Sodann ist unangefochten festgestellt, dass "Zacapa" der Name einer
Ortschaft in Guatemala mit zirka 35'000 Einwohnern respektive der Name eines
Departements in Guatemala mit Hauptort Zacapa ist.
Das IGE bejaht das dritte Element aufgrund des engen Bezugs zwischen der
geografischen Herkunft und der Qualität bzw. der Beschaffenheit von Weinen und
Spirituosen immer dann, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass am
entsprechenden Ort Weine oder Spirituosen hergestellt werden (Schreiben des IGE
vom 23. Dezember 2008 S. 6). Das ist hier der Fall, nachdem unangefochten
festgestellt ist, dass die Y.________ S.A. in Zacapa Rum für die
Beschwerdeführerin produziert.

Die Vorinstanz fasste das dritte Element für Spirituosen enger. Unter
Bezugnahme auf die Meinung von Meisser/Aschmann (a.a.O., S. 244) erwog sie, da
viele Spirituosen nach international bekannten Herstellungsmethoden aus
Rohstoffen verschiedenster Herkunft gebrannt würden, ohne dass sich Qualität
oder andere Eigenschaften änderten, beschränke sich hinsichtlich Spirituosen
der Schutz des TRIPS auf jene geografischen Bezeichnungen, die einen bestimmten
Ruf besässen und jene Produkte, die durch lokale Verhältnisse geprägt seien.
Sie gelangte in der Folge zum Schluss, dass vorliegend diese Voraussetzung
erfüllt sei, da Rum zu den Spirituosen zähle, die durch lokale Verhältnisse
geprägt seien. Hinzu komme, dass der von der Y.________ S.A. in Zacapa
produzierte "Ron Zacapa Centenario" als einer der besten Rums der Welt
bezeichnet werde und so, zusammen mit weiteren Rums der Herstellerin (z.B. "Ron
Zacapa Etiqueta Negra"), Zacapa einen bestimmten Ruf verleihe als Ort, an dem
qualitativ hochwertiger Rum produziert werde respektive worden sei. Sie
erachtete damit auch die erforderliche Verbindung zwischen Ware und
geografischer Herkunft als erfüllt und bejahte das Vorliegen einer
geografischen Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS.

3.4 Diese Beurteilung ist nicht zu beanstanden. Was die Beschwerdeführerin
dagegen vorbringt, verfängt nicht:
3.4.1 Sie macht geltend, die Vorinstanz gehe davon aus, dass "Zacapa" eine
einfache geografische Herkunftsangabe sei. Bereits diese Grundannahme sei
jedoch unrichtig. Dieser Einwand entbehrt der Grundlage, hat die Vorinstanz
doch gerade geprüft, ob eine qualifizierte Herkunftsangabe vorliege. Dies
bejahte sie gestützt auf die tatsächliche Feststellung, dass die geografische
Herkunft bestimmte Eigenschaften der Ware präge oder ihr einen besonderen Ruf
verleihe.
3.4.2 Auf die in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin erhobenen
Sachverhaltsrügen kann mangels rechtsgenüglicher Begründung nicht eingetreten
werden.

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder
auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die
Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann
(Art. 97 Abs. 1 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich"
(BGE 135 III 397 E. 1.5).

Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz
anfechten will, muss substanziiert aufzeigen, inwiefern die Voraussetzungen
einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei
rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre. Soweit der
Beschwerdeführer den Sachverhalt ergänzen will, hat er zudem mit Aktenhinweisen
darzulegen, dass er entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche
Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat. Auf
eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen
Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (BGE 133 III 350 E. 1.3 S.
351 f.; 393 E. 7.1 S. 398; 462 E. 2.4 S. 466 f.; II 249 E. 1.4.3; Urteile
4A_385/2010 vom 12. Januar 2011, E. 1.4, nicht publ. in: BGE 137 III xxx;
4A_214/2008 vom 9. Juli 2008 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 134 III 570).

Die Beschwerdeführerin missachtet diese Anforderungen, indem sie lediglich
vorbringt, das Bundesverwaltungsgericht erwähne nicht, dass es noch Ortschaften
mit demselben Namen "Zacapa" in Honduras und Kolumbien gebe. Soweit das
Bundesgericht dies für relevant halte, werde eine wesentlich unvollständige
Feststellung des Sachverhalts gerügt. In der gleichen unsubstanziierten Art
trägt sie vor, die Vorinstanz erwähne den Gebrauch des Namens "Zacapa" durch
die Beschwerdeführerin seit 1976 nicht. Soweit das Bundesgericht dies für
relevant halte, werde eine wesentlich unvollständige Feststellung des
Sachverhalts gerügt. Die Beschwerdeführerin belegt nicht mit Aktenhinweisen,
dass sie die entsprechenden Behauptungen vor der Vorinstanz eingebracht hat,
und vor allem zeigt sie nicht auf, dass die Berücksichtigung dieser Umstände
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein könnte. Deren
Entscheiderheblichkeit ist denn auch nicht ersichtlich. Eine
Sachverhaltsergänzung hat daher zu unterbleiben.
3.4.3 Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz sodann eine willkürliche und
zirkuläre Begründung vor, indem sie wegen der Bekanntheit des Zeichens "Zacapa"
gleichwohl sogar eine qualifizierte geografische Herkunftsangabe angenommen
habe. Der von der Beschwerdeführerin aufgebaute Ruf sei als Ruf des
Markeninhabers und nicht als Ruf der geografischen Herkunft aufzufassen. Der
gute Ruf des "Zacapa"-Rums sei nicht dem geografischen Ursprung, sondern
(produktionstechnischen und marketingmässigen) Anstrengungen der
Beschwerdeführerin zuzuschreiben.

Die Vorinstanz stützte sich für ihre Feststellung, dass der von der Y.________
S.A. in Zacapa produzierte "Ron Zacapa Centenario" als einer der besten Rums
der Welt bezeichnet werde und so, zusammen mit weiteren Rums dieser
Herstellerin (z.B. "Ron Zacapa Etiqueta Negra"), Zacapa einen bestimmten Ruf
verleihe als Ort, an dem qualitativ hochwertiger Rum produziert werde
respektive worden sei, auf einen von der Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz
eingereichten Ausdruck einer Wikipedia Webseite mit entsprechenden Angaben. Mit
Blick auf diese Angaben erscheint die Annahme der Vorinstanz nicht willkürlich,
dass der gute Ruf der genannten "Zacapa"-Rums mit der Herkunft aus Zacapa
verbunden werde. Die Beschwerdeführerin gesteht selbst zu, dass der angeblich
von ihr für ihre Marke aufgebaute hervorragende Ruf auf die Provinz Zacapa
"abgefärbt" habe.

Unbegründet ist schliesslich der Vorwurf, die Schutzverweigerung sei "im Lichte
der teleologischen Bindung der TRIPS-Regelungen an den Schutz im Heimatland
unsinnig". Die Vorinstanz verkannte nicht, dass die Regelung von Art. 23 Abs. 2
TRIPS auf dem Ursprungslandprinzip beruht. Entsprechend prüfte sie die Ausnahme
nach Art. 24 Abs. 9 TRIPS, wonach die Verpflichtung zum Schutz einer
Herkunftsangabe entfällt, die im Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt
ist oder dort nicht mehr verwendet wird (dazu Erwägung 4.3). Die Argumentation
der Beschwerdeführerin baut zudem auf ihrer nicht erhärteten Behauptung auf, es
bestehe vorliegend lediglich eine Verbindung zwischen der Ware und ihrem
Hersteller, nicht aber zwischen der Ware und ihrem geografischen Ursprung.
Diese Behauptung hat sich als unzutreffend erwiesen, stellte die Vorinstanz
doch gegenteils in nicht willkürlicher Weise fest, dass Zacapa einen bestimmten
Ruf als Ort geniesst, an dem qualitativ hochwertiger Rum produziert wird resp.
wurde. Auch hielt sie fest, dass Rum zu den Spirituosen gehöre, die durch
örtliche Gegebenheiten geprägt werden (dazu Erwägung 3.4.4). Die Vorinstanz
bejahte mithin einen Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunft. Dem
Zweck der Regelung von Art. 22-24 TRIPS, der Gewährleistung eines
internationalen Schutzes geografischer Herkunftsangaben, wurde daher mit dem
angefochtenen Urteil nachgelebt und nicht zuwidergehandelt. Der ohnehin zu
wenig konkretisierte Vorwurf, die Vorinstanz habe Art. 22 Abs. 1 TRIPS und Art.
23 Abs. 2 TRIPS "falsch" bzw. "zu extensiv" ausgelegt, kann ebenfalls nicht
nachvollzogen werden. In der Lehre wird zwecks Sicherstellung des
internationalen Schutzes von geografischen Angaben gerade umgekehrt gefordert,
die Anforderungen an den erforderlichen Zusammenhang zwischen Ware und
geografischer Herkunft möglichst tief anzusetzen (Knaak, a.a.O., S. 129). Es
bestehen überdies Pläne, den Anwendungsbereich von Art. 23 TRIPS künftig
generell auszudehnen (Addor/Grazioli, Geographical Indications beyond Wines and
Spirits, The Journal of World Intellectual Property, 2002, S. 865 ff., 891).
Eine zu extensive Auslegung von Art. 22 Abs. 1 TRIPS und Art. 23 Abs. 2 TRIPS
ist nicht erkennbar.

Die Einwände gegen die vorinstanzliche Annahme, dass der gute Ruf des
"Zacapa"-Rums (auch) mit seiner Herkunft verbunden werde, erweisen sich demnach
als nicht stichhaltig.
3.4.4 Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin, dass Rum zu den Spirituosen
gehöre, die durch lokale Verhältnisse geprägt seien.

Die Vorinstanz führte gestützt auf Unterlagen des IGE (Beilagen 5-7 zur
Stellungnahme des IGE vom 4. September 2009) aus, mit dem Wort "Rum" (engl.:
rum; französ.: Rhum; span. und portug.: Ron) werde international eine
Spirituose bezeichnet, die schon seit etwa 350 Jahren unter diesem Begriff als
ein alkoholisches Produkt aus Zuckerrohr bekannt sei. Kaum eine andere
Spirituose zeige derartig unterschiedliche Typen und Qualitäten wie der Rum.
Die jeweiligen regionalen Bedingungen, die in jeder Rumbrennerei andersartige
Verfahrensweise und [die] spezifischen Rohstoffe sowie die landeseigenen
Trinkgewohnheiten und besondere Verbrauchererwartungen liessen eine Vielzahl
einzelner Rumtypen und -qualitäten entstehen. Gemeinsam seien jedoch all diesen
Erzeugnissen die wichtigsten Ausgangsstoffe: Zuckerrohr bzw. Melasse als
Nebenprodukt der Zuckergewinnung aus Zuckerrohr. Daraus erhelle, dass Rum wie
Whisky zu den Spirituosen zähle, die durch lokale Verhältnisse geprägt seien.
Tatsache sei, dass Rum einerseits auf der Grundlage eines landwirtschaftlichen
Produkts (Zuckerrohr) produziert werde, dessen Qualität vom örtlichen Klima und
der Bodenbeschaffenheit abhänge, und dass die Herstellungsweise von Ort zu Ort
differieren könne bzw. tatsächlich differiere, was sich in den
unterschiedlichen Rumtypen ausdrücke.

Die Beschwerdeführerin vermag diese Feststellungen der Vorinstanz nicht als
willkürlich auszuweisen. Sie beruhen entgegen der Behauptung der
Beschwerdeführerin auf Belegen, namentlich auf der Abhandlung von Erich Kolb,
Spirituosen-Technologie, Hamburg 2004, S. 56 (Beilage 6 zur Stellungnahme des
IGE vom 4. September 2009).

Die Beschwerdeführerin behauptet in diesem Zusammenhang, es sei durch die
Erklärung des Bürgermeisters von Zacapa bereits vor dem IGE nachgewiesen
worden, dass die Provinz Zacapa weder besonders viel Zuckerrohr herstelle, noch
Zuckerrohr von besonderer Qualität. In der Übergehung bzw.
Nichtberücksichtigung dieses Umstands sowie der entsprechenden Erklärung des
Bürgermeisters von Zacapa liege ebenfalls eine willkürliche
Sachverhaltsfeststellung. Dem kann nicht gefolgt werden, denn die
Beschwerdeführerin belegt nicht mit Aktenhinweisen, dass sie vor dem IGE einen
entsprechenden Nachweis erbracht hätte, der von der Vorinstanz unbeachtet
geblieben wäre. Im Weiteren bringt die Beschwerdeführerin erstmals im
bundesgerichtlichen Verfahren vor, sie bzw. die mit ihr verbundenen Unternehmen
hätten seit jeher vor allem mit Zuckerrohr aus anderen Provinzen produziert,
sodass das verwendete Zuckerrohr aus der Provinz Zacapa mit Sicherheit keinen
prägenden Einfluss auf die Qualität ihrer Produkte ausgeübt haben könne, wofür
sie jeden Beweis antrete, insbesondere ein Gutachten. Mit diesen neuen
Tatsachenbehauptungen und Beweisanträgen ist die Beschwerdeführerin
ausgeschlossen (Art. 99 Abs. 1 BGG). Zu deren Vorbringen hat nicht erst der
angefochtene Entscheid Anlass gegeben, bildete doch die Frage, ob eine
geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS vorliegt, und damit
diejenige nach dem hinlänglichen Zusammenhang zwischen der Ware und ihrer
geografischen Herkunft von Anfang an Gegenstand des Verfahrens. Die
Beschwerdeführerin hatte damit schon vor dem Urteil der Vorinstanz Anlass, die
besagten Behauptungen vorzubringen, wenn sie ihnen Relevanz für die
Entscheidung der aufgeworfenen Frage beimass.

Weiter rügt die Beschwerdeführerin einen Verstoss gegen Art. 6quinquies B PVÜ
und Art. 15 TRIPS sowie eine "willkürliche Verletzung" von Art. 8 ZGB, indem
die Vorinstanz ihr den Beweis dafür auferlegt habe, dass die Verlegung ihrer
Produktionsstätten ohne Auswirkungen auf die Qualität und den Geschmack des von
ihr produzierten Rums geblieben sei. Diese Rüge basiert auf einem
unzutreffenden Verständnis des angefochtenen Entscheids. Die Vorinstanz
erachtete den Umstand, dass Rum durch die lokalen Verhältnisse geprägt wird,
gestützt auf die vom IGE angeführten Belege für erwiesen. Diesen Nachweis
vermochte die Beschwerdeführerin durch ihre blosse unsubstanziierte Behauptung,
die Verlegung der Produktionsstätte sei ohne Auswirkung auf die Qualität und
den Geschmack des von ihr produzierten Rums geblieben, nicht zu widerlegen. Die
Vorinstanz auferlegte mithin nicht der Beschwerdeführerin die Beweislast für
die hinlängliche Verbindung zwischen Ware und ihrer Herkunft, sondern erachtete
den Gegenbeweis für nicht erbracht. Darin liegt keine rechtswidrige Verteilung
der Beweislast.

Wenn die Beschwerdeführerin schliesslich vorbringt, auf die
"Wikipedia-Beweismittel" und die übrigen Internetausdrücke könne nicht
abgestellt werden, da sich in der Wikipedia zahlreiche Fehler finden würden,
übergeht sie, dass sie die Wikipedia-Angaben, auf die sich die Vorinstanz
stützte, teilweise selber ins Recht legte. Sodann tut sie weder dar noch
behauptet sie, dass die Informationen auf den von der Vorinstanz konkret
berücksichtigten Beweismitteln fehlerhaft seien.

Zusammenfassend erweist sich die Feststellung der Vorinstanz, dass Rum zu den
Spirituosen gehört, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind, als nicht
willkürlich.
3.4.5 "Der Vollständigkeit halber" beanstandet die Beschwerdeführerin die
Begründung der Vorinstanz als nicht ausreichend, da sie sich nicht dazu
geäussert habe, was als wesentliche oder unwesentliche Elemente in der
jeweiligen Herkunftsregion anzusehen sei. Im Vordergrund stünden aber nicht
geografisch gebundene Tätigkeiten, weshalb auch in diesem Lichte keine
geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS begründet
werden könne.

Nach der Begriffsumschreibung von Art. 22 Abs. 1 TRIPS muss eine bestimmte
Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im
Wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben sein. Aus dem von der
Beschwerdeführerin behaupteten Umstand, dass die Qualität eines Rums auch von
Faktoren mitbestimmt wird, die von den örtlichen Gegebenheiten losgelöst sind,
kann nicht gefolgert werden, dass die lokalen Verhältnisse keinen wesentlichen
Einfluss besitzen. Indem die Vorinstanz namentlich das Grundprodukt
(Zuckerrohr), auf dessen Grundlage Rum produziert wird und dessen Qualität vom
örtlichen Klima und der Bodenbeschaffenheit abhängt, erwähnte sowie auf dessen
örtlich differierende Herstellungsweise hinwies, begründete sie hinlänglich,
dass sie von einem im Wesentlichen vorliegenden Konnex zur geografischen
Herkunft ausging.

3.5 Zusammenfassend hat die Vorinstanz im Zeichen "Zacapa" zu Recht eine
geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS erblickt.

3.6 Liegt aber eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS vor,
ist die Eintragung als Marke für "Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum,
Cocktails aus Rum sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke", die nicht den
entsprechenden Ursprung haben, mithin nicht aus der Provinz Zacapa stammen,
nach Art. 23 Abs. 2 TRIPS zu untersagen.

Weder im Verfahren vor dem IGE noch vor der Vorinstanz hat die
Beschwerdeführerin für ihr Eintragungsgesuch eine Einschränkung des
Warenverzeichnisses formuliert. Erstmals vor Bundesgericht stellt sie das
Eventualbegehren, es sei die Marke "Zacapa" (Eintragungsgesuch Nr.
111.________) mit der Einschränkung "alle Waren aus Guatemala stammend"
vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Darauf kann nicht
eingetreten werden. Das Bundesgericht überprüft im Beschwerdeverfahren, ob das
IGE bzw. die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch, so wie es von der
Beschwerdeführerin gestellt wurde, zu Recht oder zu Unrecht abgelehnt hat. Das
Gesuch wurde aber nicht auf "Waren aus Guatemala" beschränkt. Im Übrigen
begründet die Beschwerdeführerin ihr Eventualbegehren in der Beschwerdeschrift
mit keinem Wort.

4.
Die Beschwerdeführerin macht ausserdem geltend, die Vorinstanz habe durch ihr
Urteil die Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4 und 5 sowie insbesondere
Abs. 9 TRIPS zum Schutz geografischer Angaben (Art. 22 und 23 TRIPS) verletzt.

4.1 Die Ausnahmebestimmung von Art. 24 Abs. 4 TRIPS wandte die Vorinstanz nicht
an, da sie nur für Angehörige des Schutzlandes, d.h. vorliegend der Schweiz,
gilt, die Beschwerdeführerin ihren Sitz aber in Z.________ hat. Inwiefern die
Vorinstanz dadurch Art. 24 Abs. 4 TRIPS verletzt haben soll, begründet die
Beschwerdeführerin nicht. Auf diese Rüge ist daher nicht einzutreten.

4.2 Art. 24 Abs. 5 TRIPS lautet wie folgt: Wurde eine Marke gutgläubig
angemeldet oder eingetragen oder wurden Rechte an einer Marke durch gutgläubige
Benutzung erworben, a) bevor diese Bestimmungen in diesem Mitgliedstaat im
Sinne von Teil VI Anwendung finden oder b) bevor die geografische Angabe in
ihrem Ursprungsland geschützt ist, so dürfen die zur Umsetzung dieses
Abschnitts getroffenen Massnahmen die Eintragungsfähigkeit oder die Gültigkeit
der Eintragung einer Marke oder das Recht auf Benutzung einer Marke nicht
aufgrund der Tatsache beeinträchtigen, dass die Marke mit einer geografischen
Angabe identisch oder ihr ähnlich ist.

Diese Ausnahmebestimmung gewährt den Weiterbestand gutgläubig erworbener
Marken, die eine geografische Angabe eines Mitgliedstaates enthalten oder ihr
ähnlich sind. Nebst dem Erfordernis der Gutgläubigkeit ist vorausgesetzt, dass
das Markenrecht erworben wurde, bevor die Bestimmungen des TRIPS in diesem
Mitgliedstaat im Sinne von Teil VI Anwendung fanden oder bevor die geografische
Angabe in ihrem Ursprungsland geschützt wurde (Knaak, a.a.O., S. 136; Strauch,
a.a.O., N. 17 zu Art. 24 TRIPS; Staehelin, a.a.O., S. 118 f.). Dabei genügt für
die Alternative, die auf den Zeitpunkt des Schutzes der betreffenden
geografischen Angabe abstellt, dass ein Schutz von geografischen Angaben
generell gewährt wird (Strauch, a.a.O., N. 24 zu Art. 24 TRIPS).

Die Vorinstanz erachtete die Voraussetzungen für die Anwendung dieser
Ausnahmebestimmung als nicht erfüllt. Sie verwarf zum einen die Meinung der
Beschwerdeführerin, dass die Bezeichnung "Zacapa" in Guatemala nicht geschützt
sei. Dabei betrachtete sie als wesentlich, dass Guatemala seit dem 1. November
2000 mit den Artikeln 78-80 des Gesetzes zum Schutz des geistigen Eigentums ein
Instrument zur Verfügung habe, um die Benutzung irreführender geografischer
Herkunftsangaben zu verbieten und insofern geografische Herkunftsangaben wie
"Zacapa" generell zu schützen. Zum anderen verneinte sie auch die
Gutgläubigkeit der Beschwerdeführerin bei Eintragung ihrer Marke. Sie erwog, da
"Zacapa" nicht nur der Name einer Stadt, sondern auch eines Departementes sei,
sei nicht anzunehmen, dass diese Bezeichnung in Guatemala keine
Herkunftsassoziation wecke, zumal in Zacapa Rum produziert werde. Die
Beschwerdeführerin habe daher bei Eintragung ihrer Marke nicht gutgläubig davon
ausgehen dürfen, dass es sich bei "Zacapa" nicht um eine Herkunftsbezeichnung
handle, die einem Markenschutz entgegenstehen könne.

Die Beschwerdeführerin kritisiert diese Erwägungen der Vorinstanz als rechtlich
unhaltbar und auf willkürlichen Feststellungen des Sachverhalts beruhend. Was
sie zur Begründung dieser Vorwürfe vorträgt, erfüllt indessen die Anforderungen
an eine hinlänglich begründete Sachverhaltsrüge (vgl. Erwägung 3.4.2) nicht.
Ebenso wenig kann ihren Ausführungen eine klar motivierte Rüge einer
Rechtsverletzung entnommen werden. Sie behauptet, qualifizierte geografische
Herkunftsangaben, wie sie durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützt würden, seien in
Guatemala von Gesetzes wegen Staatseigentum. Sie will aus dem Umstand, dass die
guatemaltekischen Behörden der Beschwerdeführerin im Jahre 2005 die
Markenanmeldung zugelassen haben, ableiten, dass es sich bei "Zacapa" nicht um
eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS handeln könne. Denn
es wäre undenkbar, dass der Staat Guatemala der Beschwerdeführerin die
Eintragung ihrer Wortmarke "Zacapa" gestattet hätte, wenn es sich dabei um eine
geografische Herkunftsangabe im Sinne von Art. 23 Abs. 2 TRIPS und damit um
Staatseigentum handeln würde. Weiter hätten die guatemaltekischen Behörden mit
der Markeneintragung zum Ausdruck gebracht, dass im Jahre 2005 keine besondere
Qualitätserwartung mit dem Zeichen "Zacapa" verbunden gewesen sei und kein
absoluter Ausschlussgrund vorgelegen habe. Auch dies bestätige die bisherigen
Darlegungen, wonach "Zacapa" keine geografische Herkunftsangabe im Sinne von
Art. 22 Abs. 1 TRIPS darstelle. Zudem folge daraus, dass die Markenanmeldungen
der Beschwerdeführerin gutgläubig gewesen seien.

Aus diesen Ausführungen ergibt sich keine Verletzung von Art. 24 Abs. 5 TRIPS
durch die Vorinstanz. Zum einen ist die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass
nur im Staatseigentum stehende Bezeichnungen geografische Angaben im Sinne von
Art. 22 Abs. 1 bzw. Art. 23 Abs. 2 TRIPS seien, neu und daher unzulässig (Art.
99 Abs. 1 BGG). Sie ist ohnehin durch nichts belegt, sondern vielmehr durch die
Nachforschungen des IGE widerlegt (vgl. die Angaben des IGE in seiner
Vernehmlassung Ziff. 11). Die Argumentation, die auf dieser Behauptung aufbaut,
entbehrt daher der Grundlage. Sodann sind die Gründe, die zur Eintragung der
Marke in Guatemala im Jahre 2005 führten, nicht bekannt. Aus dieser Eintragung
muss daher nicht auf einen Verzicht auf den Schutz geografischer Angaben
geschlossen werden. Auch folgt daraus nicht ohne weiteres, dass die
Markenanmeldungen gutgläubig erfolgten. Wie in Erwägung 3 dargetan, handelt es
sich entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin bei "Zacapa" um eine
geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS. Die Vorinstanz erwog
zutreffend, dass die Beschwerdeführerin dies bei der Markenanmeldung nicht
ausschliessen durfte. So sei nicht anzunehmen gewesen, dass diese Beziehung in
Guatemala keine Herkunftsassoziation wecke, da "Zacapa" nicht nur der Name
einer Stadt, sondern auch eines Departementes sei, in dem Rum produziert werde.
Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang wiederum einen Verstoss
gegen Art. 6quinquies B PVÜ und Art. 15 TRIPS sowie eine willkürliche
Verletzung von Art. 8 ZGB, weil die Vorinstanz ihr sinngemäss den Beweis dafür
auferlegt habe, dass die Bezeichnung "Zacapa" in Guatemala keine
Herkunftsassoziation betreffend Rum wecke. Die Rüge ist nicht nachvollziehbar.
Die Vorinstanz auferlegte nicht der Beschwerdeführerin den entsprechenden
Beweis, sondern zog aus den unbestrittenen Tatsachen, dass "Zacapa" eine Stadt
und ein Departement in Guatemala bezeichnet und dass dort Rum produziert werde,
den Schluss, dass nicht anzunehmen sei, diese Bezeichnung wecke in Guatemala
keine Herkunftsassoziation. Inwiefern dieser Schluss willkürlich sein soll,
zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf.

4.3 Nach Art. 24 Abs. 9 TRIPS besteht keine Verpflichtung, geografische Angaben
zu schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt sind
oder in diesem Land ungebräuchlich geworden sind.

Die Vorinstanz verneinte auch das Vorliegen einer entsprechenden Ausnahme von
der Schutzverpflichtung. Die Beschwerdeführerin macht eine willkürliche
Sachverhaltsfeststellung geltend, indem die Vorinstanz aus "blossen eigenen
Spekulationen" abgeleitet habe, "Zacapa" sei im Sinne des Rechts von Guatemala
als geografische Herkunftsangabe im Sinne des TRIPS geschützt. Diese Rüge ist
nicht nur unzulänglich begründet, sie entbehrt auch der Grundlage, hat die
Vorinstanz den beanstandeten Schluss doch nicht aus "blossen eigenen
Spekulationen" gezogen, sondern sich zutreffend auf die Artikel 78-80 des
guatemaltekischen Gesetzes zum Schutz des geistigen Eigentums gestützt.

Schliesslich argumentiert die Beschwerdeführerin, der fehlende Schutz im
Herkunftsland könne nicht nur auf der rechtlichen, sondern auch auf der
faktischen Ebene liegen, wie der Ausdruck "ungebräuchlich" zeige. Nun stehe
fest, dass die Beschwerdeführerin seit dem Jahre 2005 über eine Wortmarke
"Zacapa" in Guatemala für die hier strittigen Waren verfüge. Sie habe somit das
Recht, jeden Dritten vom Gebrauch dieses Zeichens auszuschliessen. Die
Beschwerdeführerin benütze die Marke markenmässig, jedenfalls nicht als
Herkunftsbezeichnung. Somit werde dieses Zeichen zumindest seit dem Jahre 2005
von niemanden (mehr) in Guatemala als geografische Herkunftsangabe genutzt,
sodass sie zumindest als "ungebräuchlich" im Sinne von Art. 24 Abs. 9 TRIPS
eingestuft werden müsse.

Art. 24 Abs. 9 TRIPS will insbesondere verhindern, dass im Herkunftsland zu
blossen Gattungsbezeichnungen degenerierte Herkunftsangaben in anderen Ländern
geschützt werden müssen (Knaak, a.a.O., S. 132 und 138; Strauch, a.a.O., N. 4
zu Art. 23 TRIPS). Dass dies hier zutreffen soll, ist nicht dargetan und folgt
nicht aus dem Eintrag der Marke "Zacapa" in Guatemala. Vielmehr ist mit der
Vorinstanz anzunehmen, dass ein erheblicher Teil des Adressatenkreises in
Guatemala mit der Bezeichnung "Zacapa" noch einen Herkunftshinweis verbindet.
Gestützt auf die vom IGE eingereichten Unterlagen, wonach der "Ron Zacapa"
unter Kennern wohlbekannt ist und mit zahlreichen Preisen bedacht wurde und der
"Ron Zacapa Centenario" von vielen Kritikern sogar als der beste Rum der Welt
bezeichnet wird, schloss die Vorinstanz, unter Rum-Liebhabern insbesondere in
Guatemala dürfte "Zacapa" als Bezeichnung für Rum mit einem bestimmten Ursprung
zumindest heute noch bekannt sein, weshalb es sich bei "Zacapa" nicht um eine
in Guatemala ungebräuchliche geografische Angabe handle. Entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin ist dieser Schluss der Vorinstanz nicht willkürlich,
sondern nachvollziehbar.

4.4 Zusammenfassend erweisen sich die Einwände der Beschwerdeführerin gegen die
Verneinung der Ausnahmetatbestände von Art. 24 Abs. 4, 5 und 9 TRIPS als
unbegründet, soweit auf diese eingetreten werden kann.

5.
Die Vorinstanz hat somit zu Recht erkannt, dass die Marke "Zacapa" (Gesuch-Nr.
111.________) im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 23 Abs. 2 TRIPS
gegen geltendes Recht verstösst und ihr daher der Schutz in der Schweiz zu
verweigern ist. Damit erübrigte sich eine Prüfung, ob das
Markeneintragungsgesuch auch gestützt auf Art. 2 lit. a und c MSchG abzulehnen
wäre. Der in diesem Zusammenhang gestellte Subeventualantrag der
Beschwerdeführerin auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz entfällt damit
ebenfalls.

6.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die
Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zu sprechen
(Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II,
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. April 2011

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Klett Hotz