Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 165



109 II 165

37. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Juni 1983
i.S. Inpaver AG gegen Birchler & Co. AG (Berufung) Regeste

    Art. 28 und 74 PatG. Klage auf Feststellung der Nichtigkeit.

    1. Das Interesse an der Nichtigkeitsklage muss im Zeitpunkt des
Urteils noch vorhanden sein. Lässt der Inhaber das Streitpatent während
des Prozesses erlöschen, so kann das Interesse insbesondere weiterbestehen,
wenn noch Ansprüche aus dem Patent hängig sind oder geltend gemacht werden
können (E. 2).

    2. Die Möglichkeit einer unlauteren Verwendung des erloschenen Patentes
zu Werbezwecken rechtfertigt dagegen keine Fortsetzung des Prozesses
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum erteilte der
Marpal AG, Chur, am 30. Juli 1970 das Patent Nr. 492430, dem eine
Erfindung des Hugo Degen für eine Untermatratze zu einem Liegemöbel
zugrunde lag. Das Patent ist am 22. Dezember 1972 auf die Inpaver AG,
Zug, übertragen worden. Die Matratzen werden von der Lattoflex Degen
AG in Lausen hergestellt, die mit den beiden Gesellschaften verbunden
ist und mit der Birchler & Co. AG, Schänis, seit Jahren in einem harten
Konkurrenzkampf steht.

    Am 3. August 1977 klagte die Birchler & Co. AG beim Kantonsgericht Zug
gegen die Inpaver AG auf Feststellung, dass das Patent Nr. 492430
von Anfang an nichtig gewesen sei. Die Beklagte bestritt ein
Rechtsschutzinteresse der Klägerin. Durch Zwischenbeschluss vom 10. Januar
1979 wies das Kantonsgericht diese Einrede ab. Es liess das Streitpatent
sodann durch einen Patentanwalt begutachten. Am 30. April 1979 erlosch
das Patent, weil die Beklagte die fällige Jahresgebühr nicht bezahlt hatte.

    Mit Urteil vom 22. Dezember 1982 verwarf das Kantonsgericht die
Einrede mangelnden Rechtsschutzinteresses erneut und trat auf Anträge der
Beklagten, das Patent gemäss Art. 27 PatG einzuschränken, nicht ein. Es
nahm ferner in Gutheissung der Klage davon Vormerk, dass die Beklagte
die Nichtigkeit des Patentes Nr. 492430 in der gegenwärtigen Fassung des
Patentanspruches anerkannt habe.

    B.- Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung und wegen Verletzung
von Art. 4 BV auch staatsrechtliche Beschwerde eingelegt. Mit der ersteren
beantragt sie, das Berufungsverfahren bis zur Erledigung der Beschwerde
zu sistieren, die Sache zur Festlegung des Streitwertes vorläufig an die
Vorinstanz zurückzuweisen und auf die Klage mangels Rechtsschutzinteresses
nicht einzutreten; eventuell seien Haupt- und Unteransprüche gemäss einer
von ihr vorgeschlagenen Fassung einzuschränken. Die Klägerin beantragt,
die Klage vollumfänglich gutzuheissen, das angefochtene Urteil also
zu bestätigen.

    Das Bundesgericht erkennt im Berufungsverfahren, dass der Prozess
als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Aus den Erwägungen:

Erwägung 2

    2.- Die Nichtigkeitsklage des Art. 28 PatG steht jedermann zu,
der ein Interesse nachweist. Die Beklagte sprach der Klägerin schon
in der Klageantwort ein solches Interesse ab und beantragte deshalb,
auf die Klage nicht einzutreten. Das Kantonsgericht hat die Einrede mit
Zwischenbeschluss vom 10. Januar 1979 verworfen. Es ist der Beklagten
nicht entgangen, dass sie diesen Beschluss mit der vorliegenden Berufung
gegen den Endentscheid ebenfalls anfechten konnte (Art. 48 Abs. 3 OG). Sie
hat davon keinen Gebrauch gemacht, sondern beruft sich auf die seither
eingetretene Tatsache, dass ihr Patent wegen Nichtzahlung der fälligen
Jahresgebühr am 30. April 1979 erloschen ist.

    Das Interesse an einer Feststellungsklage gemäss Art. 28 oder Art. 74
PatG muss auch im Zeitpunkt des Urteils noch vorhanden sein. Fällt es
im Verlauf des Verfahrens dahin, so ist dem Klagerecht die gesetzliche
Grundlage entzogen und der Prozess wird gegenstandslos; das entspricht
Art. 72 BZP, der auch im Berufungsverfahren anwendbar ist (Art. 40 OG;
BGE 102 II 125 E. 1 mit Hinweisen).

    Nach dem angefochtenen Urteil ist ein Interesse der Klägerin an einer
Feststellungsklage unbekümmert darum zu bejahen, dass das Streitpatent
inzwischen erloschen ist. Das Kantonsgericht nimmt an, die Beklagte
wolle sich nach ihren eigenen Angaben weiterhin ihrer Erfindungspatente
rühmen, die erloschenen Patente auch in Zukunft im wirtschaftlichen
Wettbewerb einsetzen. Auf ein nichtig erklärtes Patent dürfe sie sich
aber selbst rückblickend nicht mehr berufen, ohne unlauteren Wettbewerb
zu begehen. Insofern berühre daher die verlangte Feststellung über die
angebliche Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes in der Vergangenheit
auch die künftige Rechtsstellung der Parteien, was für die Annahme eines
Interesses an der Feststellung nach wie vor genüge.

    Die Nichtigkeitsklage bezweckt nicht die Nichtigerklärung, sondern
die Feststellung, dass ein Patent von Anfang an nichtig gewesen, also zu
Unrecht erteilt worden ist (BGE 108 II 226 E. 1a mit Hinweisen). Die
Beklagte bestreitet zu Recht nicht, dass ein Interesse an einer
solchen Feststellung auch nach Ablauf der Schutzdauer bestehen kann
(BGE 81 II 294 E. 1; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. II S. 1160;
BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. II 170; LEUCH,
N. 2 zu Art. 203 ZPO/BE, und ihm folgend auch BGE 91 II 149 gehen
zu weit). Ein weiterbestehendes Feststellungsinteresse ist nach der
angeführten Lehre und Rechtsprechung insbesondere zu bejahen, wenn gegen
den Nichtigkeitskläger, seine Abnehmer oder Lieferanten noch Ansprüche aus
dem erloschenen Patent hängig sind oder noch geltend gemacht werden können
(vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich, in Schweizerische
Mitteilungen für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1964 S. 87,
sowie Entscheide des Deutschen Bundesgerichtshofes, in GRUR 1966 S. 141
und 1981 S. 525). Die Beklagte legt dar, dass solche Ansprüche vorliegend
nicht erhoben worden und nicht mehr möglich sind. Etwas anderes ist weder
von der Vorinstanz festgestellt noch von der Klägerin im Berufungsverfahren
behauptet worden.

Erwägung 3

    3.- Das Kantonsgericht stellt entscheidend darauf ab, dass die
Beklagte auch in Zukunft mit ihren erloschenen Patenten zu werben gedenke.
Die Beklagte hält dem entgegen, sie habe nie eine derartige Werbung
beabsichtigt, sondern bloss darauf hingewiesen, dass ein solches Vorgehen
erlaubt wäre; dieser Unterschied werde vom Kantonsgericht übersehen. Ob
ein Versehen der Vorinstanz belegt ist, kann offen bleiben. Die Beklagte
erklärt jedenfalls auch vor Bundesgericht nicht, auf das vom Kantonsgericht
vermutete Vorhaben verzichten zu wollen; sie hält vielmehr daran fest,
es genüge, wenn sie in ihrer künftigen Werbung auf die Tatsache hinweise,
dass das Streitpatent erloschen sei. Unter diesen Umständen ist nicht
zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Vorhaben der Beklagten bei der
Prüfung der Frage, ob ein Interesse an der Nichtigkeitsklage weiterhin
zu bejahen sei, mitberücksichtigt wissen will; Werbung mit erloschenen
Patenten kann wettbewerbsrechtlich durchaus bedeutsam sein.

    Unlauteren Wettbewerb begeht namentlich, wer durch unrichtige oder
irreführende Angaben über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen
oder Geschäftsverhältnisse gegen Treu und Glauben verstösst (Art. 1
Abs. 2 lit. b UWG). Das tut auch, wer mit einem erteilten Patent wirbt,
obschon er weiss, dass es nichtig ist, oder er an der Rechtsbeständigkeit
seiner Eintragung ernsthaft zweifeln muss (BGE 108 II 226 E. 1a mit
Hinweisen). Das rechtfertigt jedoch keine Fortsetzung und Beendigung
des vorliegenden Prozesses durch ein Sachurteil. Zwar würde die
richterliche Feststellung der Nichtigkeit jede Werbung mit dem Streitpatent
ausschliessen. Wird der Prozess dagegen als gegenstandslos abgeschrieben,
so heisst das nicht, die Beklagte dürfe das Patent mit dem blossen Hinweis
auf dessen Erlöschen weiterhin in ihrer Werbung verwenden. Das darf ein
Patentinhaber selbst nach Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer nicht, wenn
ein Nichtigkeitsprozess nur wegen Zeitablaufs nicht zugunsten des Klägers
entschieden worden ist und der Beklagte die Nichtigkeit im Prozess durch
Einschränkung des Patentes teilweise anerkannt hat (Entscheid vom 8. Juni
1983 i.S. Birchler gegen Marpal). Das muss erst recht gelten, wenn der
Patentinhaber wie hier den Patentschutz absichtlich vorzeitig erlöschen
lässt, indem er die fällige Gebühr nicht bezahlt. Im einen wie im andern
Fall erfordern Treu und Glauben, dass er nicht nur den Nichtigkeitsprozess,
sondern auch die in Rechtskraft erwachsene teilweise Anerkennung der
Klage erwähnt, wenn er das Patent weiterhin zu Werbezwecken verwenden
will. Das muss die Beklagte sich hier um so mehr sagen lassen, als sie
nach dem gerichtlichen Gutachten ernsthafte Zweifel an der Gültigkeit
des Streitpatentes haben muss (vgl. BGE 108 II 227).

    Mit ihrem Hauptantrag, auf die Klage nicht einzutreten, weil der
Patentschutz schon während des kantonalen Verfahrens erloschen sei,
nimmt die Beklagte die dargelegte Beschränkung in ihrer Werbung in
Kauf. Unter diesen Umständen fehlt der Klägerin ein ausreichendes
Interesse, den Nichtigkeitsprozess gleichwohl fortzusetzen und auf
einem Sachurteil zu beharren. Der Prozess ist deshalb als gegenstandslos
geworden abzuschreiben, womit das angefochtene Urteil dahinfällt. Auf
den Eventualantrag der Beklagten, das Patent gemäss ihrem Vorschlag
einzuschränken, ist bei diesem Ergebnis nicht mehr einzutreten.