Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.348/1999
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4C.348/1999/rnd

              I.  Z I V I L A B T E I L U N G
              *******************************

                       12. April 2001

Es wirken mit: Bundesrichterin und Bundesrichter Walter,
Präsident, Leu, Corboz, Klett, Nyffeler und Gerichts-
schreiber Huguenin.

                         ---------

                         In Sachen

Hilti Aktiengesellschaft, FL-9494 Schaan, Klägerin und Beru-
fungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,

                           gegen

Franz  M ü l l e r, Eichelhäherstrasse 1, D-6200 Wiesbaden,
Beklagten und Berufungsbeklagten, vertreten durch Rechtsan-
walt Dr. Christian Hilti, Gotthardstrasse 53, Postfach 7028,
8023 Zürich,

                         betreffend
                          Patent,

hat sich ergeben:

     A.- Franz Müller ist Inhaber des am 20. November 1986
angemeldeten und am 31. Oktober 1990 erteilten Europäischen
Patentes Nr. 0 319 521, das eine Rohrschelle zum Gegenstand
hat. Die Hilti Aktiengesellschaft mit Sitz in Schaan im Für-
stentum Liechtenstein lässt Rohrschellen des Typs Hilti MP
vertreiben, welche nach Auffassung von Franz Müller das er-
wähnte Patent verletzen.

        Die Hilti Aktiengesellschaft reichte am 26. Oktober
1992 beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen
Franz Müller ein mit dem Rechtsbegehren, die Nichtigkeit des
schweizerischen und des liechtensteinischen Teils des Euro-
päischen Patents Nr. 0 319 521 festzustellen. Der Beklagte
beantragte die Abweisung der Klage und erhob Widerklage auf
Feststellung der Verletzung seines Patentes durch die Kläge-
rin, auf Erlass eines Verbotes weiterer Verletzung sowie auf
Gewinnherausgabe und Zahlung von Schadenersatz.

     B.- Am 13. Juli 1999 fällte das Handelsgericht folgen-
des Teilurteil:

 "1. Die Hauptklage (Nichtigkeitsklage) wird abgewiesen.

  2. In Gutheissung von Rechtsbegehren 1 der Widerklage wird
     festgestellt, dass die Klägerin die Rechte des Beklagten
     aus dem europäischen Patent Nr. 0 319 521 B1 in der
     Schweiz und in Liechtenstein verletzt, indem sie Rohr-
     schellen des Typs Hilti MP gemäss act. 4 sowie Hilti MP
     "Leicht" und Hilti MP "Standard" gemäss Farbprospekt
     act. 25/2 in den genannten Staaten herstellt beziehungs-
     weise herstellen lässt, feilhält, verkauft und in Ver-
     kehr bringt beziehungsweise feilhalten, verkaufen oder
     in Verkehr bringen lässt, die aus einem geteilten oder
     ungeteilten ringförmigen Bügel bestehen, wobei das eine
     Bügelende mit einem Gewindeflansch versehen ist, in den
     eine Spannschraube eingeschraubt ist und das andere
     Bügelende mit einem Verriegelungsflansch versehen ist,
     durch dessen Loch die Spannschraube mit Bezug auf ihre

     Mittellängsachse axial hindurchgeführt und der Schrau-
     benkopf dann mit einer mittels elastischem Ring be-
     festigten, verschwenkbaren Unterlegscheibe eingefangen
     werden kann.

  3. Der Klägerin wird in Gutheissung von Rechtsbegehren 2
     der Widerklage unter Androhung der Bestrafung ihrer
     Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im
     Widerhandlungsfalle untersagt, in der Schweiz und in
     Liechtenstein Rohrschellen gemäss Ziffer 2 hiervor
     herzustellen beziehungsweise herstellen zu lassen,
     feilzuhalten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen
     beziehungsweise feilhalten, verkaufen oder in Verkehr
     bringen zu lassen."

        Die Klägerin focht die Ziffern 2 und 3 des Teilur-
teils mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde an, auf welche
das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom
23. Dezember 2000 nicht eintrat.

     C.- Mit Berufung beantragt die Klägerin dem Bundesge-
richt, die Ziffern 2 und 3 des Teilurteils des Handelsge-
richts des Kantons Zürich vom 13. Juli 1999 aufzuheben und
die Verletzungswiderklage des Beklagten abzuweisen. Die Klä-
gerin stellt zudem den prozessualen Antrag, es sei gestützt
auf Art. 67 Ziff. 1 OG ein neuer Sachverständiger zu bestel-
len, der zur Frage der Verletzung des Streitpatentes durch
die Rohrschellen Hilti MP "Leicht" und "Standard" Stellung
nehmen soll.

        Der Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung
und des prozessualen Antrags.

            Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

     1.- a) Dispositivziffer 1 des Teilurteils des Handels-
gerichts wird mit der Berufung nicht angefochten. Damit kann
im vorliegenden Verfahren allein noch beurteilt werden, ob
das Handelsgericht zu Recht eine Verletzung des Europäischen
Patents Nr. 0 319 521 (nachfolgend: Streitpatent) durch die
Klägerin festgestellt und ihr ein entsprechendes Verbot auf-
erlegt hat.

        b) Mit dem angefochtenen Urteil hat das Handelsge-
richt bloss über einen Teil der vom Beklagten widerklagewei-
se geltend gemachten Rechtsbegehren entschieden. Noch nicht
beurteilt hat es dessen Begehren auf Gewinnherausgabe und
Zahlung von Schadenersatz. Mit der Berufung angefochten ist
somit ein materielles Teilurteil. Solche Urteile können nach
ständiger Rechtsprechung selbständig mit Berufung angefoch-
ten werden, wenn die davon erfassten Begehren zum Gegenstand
eines gesonderten Prozesses hätten gemacht werden können und
deren Beurteilung für den Entscheid über die verbleibenden
Begehren präjudiziell ist (BGE 124 III 406 E. 1 S. 409 mit
Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall
erfüllt.

     2.- Die Vorinstanz ist in Übereinstimmung mit dem
schriftlich abgegebenen Votum eines mitwirkenden Fachrich-
ters zum Ergebnis gelangt, dass die Rohrschellen der Kläge-
rin alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufwei-
sen, damit als Nachmachung in dessen Schutzbereich fallen
und das Patent verletzen. Mit der Berufung wird eingewendet,
die Auslegung des Streitpatentes durch die Vorinstanz sei
falsch, weil die mit der Erfindung gelöste Aufgabe, nämlich
die Verwendung kurzer Spannschrauben mit kurzen Spannwegen,
nicht berücksichtigt worden sei.

        a) Nach Art. 51 PatG ist die Erfindung in einem
oder mehreren Patentansprüchen zu definieren (Abs. 1). Die
Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des
Patents. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Aus-
legung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 2 und
3 PatG; ebenso Art. 69 Abs. 1 EPÜ [Übereinkommen über die
Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973], SR
0.232.142.2). Die Patentansprüche definieren gemäss Art. 69
EPÜ und - dem harmonisierten: vgl. BGE 120 II 71 E. 2 S. 73
- Art. 51 PatG den Gegenstand der Erfindung nach dem objek-
tivierten, normativen Gehalt aus der Sicht des Fachmanns
(BGE 122 III 81 E. 4a S. 83; Hans Peter Walter, Zwischen
Skylla und Charybdis - zur Auslegung der Patentansprüche
nach Art. 69 EPÜ, GRUR 1993, S. 350). Der Auslegung der Pa-
tentansprüche in ihrer technischen Anleitung kommt dabei
Vorrang gegenüber der Beschreibung zu, wenn sie enger oder
weiter gefasst sind als diese (Eugène Brunner, Der Schutzbe-
reich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht
- eine Spätlese, sic! 1998, S. 355 Ziff. 3).

        b) Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

    "Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit
     wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube
     schliessbar ist, deren Fuss auf der einen Seite der
     Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten
     Flansch hindurchführbar und festlegbar ist, dadurch ge-
     kennzeichnet, dass der Kopf der Spannschraube mit Bezug
     auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im
     Flansch hindurchführbar ist und durch eine vor dem Span-
     nen zwischen Kopf und Flansch eingeführte, mit einem am
     einen Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe
     gehalten ist."

        In der Beschreibung wird festgehalten, die Erfin-
dung betreffe eine Rohrschelle, bestehend aus einem ringför-
migen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine
Spannschraube schliessbar ist, deren Fuss auf der einen Sei-
te der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf

auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am
Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar
ist. Es wird sodann darauf hingewiesen, dass der Erfindung
die Aufgabe zugrunde liegt, eine Rohrschelle der beschriebe-
nen Art zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen
Spannschraube gut handhaben und leicht schliessen lässt.
Schliesslich wird hervorgehoben, die Erfindung biete den
Vorteil, dass die Spannschraube unabhängig von der Stärke
der Rohrschelle und vor allem auch bei nur geringem Spiel
zwischen Rohr und Rohrschelle, d.h. schmalem und bei Verwen-
dung einer Gummieinlage sogar minimalem Öffnungsspalt, mit
wenigen Umdrehungen gespannt werden und daher sehr kurz sein
kann.

        c) Die Auslegung des Patentanspruchs 1 ergibt nach
dem angefochtenen Urteil, dass die Erfindung eine Vereinfa-
chung des Schliessvorgangs der Rohrschelle zum Gegenstand
hat: Indem der Fuss der Spannschraube auf der einen Seite
der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert ist, hat sie beim
Montagevorgang eine definierte Lage. Beim Schliessen der
Rohrschelle wird die Spannschraube von allein axial durch
das Loch im gegenüberliegenden Flansch geführt. Im Anschluss
daran wird mit einem davon getrennten Vorgang und einem zu-
sätzlichen Teil, nämlich mit der mit einem am einen Ende
offenen Langloch ausgebildeten Unterlegscheibe der Kopf der
Spannschraube zurückgehalten. Darauf wird die Spannschraube
festgezogen.

        Im Zusammenhang mit der Frage der unzulässigen Er-
weiterung des Streitpatents hält das Handelsgericht fest,
der Fachmann entnehme der Beschreibung namentlich, es sei in
Bezug auf die Ausgestaltung der Unterlegscheibe wesentlich,
dass sie ein an einem Ende offenes Langloch hat, damit sie
die erfindungsgemässe Funktion erfüllen kann. Dagegen werde
dem Fachmann mit der Empfehlung, die Unterlegscheibe derart
auszubilden, dass sie in radialer Richtung auf dem Flansch

geführt wird, womit eine sehr kurze Spannschraube verwendet
werden kann, lediglich ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Erfindung gezeigt. Aus diesem Grund lehnt es das Han-
delsgericht ab, die Anleitung im Patentanspruch 1, wonach
die Unterlegscheibe vor dem Spannen zwischen Kopf und
Flansch "eingeführt" wird, aufgrund der in der Beschreibung
genannten Aufgabenstellung dahingehend einzuschränken, dass
diese "eingeschoben" werde.

        d) Die Klägerin ersucht unter Berufung auf Art. 67
Ziff. 1 OG um Bestellung eines neuen Sachverständigen, der
die Frage der Verletzung des Streitpatentes zu begutachten
hätte.

        Die Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. 1 OG gibt
dem Bundesgericht die Möglichkeit, die tatsächlichen Fest-
stellungen der kantonalen Instanz über technische Verhält-
nisse im Berufungsverfahren zu überprüfen und zu diesem
Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen zu treffen. Eine
derartige Überprüfung rechtfertigt sich jedoch nur, wenn die
vorinstanzlichen Feststellungen ernsthaften Zweifeln unter-
liegen, insbesondere wenn sie unklar oder widersprüchlich
sind oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die
Vorinstanz oder der im kantonalen Verfahren beigezogene
Sachverständige von falschen Rechtsbegriffen ausgegangen
sind oder sonstwie die technischen Fragen nicht richtig ge-
stellt haben (BGE vom 9. Dezember 1998, E. 2a, abgedruckt in
sic! 1999 294; BGE vom 17. November 1989, E. 2a, abgedruckt
in SMI 1990, 133 ff.; BGE 120 II 312 E. 3b S. 315; 114 II 82
E. 2a S. 85). Die Klägerin behauptet zu Recht nicht, dass
der Fachrichter und ihm folgend die Vorinstanz die techni-
schen Fragen nicht richtig gestellt haben. Der Fachrichter
ist denn auch korrekt vorgegangen, indem er die einzelnen
Merkmale gemäss Patentanspruch 1 mit den von der Klägerin
vertriebenen Ausführungsformen von Rohrschellen verglichen
hat (vgl. Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen,

2. Auflage 2000, N. 15 zu Art. 69 EPÜ; Brunner, a.a.O.,
S. 356). Nach Auffassung der Klägerin ist vielmehr entschei-
dend, dass das erwähnte "Einführen" der Unterlegscheibe ge-
stützt auf die in der Beschreibung genannte Aufgabenstellung
auf ein "Einschieben" beschränkt werden muss. In diesem
Punkt besteht aber kein Anlass, die technischen Feststellun-
gen der Vorinstanz gestützt auf Art. 67 Ziff. 1 OG in Frage
zu stellen und zu überprüfen. Aus dem angefochtenen Urteil
geht ohne weiteres hervor, dass der Fachmann das "Einführen"
dann einschränkend als "Einschieben" auffasst, wenn er sich
eine Rohrschelle gemäss Streitpatent mit der kürzest mögli-
chen Spannschraube vorstellt. Die Vorinstanz hat indessen
übereinstimmend mit dem Fachrichter angenommen, dass die
Verwendung einer möglichst kurzen Spannschraube lediglich
eine bevorzugte Ausführungsform der Rohrschelle gemäss
Streitpatent bildet, während im Übrigen wesentlich ist, dass
die Unterlegscheibe ein an einem Ende offenes Langloch auf-
weisen muss und sie ohne weiteres, "z.B. irgendwie von Hand",
auf einer beliebig gekrümmten Bewegungsbahn eingeführt wer-
den kann. Da diese Feststellungen weder unklar noch wider-
sprüchlich sind, scheidet die Anwendung von Art. 67 Ziff. 1
OG aus.

        e) Die Klägerin kritisiert die durch die Vorinstanz
vorgenommene Auslegung des Streitpatents namentlich unter
Hinweis auf das Urteil des Deutschen Bundesgerichtshofs vom
2. März 1999 in Sachen Müpro GmbH gegen Hilti Deutschland
GmbH und Egbert Appel. In diesem Urteil, das ebenfalls das
Europäische Patent Nr. 0 319 521 zum Gegenstand hat, ist der
Bundesgerichtshof davon ausgegangen, dass der Inhalt einer
Patentschrift den Offenbarungsgehalt eines Patents begrenzen
könne, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Patentschrift
eine engere Lehre entnehme, als diejenige, die der Wortlaut
eines Merkmals zu vermitteln scheint. Der Bundesgerichtshof
hat aufgrund der Aufgabenstellung in der Beschreibung ge-
schlossen, dass die Verkürzung der Spannschrauben und Spann-

wege derart eindeutig im Vordergrund der Lehre des Streitpa-
tents stehe, dass darin nicht lediglich einer von mehreren
gleichwertigen Teilaspekten gesehen werden könne und sich
die Lehre des Patents nicht auf eine "gewisse Verkürzung" in
völlig unbestimmter Grössenordnung beschränke, sondern ganz
betont die Verwendung "sehr kurzer" Schrauben ermöglichen
wolle, die mit "wenigen Umdrehungen" gespannt werden können.

        Es trifft zwar zu, dass ausländischen Gerichtsur-
teilen zur selben Patentfrage im Rahmen harmonisierter Aus-
legung gemäss Art. 69 EPÜ im Interesse der anzustrebenden
Kohärenz wenn möglich Rechnung zu tragen ist (vgl. Hans
Peter Walter, Die Auslegung staatsvertraglichen und harmo-
nisierten Rechts: Gewicht und Bedeutung von Entscheidungen
ausländischer Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA,
GRUR 1998, S. 886 ff., S. 871 Ziff. 3). Dennoch kann der
Ansicht des Bundesgerichtshofs im vorliegenden Fall nicht
zugestimmt werden. Mit der Vorinstanz ist vielmehr das
Merkmal des "Einführens" der Unterlegscheibe gemäss Patent-
anspruch 1 im wörtlichen und technisch einleuchtenden Sinn
des Einführens auf einer beliebig gekrümmten Bewegungsbahn
zu verstehen und nicht auf ein geradliniges "Einschieben"
einzuschränken. Denn die technische Anleitung des Patentan-
spruchs 1 beschränkt sich nicht auf die - für kurze Schrau-
ben und Spannwege optimale - Art des Einführens der Unter-
legscheibe, sondern umfasst auch ein Vorgehen, bei dem län-
gere Schrauben verwendet werden. In diesem Zusammenhang ist
der Cour d'Appel von Paris beizustimmen, welche in ihrem
Entscheid vom 19. November 1999 (i.S. Franz Müller und Müpro
GmbH gegen Hilti France) zum Ergebnis gekommen ist, dass die
durch das Streitpatent beanspruchte Lehre nicht auf die Ver-
wendung der kürzest möglichen Schrauben bzw. kürzerer
Schrauben als jene der Hilti-Rohrschellen zu beschränken
ist, sondern die Erwähnung der "sehr kurzen Spannschraube"

in der Patentbeschreibung als Vergleich mit den Schrauben-
längen gemäss dem vorbekannten Stand der Technik (DE-A-33 08
459) zu verstehen ist. Das Merkmal des "Einführens" der Un-
terlegscheibe zwischen Schraubenkopf und Flansch vermittelt
in seiner sprachlichen Bedeutung auch für den Fachmann eine
technisch sinnvolle Anleitung, wie im angefochtenen Urteil
überzeugend dargelegt wird, und ist daher entgegen der mit
der Berufung vertretenen Ansicht nicht auf ein "Einschieben"
zwischen Kopf und Flansch einzuschränken.

        Mit der Berufung wird im Übrigen nicht in Frage ge-
stellt, dass die Rohrschellen des Typs Hilti MP das so aus-
gelegte Streitpatent verletzen. Das angefochtene Urteil ist
deshalb mangels entsprechender Berufungsvorbringen insoweit
nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).

     3.- Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und
das angefochtene Urteil zu bestätigen.

        Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Ge-
richtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG).
Diese hat den Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren
zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

             Demnach erkennt das Bundesgericht:

     1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Teil-Urteil
des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 13. Juli 1999
wird bestätigt.

     2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird der Klä-
gerin auferlegt.

     3.- Die Klägerin hat den Beklagten für das bundesge-
richtliche Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.

     4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsge-
richt des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

                       ______________

Lausanne, 12. April 2001

               Im Namen der I. Zivilabteilung
             des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
                       Der Präsident:

                   Der Gerichtsschreiber: