Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.111/2001
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4C.111/2001/rnd

              I.  Z I V I L A B T E I L U N G
              *******************************

                     19. Dezember 2001

Es wirken mit: Bundesrichterin und Bundesrichter Walter,
Präsident, Leu, Corboz, Klett, Nyffeler und Gerichts-
schreiber Huguenin.

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                         In Sachen

SCW Swiss Classic Watches F. Schifferle, Kirchweg 12,
5422 Oberehrendingen, Kläger und Berufungskläger, vertreten
durch Fürsprecher Jürg Müller, Münstergasse 38, 3011 Bern,

                           gegen

Porsche Design Management GmbH & Co. KG, Giselakai 37,
A-5020 Salzburg, Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten
durch Rechtsanwalt Dr. Robert G. Briner, Löwenstrasse 1,
8001 Zürich,

                         betreffend
                     Markenschutz; UWG,

hat sich ergeben:

     A.- F. Schifferle ist Inhaber der Einzelfirma SCW Swiss
Classic Watches. Er reichte am 23. August 2000 beim Handels-
gericht des Kantons Bern Klage ein gegen die in Salzburg an-
sässige Porsche Design Management GmbH & Co. KG mit dem Be-
gehren, die Nichtigkeit des schweizerischen Anteils der IR-
Marke 659 373 ORFINA festzustellen und der Beklagten unter
Androhung der Straffolgen von Art. 291 StGB zu verbieten,
die Bezeichnung ORFINA im Geschäftsverkehr, namentlich zur
Kennzeichnung von Uhren, zu gebrauchen. Der Kläger ist Inha-
ber der schweizerischen Wort-/Bildmarke Nr. 331 531 ORFINA,
eingetragen für die internationale Warenklasse 14 (Uhren und
Zeitmessgeräte).

        Mit Urteil vom 6. Juni 2000 erkannte das Handelsge-
richt, es werde Akt genommen, dass die Beklagte die Nichtig-
keit des schweizerischen Anteils der IR-Marke 659 373 ORFINA
für das Gebiet der Schweiz und beschränkt auf Uhren und
Zeitmessgeräte (int. Kl. 14) sowie auf Uhrenarmbänder aus
Leder (Teil int. Kl. 18) anerkenne (Dispositiv Ziffer 1);
soweit weitergehend werde die Klage abgewiesen (Dispositiv
Ziffer 2). Nachdem der Appellationshof des Kantons Bern das
Urteil in teilweiser Gutheissung der Nichtigkeitsklage des
Klägers am 21. November 2000 aufgehoben hatte, ergänzte das
Handelsgericht sein Urteil mit Zirkulationsentscheid vom
12./19./21. Februar 2001 und entschied wie folgt:

 "1. Es wird Akt genommen und gegeben, dass die Beklagte die
     Nichtigkeit des schweizerischen Anteils der IR-Marke
     659 373 ORFINA beschränkt auf Uhren und Zeitmessgeräte
     (int. Kl. 14) sowie für Uhrenarmbänder aus Leder (int.
     Kl. 18) anerkennt.

  2. Es wird Akt genommen und gegeben, dass die Beklagte
     sich verpflichtet, das Zeichen "ORFINA" im Geschäfts-
     verkehr auf dem Gebiet der Schweiz für Uhren und
     Zeitmessgeräte (int. Kl. 14) sowie auf Uhrenarmbändern
     aus Leder (int. Kl. 18) nicht zu gebrauchen.

  3. Soweit weitergehend wird die Klage abgewiesen.
     ..."

     B.- Mit Berufung beantragt der Kläger dem Bundesge-
richt, das Urteil des Handelsgerichts vom 21. Februar 2001
aufzuheben und die Klage gutzuheissen, soweit sie nicht
durch Abstandserklärung der Beklagten erledigt ist.

        Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung
und Bestätigung des angefochtenen Urteils.

            Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

     1.- In einer Vorbemerkung hält der Kläger dafür, das
angefochtene Urteil enthalte über weite Strecken keine Be-
gründung, weshalb eine sachgerechte Anfechtung nicht möglich
sei. Dabei rügt der Kläger nicht, die Vorinstanz habe den
Anforderungen des Art. 51 OG nicht entsprochen; er beanstan-
det vielmehr, dass die Vorinstanz auf die Begründung ihres
früheren Urteils vom 6. Juni 2000 verweist, soweit diese vom
Appellationshof in dessen Urteil vom 21. November 2000 nicht
beanstandet wurde. Dabei verkennt der Kläger nicht, dass die
Parteien keinen bundesrechtlichen Anspruch haben, sämtliche
Erwägungen zum angefochtenen Entscheid in einem einzigen Do-
kument zusammengefasst zu erhalten (vgl. Art. 48 Abs. 3 OG).
Seine Verfassungsbeschwerde gegen den Entscheid des Appella-
tionshofs vom 16. August 2001, mit welcher er das Vorgehen
der Vorinstanz beanstandet hat, ist im Übrigen mit Urteil
des Bundesgerichts vom heutigen Tag abgewiesen worden. So-
weit die Vorinstanz im angefochtenen Urteil auf die Erwägun-
gen ihres Urteils vom 6. Juni 2000 verweist, sind diese als
Bestandteil des angefochtenen Urteils zu betrachten und die
dagegen gerichteten Rügen des Klägers zu behandeln.

     2.- Art. 3 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsan-
gaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) versagt einem
Zeichen den Markenschutz, wenn es einer älteren Marke ähn-
lich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechs-
lungsgefahr ergibt. Ob eine solche Gefahr besteht, prüft das
Bundesgericht im Berufungsverfahren als Rechtsfrage (BGE 126
III 315 E. 4b; 119 II 473 E. 2c S. 475).

        a) Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die
ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträch-
tigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu be-
fürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich
durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Wa-
ren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem fal-
schen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die
Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer
Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesonde-
re an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktelinien
des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 127
III 160 E. 2; 122 III 382 E. 1). Ob zwei Marken sich hinrei-
chend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar
sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu
beurteilen (David, Kommentar zum Schweizerischen Privat-
recht; Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl., Basel 1999, N. 14 zu Art. 3 MSchG; vgl. auch BGE 121
III 377 E. 2a; 84 II 441 E. 1c, je mit Hinweisen). Der Mass-
stab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt
einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen
Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und
anderseits von den Warengattungen, für welche die sich ge-
genüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382
E. 1 S. 385).

        b) Im vorliegenden Fall steht ausser Frage, dass
die ältere Wort-/Bildmarke ORFINA des Klägers und die neuere
Wortmarke ORFINA der Beklagten eine hohe Zeichenähnlichkeit
aufweisen, zumal sie im Wortteil identisch sind. Soweit die
Marken gleichartige Waren kennzeichnen, sind daher Fehlzu-
rechnungen des Publikums zu befürchten. Es bleibt allein zu
prüfen, ob die Gefahr der Fehlzurechnung durch die Adressa-
ten deshalb ausgeschlossen werden kann, weil die Zeichen für
verschiedenartige Waren beansprucht werden. Dabei ist davon
auszugehen, dass die Marke des Klägers nicht über einen ho-
hen Bekanntheitsgrad verfügt. Die Vorinstanz stellt zwar
nicht ausdrücklich fest, dass die Marke des Klägers nicht
bekannt sei, sondern sie hält fest, diese sei keine Mode-
oder Prestigemarke bzw. sie sei als Design-Marke nicht ge-
richtsnotorisch bzw. der Kläger verfüge nicht über eine Mo-
delinie. Diese Aussagen werden in der Berufung beanstandet.
Aber auch der Kläger behauptet nicht, dass seine Marke
ORFINA bekannt oder gar berühmt sei (vgl. dazu BGE 124 III
277 E. 1a). Sie kann deshalb keinen erweiterten Schutzumfang
im Sinne von Art. 15 MSchG beanspruchen, sondern verleiht
dem Kläger ein ausschliessliches Recht bloss für die Waren,
für die sie beansprucht wird (Art. 13 MSchG), das heisst für
Waren der internationalen Klasse 14 (Uhren und Zeitmessgerä-
te). Die internationale Wortmarke ORFINA der Beklagten ist
weitergehend auch für Waren der internationalen Klasse 9
(Brillen und Brillenetuis) und 18 (Lederwaren und Leder-Imi-
tationen) eingetragen.

        c) Die Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleis-
tungen nach Art. 3 MSchG ist grundsätzlich im selben Sinne
zu verstehen wie nach Art. 6 Abs. 3 des alten MSchG (123 III
189 E. 3b S. 191). Zur Gewährleistung der Unterscheidungs-
funktion der Marke ist nach den gesamten Umständen ein genü-
gender Gesamtabstand einzuhalten, wobei an die Unterschied-
lichkeit der Waren umso höhere Anforderungen zu stellen
sind, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 84 II 314

E. 2b; 87 II 107 E. 2; vgl. auch Marbach, Gleichartigkeit -
ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in
ZSR 120/2001, 1. Halbbd., S. 255 ff., S. 258 f.; David,
a.a.O., N. 35 zu Art. 3 MSchG). Insofern ist nach dem Teil-
abstand der Beklagten unbestritten, dass Uhrenarmbänder -
auch aus Leder - mit (Armband-) Uhren selbst derart eng
verbunden sind und vom Publikum als Ganzes wahrgenommen
werden, dass die Waren als ähnlich anzusehen sind. Während
jedoch die Beklagte den Standpunkt vertritt, dass andere
Produkte aus Leder oder Lederimitation ebenso wie Brillen,
Etuis etc. nach dem massgebenden Gesamteindruck der Käufer-
schaft nicht als gleichartig gelten, vertritt der Kläger die
Ansicht, diese Waren gehörten wie die von ihm vertriebenen
Uhren zum Bereich der Modeaccessoires und würden aus diesem
Grund vom Publikum als gleichartig angesehen.

        d) Den Feststellungen im angefochtenen Urteil ist
nichts darüber zu entnehmen, wie und wo die mit der kläge-
rischen Marke ORFINA versehenen Uhren verkauft werden. Der
Kläger bezieht sich denn auch nicht auf konkrete Umstände,
welche beim Publikum die Gefahr der Verwechslung von mit
seiner Marke gekennzeichneten Uhren und gewissen Produkten
der Beklagten hervorrufen könnten. Er hält vielmehr ganz
allgemein dafür, dass die Erweiterung des eigenen Angebots
auf den ganzen Accessoires-Bereich heute Gang und Gäbe sei.
Soweit er damit vorbringt, es müsse ihm dieser Bereich auf-
grund seiner prioritären Marke vorbehalten bleiben, übergeht
er, dass seine Marke ausschliesslich für die internationale
Klasse 14 eingetragen ist und dass er deshalb Markenschutz
mangels Berühmtheit des Zeichens nur dafür beanspruchen
kann. Soweit er als notorisch ansieht, dass das Publikum den
gesamten Bereich möglicher Mode-Accessoires als einheitli-
ches Warenangebot wahrnehme, ist ihm nicht zu folgen. Zu
Modeartikeln können - wie die Beklagte zutreffend erwähnt -
nicht nur Lederwaren und Brillen bzw. Brillen-Etuis werden,
sondern zum Beispiel auch Kleidungsstücke, Schreibwaren und

Raucherutensilien. Alle diese Waren haben jedoch einen je
eigenen Verwendungs- und Nutzungszweck. Sie werden vom Pub-
likum nicht unter der Kategorie "Mode-Artikel" als zusammen-
gehörig wahrgenommen, wenn sie nicht konkret als solche ver-
marktet werden. Die Vorinstanz hat somit die Warenähnlich-
keit zutreffend verneint, soweit diese Frage nach der Teil-
anerkennung durch die Beklagte noch streitig war.

        e) Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer
Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht,
das heisst wenn das Verhalten der Beklagten die künftige
Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 124 III 72
E. 2a S. 74 mit Verweisen). Indiz für einen bevorstehenden
Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Ver-
gangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu be-
fürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenom-
men werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines
Verhaltens bestreitet (BGE 102 II 122 E. 1 S. 124 f.). Das
trifft etwa zu, falls der Verletzer zwar im Hinblick auf den
Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den
Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als recht-
mässig verteidigt (David, Der Rechtsschutz im Immaterialgü-
terrecht, SIWR, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 78). Die
Beklagte hat im vorliegenden Fall zwar die verwechselbare
Marke eintragen lassen; sie hat aber zu Beginn des Verfah-
rens die Klage teilweise anerkannt und nach den Feststellun-
gen der Vorinstanz ihr Zeichen in der Schweiz bisher nicht
gebraucht, insbesondere nicht für Waren der internationalen
Klasse 14. Die Vorinstanz hat daher zutreffend in Frage ge-
stellt, ob der Kläger ein Interesse am beantragten Verbot
hätte, wenn sich die Beklagte widersetzen würde. Sie hat
Bundesrecht entgegen der Ansicht des Klägers nicht verletzt,
indem sie auf die Strafdrohung verzichtete.

     3.- Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzei-
chenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 127 III 160 E. 2a
S. 165 mit Verweis). Zwar sind jeweils die spezifischen na-
mens-, firmen und wettbewerbsrechtlichen Besonderheiten zu
beachten (Marbach, Markenrecht, SIWR, Bd. III, Basel 1996,
S. 112). Soweit jedoch keine wettbewerbsrechtlichen Beson-
derheiten bestehen, kann danach kein Schutz beansprucht
werden, der markenrechtlich gerade zu verneinen ist. Aus den
Feststellungen im angefochtenen Urteil ergeben sich keine
lauterkeitsrechtlich relevante Umstände und solche werden im
Übrigen in der Berufung auch nicht behauptet. Die vom Kläger
erhobene Rüge eines Verstosses gegen das UWG erweist sich
damit als unbegründet.

     4.- Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und
das angefochtene Urteil zu bestätigen.

        Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die
Gerichtsgebühr dem Kläger aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG).
Dieser hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren
zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

             Demnach erkennt das Bundesgericht:

     1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Bern vom 21. Februar 2001 be-
stätigt.

     2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird dem Kläger
auferlegt.

     3.- Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgericht-
liche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen

     4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsge-
richt des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.

                       ______________

Lausanne, 19. Dezember 2001

               Im Namen der I. Zivilabteilung
             des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
                       Der Präsident:

                   Der Gerichtsschreiber: