Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.403/2005
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{T 0/2}
4C.403/2005 /len

Urteil vom 28. Februar 2007

I. zivilrechtliche Abteilung

Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

X. ________ A/S,
Beklagte und Berufungsklägerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und Dr. Andreas Wildi,

gegen

Y.________ AG,
Klägerin und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Advokat Dr. Felix H. Thomann.

Patentrecht,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18.
Oktober 2005.

Sachverhalt:

A.
Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz. Sie produziert und handelt mit
pharmazeutischen Spezialitäten. Sie ist die grösste Herstellerin von Generika
in der Schweiz.
Die Beklagte ist in Dänemark ansässig. Sie ist auf die Erforschung,
Herstellung und Vermarktung von Medikamenten gegen Erkrankungen des
Zentralnervensystems spezialisiert. Sie war Inhaberin des Patents CH 626 886
für das Antidepressivum Citalopram. Am 30. April 1996 wurde ihr dafür ein
ergänzendes Schutzzertifikat erteilt, das am 12. Januar 2002 ablief.

A.a Die Beklagte meldete am 22. Februar 2001 das Patent CH 691 537
("Kristalline Citaloprambase") an, mit folgenden Ansprüchen:
"1.Eine kristalline Base von Citalopram oder ein Hydrobromid- oder
Hydrochloridsalz von Citalopram dadurch gekennzeichnet, dass es eine Reinheit
von mehr als 99,8% w/w hat.

2. Die kristalline Base von Citalopram oder ein Hydrobromid- oder
Hydrochloridsalz von Citalopram gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Reinheit von mehr als 99,9% w/w hat.

3. Eine pharmazeutische Mischung enthaltend das Hydrobromid- oder
Hydrochloridsalz von Citalopram gemäss einem der Ansprüche 1-2 oder die
kristalline Base von Citalopram.

4. Eine pharmazeutische Zusammensetzung gemäss Anspruch 3, welche eine
Tablette ist, die mittels
a)direktem Komprimieren von Citalopram; oder
b)mittels Komprimieren eines nassen Granulates von Citalopram oder
c)mittels Komprimieren eines Schmelzgranulats von Citalopram hergestellt
wird.

5. Die pharmazeutische Zusammensetzung gemäss Anspruch 4, worin das
Citalopram in Mischung mit pharmazeutisch annehmbaren Hilfsstoffen vorliegt.

6. Die pharmazeutische Zusammensetzung gemäss einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass sie das Razemat der Citaloprambase, des
Citalopramhydrochlorids oder des Citalopramhydrobromids enthält."
Die Klägerin beabsichtigt nach ihrer Darstellung, ein Citalopram-Präparat auf
den Markt zu bringen.

A.b Am 12. Juni 2003 befasste die Klägerin das Handelsgericht des Kantons
Zürich mit dem Rechtsbegehren, es sei das Schweizer Patent Nr. 691 537
nichtig zu erklären und es sei das Institut für geistiges Eigentum
anzuweisen, die Löschung des erwähnten Patents im Register vorzunehmen. Die
Beklagte erhob Widerklage mit dem Begehren, es sei der Klägerin zu verbieten,
pharmazeutische Produkte herzustellen, zu verkaufen, abzugeben oder zu
bewerben, die Hydrobromidsalz von Citalopram mit einer Reinheit von mehr als
99,8% bzw. 99,9% enthalten.

B.
Mit Urteil vom 18. Oktober 2005 stellte das Handelsgericht des Kantons Zürich
in Gutheissung der Hauptklage fest, dass das Schweizer Patent Nr. 691 537
nichtig ist. Die Widerklage wurde abgewiesen. Das Gericht gelangte zum
Schluss, mit der in den Patentansprüchen definierten Reinheit des
vorbekannten Stoffes Citalopram werde keine neue Erfindung offenbart und kein
bisher unbekannter technischer Effekt erreicht, weshalb Neuheit und
erfinderische Tätigkeit fehlten.

C.
Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich
Berufung eingereicht mit den Anträgen, der Entscheid des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 18. Oktober 2005 sei aufzuheben und die Klage auf
Nichtigerklärung des Schweizer Patents Nr. 691 537 sei abzuweisen und
festzustellen, dass das Schweizer Patent Nr. 691 537 nicht ungültig sei
(Ziffer 1), eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen mit
der Auflage, das Verfahren im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts neu zu
beurteilen (Ziffer 2). Die Beklagte rügt die Verletzung von Art. 51 Abs. 1
lit. c OG mit der Begründung, die Vorinstanz gehe gemäss ihrer
Sachverhaltsdarstellung davon aus, die Beklagte habe ihr wirtschaftlich
erfolgreiches Medikament Seropram® durch Cipralex® ersetzt und damit
Feststellungen getroffen, welche ihr Verhalten als rechtsmissbräuchlich
erscheinen lassen könnten. Sie hält sodann möglicherweise Art. 43a Abs. 1
lit. a OG für verletzt, weil die Vorinstanz ihr Urteil an Ausführungen der
Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts anlehne. Sie rügt sodann, die
Vorinstanz habe Art. 7 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 8 ZGB und Art. 1
Abs. 2 PatG verletzt, indem sie die Neuheit bzw. die erfinderische Tätigkeit
verneinte.

D.
Die Klägerin stellt in der Antwort das Rechtsbegehren, die Berufung sei
abzuweisen.

E.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies mit Zirkulationsbeschluss vom
30. September 2006 eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten gegen das Urteil
des Handelsgerichts ab, soweit darauf eingetreten werden konnte. Mit Urteil
vom heutigen Tag wies das Bundesgericht die staatsrechtliche Beschwerde
dagegen ab, soweit darauf einzutreten war. Auf eine direkt gegen das Urteil
des Handelsgerichts vom 18. Oktober 2005 gerichtete staatsrechtliche
Beschwerde wurde nicht eingetreten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110)
ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1205, 1243). Da der
angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch
nach dem OG (Art. 132 Abs. 1 BGG). Danach ist die Berufung zulässig; sie ist
form- und fristgerecht eingereicht.

2.
Nach Art. 51 Abs. 1 lit. c OG ist in den Entscheiden der letzten kantonalen
Instanzen das Ergebnis der Beweisführung festzustellen und anzugeben,
inwieweit die Entscheidung auf der Anwendung eidgenössischer, kantonaler oder
ausländischer Gesetzesbestimmungen beruht. Wird wegen besonderer Sachkunde
einzelner Richter vom Beweis durch Sachverständige Umgang genommen, so sind
deren Voten zu protokollieren.

2.1 Die Bestimmung rechtfertigt sich in zweifacher Hinsicht. Einerseits haben
die Parteien im Hinblick auf den Entscheid über die Einlegung einer Berufung
Anspruch darauf, alle tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen des kantonalen
Gerichts zur Kenntnis nehmen zu können. Anderseits ergibt sich die
Notwendigkeit einer vollständigen Sachverhaltsfeststellung aus der Vorschrift
von Art. 63 Abs. 2 OG, wonach das Bundesgericht an diese Feststellungen
gebunden ist (BGE 119 II 478 E. 1c S. 480; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Band II, N. 4 zu Art. 51 OG). Darüber
hinaus ist es ein Gebot des Rechtsstaates, dass eine zu bestimmten
Verpflichtungen verurteilte Partei im Prozess, in welchem sie belangt wird,
einen Entscheid erhält, der alle massgeblichen tatsächlichen und rechtlichen
Ausführungen enthält (BGE 90 II 207 E. 2 S. 209). Die tatsächlichen
Feststellungen im kantonalen Urteil dürfen sodann nicht widersprüchlich sein,
widrigenfalls sie eine Rechtsanwendung unmöglich machen (BGE 110 II 132 E. 3d
S. 135; Entscheid 4C.28/2003, E. 3.4.2, publ. in Pra 2004, Nr. 160, S. 908).

2.2 Die Beklagte beanstandet, die Vorinstanz habe den Sachverhalt auf
unzutreffende Art und Weise verwirrend festgestellt, indem sie ausgeführt
habe, ihr früheres Präparat Seropram® mit dem Wirkstoff Citalopram sei
ersetzt worden durch das Citalopram-Präparat Cipralex®. Die Beklagte hält
fest, dass sie das Citalopram-Präparat Seropram® weiterhin vertreibe und
zusätzlich das Medikament Cipralex® führe, das den Wirkstoff Citalopram nicht
enthalte. Die Beklagte wendet sich dagegen, dass ihr die Vorinstanz im
Ergebnis unterstelle, sie habe ein Nachfolgeprodukt mit gleichem Inhaltsstoff
kommerzialisiert, um die bisherige Monopolstellung zu erhalten. Diese falsche
Annahme habe das Gericht durch das ganze Verfahren hindurch beeinflusst und
könnte nach Ansicht der Beklagten dazu führen, dass ihre Patentanmeldung als
rechtsmissbräuchlich qualifiziert würde.

2.3 Die Vorinstanz hat festgestellt, die Beklagte habe unter dem Namen
Seropram® ein Citalopram-Medikament vertrieben, das - was notorisch sei -
kommerziell äusserst erfolgreich gewesen sei und die Haupteinnahmequelle der
Beklagten dargestellt habe. Die Vorinstanz hat zwar bemerkt, es gebe ein
Nachfolgeprodukt mit dem Namen "Cipralex". Sie hat dabei aber zum Vorbringen
der Klägerin, es handle sich beim Streitpatent um ein typisches
"follow-up"-Schutzrecht mit dem einzigen Ziel, die Konkurrenz vom Markt der
Citalopram-Präparate fernzuhalten, dargelegt, die Motive der Parteien
spielten für die einzig zu beurteilende Frage keine Rolle, ob das Patent
gültig sei. Sie hat damit die - von der Beklagten als offensichtlich falsch
kritisierte - Feststellung als unerheblich erachtet. Die Feststellung hat
auch im vorliegenden Rechtsmittelverfahren keinerlei Einfluss auf den
Entscheid der Rechtsfrage der Gültigkeit des Streitpatents. Die für das
Bundesgericht verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz müssen
aber die Entscheidung beeinflussen können. Auch wenn daher bedauert werden
mag, dass sich die Vorinstanz überhaupt zu den von ihr selbst als unerheblich
erachteten (mutmasslichen) Motiven der Beklagten geäussert hat, besteht unter
diesen Umständen kein Grund zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.

3.
Der Ansicht der Beklagten kann nicht gefolgt werden, wenn sie in Frage
stellt, ob die Entscheide der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
für die Anwendung des schweizerischen Patentgesetzes von Bedeutung sein
können. Mit dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente
(Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (SR 0232.142.2; im
Folgenden: EPÜ) wurden die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit
unter den Mitgliedstaaten harmonisiert. Die Anforderungen an die patentfähige
Erfindung sind inhaltlich im Geltungsbereich des EPÜ die gleichen (Christoph
Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Schweizerisches und
europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Rz. 4.2).
Die harmonisierten Bestimmungen sind entsprechend in gleicher Weise
auszulegen (Hans Peter Walter, Die Auslegung staatsvertraglichen und
harmonisierten Rechts: Gewicht und Bedeutung von Entscheidungen ausländischer
Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA, GRUR 1998, S. 866/870). Es ist
daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts berücksichtigt hat, soweit sie
die Auslegung der harmonisierten Normen des EPÜ betrifft und für die zu
beurteilende Frage erheblich ist.

4.
Erfindungspatente werden nach Art. 1 Abs. 1 PatG für neue gewerblich
anwendbare Erfindungen erteilt. Eine Erfindung gilt gemäss Art. 7 Abs. 1 PatG
als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Diese Definition
entspricht wörtlich derjenigen des Art. 54 Abs. 1 EPÜ. Sie wurde am 17.
Dezember 1976 (in Kraft seit 1. Januar 1978) erlassen, um das schweizerische
Recht dem europäischen Patentübereinkommen anzupassen (vgl. die Botschaft des
Bundesrates über drei Patentübereinkommen und die Änderung des
Patentgesetzes, in: BBl 1976 II 1/69). Zum Stand der Technik gehört alles,
was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger
Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ;
vgl. auch Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.75; Alfred Briner, in: von Büren/David
(Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV,
Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und
Sortenschutz, S. 113).

4.1 Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie
vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist.
Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der
patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen
mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit
(Briner, a.a.O., S. 114 ff.; Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.92; vgl. schon BGE
114 II 82 E. 2 S. 84; 94 II 319 E. 3 S. 323; 93 II 504 E. 3a S. 510; 92 II 48
E. 2 S. 52). Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte
Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (Briner,
a.a.O., S. 120; Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.93 ff.; Klaus-Jürgen Melullis,
in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurz-Kommentare,
Band 4a, N. 161 zu Art. 54 EPÜ). Chemische Stoffe können für den Fachmann in
verschiedener Weise verständlich beschrieben sein, etwa durch
Strukturformeln, wissenschaftliche Bezeichnung oder als Ergebnis eines
bestimmten Verfahrens (Briner, a.a.O., S. 122). Sie müssen in allen
wesentlichen und eigenartigen Parametern offenbart und herstellbar sein
(Melullis, a.a.O., N. 162 ff. zu Art. 54 EPÜ). Im vorliegenden Fall ist nicht
bestritten, dass der von der Beklagten im Patent CH 691 537 als kristalline
Base beanspruchte chemische Stoff Citalopram als solcher der Öffentlichkeit
bekannt und für den Fachmann herstellbar war.

4.2 Die weitere Reinigung der in einem chemischen Verfahren erzeugten
Verbindungen gehört für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen
organischen Chemie zu den üblichen Massnahmen, wobei ihm die dazu
erforderlichen gebräuchlichen Verfahren bekannt sind (Melullis, a.a.O., N.
177 zu Art. 54 EPÜ). Aus diesem Grund kommt nach der Praxis der
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ein Patent für die Herstellung
einer vorbekannten, besonders reinen Substanz nur ausnahmsweise in Betracht,
wenn diese allgemein bekannten Verfahren für eine zusätzliche Reinigung nicht
ausreichen und daher für den Fachmann aufgrund der allgemein bekannten
Verfahren der chemische Stoff in einer bestimmten Reinheit nicht herstellbar
ist (vgl. die Zusammenfassung des Verfahrens T 990/96 in der Sonderausgabe
zum Amtsblatt 1999 betreffend die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPA im Jahre 1998, S. 16 f., Ziff. 4.1). Nur unter diesen Umständen wird der
beanspruchte Reinheitsgrad ausnahmsweise als ein gegenüber dem Stand der
Technik neues Element anerkannt (vgl. die Zusammenfassung des Verfahrens
T 803/01 in der Sonderausgabe zum Amtsblatt 2004 betreffend die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahre 2003, S. 24 f., Ziff.
4.1). Die Beklagte bestreitet nicht, dass eine chemische Verbindung
grundsätzlich in allen ihren Reinheitsgraden der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird, soweit herkömmliche Verfahren zur Anwendung kommen. Sie
behauptet nicht, sie habe bewiesen, dass mit herkömmlichen Verfahren der von
ihr beanspruchte Reinheitsgrad nicht zu erreichen sei, und sie habe ein
besonderes Verfahren zur Erzielung der beanspruchten Reinheit von 99,8 bzw.
99,9% offenbart. Sie hält dafür, die Klägerin trage dafür die Beweislast.

4.3 Das Institut für geistiges Eigentum prüft gemäss Art. 59 Abs. 4 PatG
nicht, ob die Erfindung neu ist. Es erscheint daher fraglich, ob sich die aus
der Eintragung der beanspruchten Erfindung im schweizerischen Register
ergebende Vermutung der Gültigkeit des Patents auch auf die Voraussetzung der
Neuheit bezieht. Jedenfalls kann der Beklagten nicht gefolgt werden, wenn sie
als Verletzung von Art. 8 ZGB rügt, dass ihr die Beweislast dafür auferlegt
wurde, dass der beanspruchte Reinheitsgrad der vorbekannten chemischen
Verbindung mit herkömmlichen, den Fachleuten allgemein bekannten Methoden
nicht zu erreichen ist. Eine allenfalls durch den Registereintrag geschaffene
Vermutung (auch) der Neuheit der beanspruchten chemischen Verbindung ist
dadurch widerlegt, dass der beanspruchte Stoff Citalopram im früheren Stand
der Technik in allen wesentlichen Parametern offenbart und für den Fachmann
herstellbar ist. Nachdem die beanspruchte chemische Verbindung zum Stand der
Technik gehört und damit nach allgemeiner Erfahrung in sämtlichen
Reinheitsgraden vorbekannt ist, bedarf besonderer Begründung, weshalb mit dem
beanspruchten Reinheitsgrad ein neues Element eingeführt wird und der
Anspruch ausnahmsweise neu ist. Der entsprechende Nachweis kann insbesondere
mit dem Beweis erbracht werden, dass ein besonderes Verfahren zur Herstellung
dieser Reinheit erforderlich ist. Es obliegt aber in jedem Fall der
Beklagten, die allgemeine Erfahrung zu widerlegen, dass der von ihr
beanspruchte Reinheitsgrad mit herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen ist
(Melullis, a.a.O., N. 177 zu Art. 54 EPÜ). Die Rüge der Beklagten, die
Vorinstanz habe ihr zu Unrecht die Beweislast auferlegt und damit Art. 8 ZGB
verletzt, ist unbegründet.

4.4 Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat die Beklagte den ihr
obliegenden Beweis nicht erbracht, dass die im Patent CH 691 537 beanspruchte
Reinheit von Citalopram mit herkömmlichen Methoden nicht erreicht werden
kann. An diese Feststellung, welche die Beklagte übrigens materiell nicht
bestreitet, ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren gebunden. Daran
ändert die Berufung der Beklagten auf Art. 67 OG nichts. Diese Bestimmung
normiert für Streitigkeiten über Erfindungspatente eine Ausnahme von der
Bindung des Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen der letzten
kantonalen Instanz, indem sie das Bundesgericht ermächtigt, zum technischen
Sachverhalt - namentlich über all jene Feststellungen, deren Verständnis und
Überprüfung wissenschaftliche oder fachliche Spezialkenntnisse erfordern und
welche für den technischen Laien entsprechend erläuterungsbedürftig sind -
eigene Feststellungen zu treffen und insbesondere diejenigen der Vorinstanzen
zu überprüfen oder zu ergänzen (Entscheid 4C.188/1988 vom 17. November 1989,
E. 2a, publ. in SMI 1990 S. 133; vgl. auch BGE 120 II 312 E. 3b S. 315; 114
II 82 E. 2a S. 85). Art. 67 OG ermöglicht den Parteien entgegen der Ansicht
der Beklagten nicht, Versäumnisse im kantonalen Verfahren nachzuholen, und
erlaubt insbesondere weder das Nachreichen neuer Vorbringen noch neuer
Beweismittel, die im kantonalen Verfahren hätten beigebracht werden können
(BGE 120 II 312 E. 3a S. 314). Sie dient auch nicht dazu, entgegen Art. 55
Abs. 1 lit. c OG allgemein neue Vorbringen zu ermöglichen. Die neue
Behauptung, der Beklagten sei für denselben beanspruchten Stoff ein
europäisches Patent unter der Nr. 1 227 088 erteilt worden, ist daher im
vorliegenden Verfahren unbeachtlich. Ebenso wenig sind die Voraussetzungen
für die Anordnung einer Expertise gegeben.

4.5 Die Vorinstanz hat das Patent CH 691 537 der Beklagten zutreffend wegen
fehlender Neuheit nichtig erklärt. Es kann deshalb dahin gestellt bleiben, ob
die Erwägungen der Vorinstanz zur erfinderischen Tätigkeit die Nichtigkeit
ebenfalls zu begründen vermöchten.

5.
Aus den genannten Gründen ist die Berufung abzuweisen. Die Gerichtsgebühr ist
bei diesem Verfahrensausgang der Beklagten zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1
OG). Sie hat überdies der Klägerin deren Parteikosten für das
bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird der Beklagten auferlegt.

3.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.
9'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. Februar 2007

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: