Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 4C.82/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.82/2007

Urteil vom 30. Mai 2008
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Favre, Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.

Parteien
Google Inc.,
Klägerin und Berufungsklägerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini,

gegen

Daniel Giersch,
Beklagter und Berufungsbeklagter,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher.

Gegenstand
Marke / UWG,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts
des Kantons Zürich vom 5. Juli 2006.

Sachverhalt:

A.
A.a Google Inc. (Klägerin) ist eine nach US-amerikanischem Recht inkorporierte
Gesellschaft mit Sitz in Mountain View (USA). Sie bietet weltweit
Dienstleistungen im Internetbereich an. Daniel Giersch (Beklagter) hat Wohnsitz
in Hamburg (D).
A.b Am 3. April 2000 hinterlegte der Beklagte in Deutschland die Wort-/
Bildmarke "G-mail ... und die Post geht richtig ab". Das Kennzeichen betrifft
Waren und Dienstleistungen im Rahmen der internationalen Klassen 38, 39 und 42,
mithin vorwiegend der Sparte "Telekommunikation, insbesondere für
Dienstleistungen in und für elektronische Kommunikationsnetze, wie Internet
oder World Wide Web, elektronische Post, Verbreitung von Informationen; [...]
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Erstellen von
Programmen für elektronische Kommunikationsnetze, wie Internet oder World Wide
Web, sowie für elektronische Post".
Nachdem die Klägerin im Jahre 2004 einen eigenen E-Mail-Dienst unter dem
Zeichen "Gmail" ins Leben gerufen hatte, liess sie am 2./7. April 2004 die
Wortmarke "GMAIL" in den USA für die internationale Klasse 38
("Kommunikationsdienstleistungen, insbesondere Übermittlung von elektronischen
Mitteilungen" bzw. "elektronische Post") registrieren. Dem folgte am 14. April
2004 die klägerische Anmeldung zur Registrierung der Wortmarke "GMAIL" als
Europäische Gemeinschaftsmarke (CTM), ebenfalls für die internationale Klasse
38 (u.a. "E-Mail-Dienstleistungen").
Mit Schreiben vom 2. November 2004 nahm der Beklagte über seinen amerikanischen
Anwalt Kontakt zur Klägerin auf. Darin liess der Beklagte ausführen, dass er
vom klägerischen E-Mail-Dienst erfahren habe. Er informierte die Klägerin über
seine deutsche Marke und machte sie auf die aus seiner Sicht bestehende
Vorrangstellung seiner Marke aufmerksam. Schliesslich signalisierte er seine
Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen über die Verwendung des besagten
Kennzeichens.
A.c Am 29. November 2004 hinterlegte der Beklagte beim Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (IGE) die im vorliegenden Verfahren zur Beurteilung
stehende schweizerische Wortmarke "GMAIL" (CH 531730) für Produkte der
internationalen Klassen 35, 38, 39 und 42. Der Eintrag der Marke wurde am 5.
April 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Gemäss dem
dazugehörenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beansprucht die
eingetragene Marke Schutz für "Werbung; Marketing" (Klasse 35),
"Telekommunikation; Internet-Dienstleistungen, nämlich Verschaffen von Zugang,
auch mittels Portalen, zu globalen Telekommunikationsnetzwerken (Internet);
Verschaffen von Zugang zu globalen Telekommunikationsnetzwerken (Internet) zur
Erlangung von Informationen; elektronische Post, Verbreitung von Informationen,
insbesondere über elektronische Kommunikationsnetze" (Klasse 38),
"Transportwesen, insbesondere Postdienstleistungen, Abholung, Lagerung,
Sortierung, Frankierung und Zustellung von Postsendungen, Kurierdienst,
Paketdienst" (Klasse 39) sowie "Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung, insbesondere Erstellen von Programmen für elektronische
Kommunikationsnetze, wie Internet oder World Wide Web, sowie für elektronische
Post" (Klasse 42).
Am 4. April 2005 liess die Klägerin ihrerseits beim IGE die Wortmarke "GMAIL"
registrieren (CH 533643). Die Veröffentlichung im SHAB erfolgte am 1. Juni
2005. Der Schutzbereich der klägerischerseits eingetragenen Marke umfasst die
internationalen Klassen 9 ("Computer-Software") und 38 (u.a.
"Telekommunikationsdienste; elektronische Postdienste").
A.d In der Folge kam es zwischen den Parteien mit Bezug auf die Verwendung der
Marke "GMAIL" zum Streit, wobei sämtliche Bemühungen, in aussergerichtlichen
Verhandlungen eine einvernehmliche Lösung zu finden, ergebnislos blieben.
Vielmehr dehnte sich der Konflikt auch auf verschiedene andere europäische
Länder (Deutschland, Norwegen und Spanien) aus, in denen in der Zwischenzeit
zum Teil ebenfalls bereits der Rechtsweg beschritten wurde.

B.
Mit Klage vom 8. August 2005 beim Handelsgericht des Kantons Zürich beantragte
die Klägerin, die schweizerische Marke CH 531730 "GMAIL" des Beklagten sei für
nichtig zu erklären. Mit Urteil vom 5. Juli 2006 wies das Handelsgericht die
Klage ab.

C.
Gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juli 2006 hat
die Klägerin sowohl Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht des Kantons
Zürich als auch eidgenössische Berufung an das Bundesgericht erhoben. Das
Kassationsgericht hat die Nichtigkeitsbeschwerde mit Zirkulationsbeschluss vom
24. Dezember 2007 abgewiesen, soweit es darauf eintrat.
Mit der Berufung beantragt die Klägerin, das Urteil des Handelsgerichts vom 5.
Juli 2006 sei aufzuheben und die Sache sei zur vollständigen Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts mittels eines Beweisverfahrens und zur neuen
Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter beantragt sie die
Gutheissung der Klage.
Der Beklagte beantragt in seiner Vernehmlassung die kostenfällige Abweisung der
Klage, soweit darauf eingetreten werden könne. Die Vorinstanz hat auf eine
Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) ist
am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1205, 1243). Da der angefochtene
Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG
(Art. 132 Abs. 1 BGG).

2.
Die Klägerin wirft der Vorinstanz vor, bei der Beurteilung der Frage, ob die
Hinterlegung der Marke "GMAIL" im schweizerischen Markenregister durch den
Beklagten rechtsmissbräuchlich erfolgte, von unzutreffenden Kriterien
ausgegangen zu sein.
2.1
2.1.1 Die Vorinstanz führte zunächst aus, dass der Grundsatz der
Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG [SR 232.11]) nichts daran ändere, dass die
Marke in der Absicht verwendet werden müsse, die mit ihr bezeichnete Ware oder
Dienstleistung zu kennzeichnen. Fehle es an der sogenannten
Kennzeichnungsabsicht, so liege rechtlich gesehen gar keine Marke vor. Wer ein
Zeichen lediglich anmelde, um Dritte daran zu hindern, ein identisches oder
ähnliches Zeichen zu verwenden, könne sich nicht auf seine formale Stellung als
Markeninhaber berufen. Solche Defensivmarken seien vielmehr
rechtsmissbräuchlich und damit nichtig, da sie ohne ernsthafte
Gebrauchsabsicht, sondern nur zum Zweck der Behinderung eines Marktkonkurrenten
hinterlegt worden seien. Wer eine Marke in Kenntnis der bevorstehenden
Beanspruchung desselben Zeichens durch einen Marktkonkurrenten anmelde, um
dadurch den Wettbewerb zu behindern, handle demnach rechtsmissbräuchlich. Eine
Markenhinterlegung sei hingegen, selbst wenn sie in Kenntnis der Nutzung eines
identischen Zeichens durch einen Dritten erfolge, dann gültig, wenn sie im
Hinblick auf eine ernsthafte eigene Nutzung erfolge. Von Bedeutung sei mithin,
ob zum Zeitpunkt der Anmeldung einer Marke zur Registrierung beim Hinterleger
eine ernsthafte Gebrauchsabsicht vorliege. Dabei könne es nicht auf einen vom
Markeninhaber subjektiv geäusserten Willen ankommen, das registrierte Zeichen
inskünftig zu gebrauchen; entscheidend sei vielmehr, ob nach den äusseren
Umständen die betreffende Marke vorwiegend zu Behinderungszwecken erworben
worden sei. Von einer unlauteren Markenhinterlegung könne demnach nur
gesprochen werden, wenn zusätzliche Indizien dafür vorliegen, dass eine solche
Registrierung in der nach aussen erkennbaren Absicht erfolgt sei, um vom
bisherigen Benutzer des Zeichens einen sachfremden Vorteil wie die Veranlassung
einer Kaufpreiszahlung zu erzwingen, ein ausländisches Unternehmen vom
Inlandmarkt fernzuhalten oder ein Konkurrenzunternehmen systematisch zu
behindern.
Die zwischen den Parteien strittige Frage, ob und welche Geschäftsaktivitäten
der Beklagte unter der Streitmarke in der Zeit vor der Einführung des
klägerischen E-Mail-Dienstes im April 2004 bis heute entfaltet hat, liess die
Vorinstanz offen mit der Begründung, die vom Beklagten hinterlegte Marke
"GMAIL" befinde sich nach Art. 12 MSchG in der Schweiz noch bis zum 5. April
2010 in der Benutzungsschonfrist. Vom Beklagten den Nachweis zu verlangen, dass
er bereits vor der Registereintragung bzw. unmittelbar danach einer objektiv
feststellbaren Geschäftstätigkeit nachgegangen sei, käme unter diesen Umständen
einer nicht zu rechtfertigenden Verkürzung der Schonfrist gleich.
2.1.2 Die Klägerin bringt dagegen vor, die Benutzungsschonfrist sei für die
Beurteilung der rechtsmissbräuchlichen Markenhinterlegung irrelevant. Eine
Markenhinterlegung sei insbesondere dann rechtsmissbräuchlich, wenn der
Hinterleger einerseits wusste, dass die Marke bereits durch einen Dritten
benutzt worden sei und der Hinterleger die Marke zudem nicht gebraucht habe und
keine Benutzungsabsichten dartun könne. Die Frage, ob der Hinterleger die Marke
gebraucht habe oder nicht, sei also ein rechtlich relevantes Kriterium, um zu
beurteilen, ob Rechtsmissbrauch vorliege. Entgegen der Erwägung der Vorinstanz
dürfe der effektive Gebrauch demnach nicht einfach unter dem Vorwand der
Benutzungsschonfrist ausgeblendet werden. Andernfalls könne während der
Schonfrist von fünf Jahren das Fehlen oder die treuwidrige Vortäuschung einer
Geschäftstätigkeit - und somit im Ergebnis die Missbräuchlichkeit der
Markenhinterlegung - nicht gewürdigt und sanktioniert werden.
2.1.3 Nach Ansicht des Beklagten gelten Marken als rechtsmissbräuchlich, die
vom Markeninhaber ohne jegliche Gebrauchsabsicht nur dazu hinterlegt werden, um
einen sachfremden Vorteil zu erlangen. Solange aber nicht mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen sei, dass einem Markeninhaber zum
Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Marke jede Absicht gefehlt habe, diese bis
spätestens zum Ablauf der Benutzungsschonfrist für die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zu gebrauchen, sei eine Markenhinterlegung von vornherein
nicht unlauter. Die Vorinstanz habe dem Beklagten jedoch nicht vorgeworfen,
seine schweizerische Marke "GMAIL" ohne Absicht hinterlegt zu haben, dieses
Zeichen bis zum Ablauf der Benutzungsschonfrist zu gebrauchen, weshalb die
Hinterlegung dieser Marke nicht unlauter erfolgt sei.
2.1.4 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein
Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt
worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte
verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern
sollen. Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten (BGE 127 III 160 E. 1a S.
164 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003, E. 2.1,
in: sic! 4/2004 S. 326).
Für eine registrierte Marke kann folglich kein Schutz beansprucht werden, wenn
diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden ist, sondern um damit vom
bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen. Eine
derartige gegen Treu und Glauben verstossende Markenhinterlegung widerspricht
dem Zweck des Markenschutzes und ist nach Art. 2 UWG (SR 241) unlauter (Ivan
Cherpillod, Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux, in: sic! 5/
2000 S. 364 f.; Christian Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen,
in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2,
Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Basel 2005, S. 120; Pedrazzini/Pedrazzini,
Unlauterer Wettbewerb, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 4.28). Ob eine solche
rechtsmissbräuchliche Hinterlegung einer Marke vorliegt, hat das Gericht in
einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (François Dessemontet, Droit
à la marque, in: Cherpillot et al. [Hrsg.], La nouvelle loi fédérale sur la
protection des marques, Lausanne 1994, S. 54; vgl. auch BGE 134 III 52 E. 2.1
S. 58; 129 III 493 E. 5.1 S. 497; 121 III 60 E. 3d S. 63).
2.1.5 Im vorliegenden Fall ist demnach zu beurteilen, ob der Beklagte die Marke
"GMAIL" nicht zu gebrauchen beabsichtigte, sondern in das schweizerische
Markenregister eintrug, um mit der Klägerin, die diese Wortmarke bereits in den
USA sowie als Europäische Gemeinschaftsmarke eingetragen und gebraucht hatte,
einen finanziellen oder anderen Vorteil auszuhandeln. Die Klägerin muss dabei
zum Beweis zugelassen werden, dass der Beklagte bei der Hinterlegung der Marke
"GMAIL" keine ernsthafte Gebrauchsabsicht hatte. In diesem Rahmen kann eine
fehlende Geschäftstätigkeit oder ein fehlender Gebrauch der Marke ein zu
würdigendes Indiz darstellen. Zwar trifft es grundsätzlich zu, dass gemäss Art.
12 Abs. 1 MSchG der Gebrauch der Marke während der Benutzungsschonfrist von
fünf Jahren ohne Schaden für das Markenrecht unterbleiben kann. Davon
abzuleiten, dass der tatsächliche Gebrauch der Marke durch den Beklagten in der
Zeit vor der Einführung des klägerischen E-Mail-Dienstes im April 2004 bis
heute auch bei der Beurteilung der Missbräuchlichkeit einer Markenhinterlegung
aus rechtlichen Gründen von vornherein ausser Betracht fallen muss, ist jedoch
unzutreffend.
Die Bestimmung von Art. 12 Abs. 1 MSchG bestätigt auch den Grundsatz des
Gebrauchszwangs, was bei Fehlen einer Gebrauchsabsicht die Nichtigkeit der
eingetragenen Marke zur Folge hat (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164; vgl. auch
Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 168). Die
Unzulässigkeit solcher Defensivmarken stellt neben der Nichtaufnahme des
Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den
Verlust des Markenrechts dar (vgl. Lucas David, Basler Kommentar, N. 3 f. zu
Art. 12 MSchG) und der jeweilige Inhaber der Defensivmarke kann sich nicht auf
die Benutzungsschonfrist berufen, andernfalls sich die Frage der Nichtigkeit
von Defensivmarken erübrigen würde. Soweit die Missbräuchlichkeit einer
Markeneintragung in Frage steht, hält die Bestimmung von Art. 12 Abs. 1 MSchG
die Parteien nicht davon ab, sich auf sämtliche Umstände zu berufen, die für
einen Missbrauch sprechen können.
Soweit die Klägerin behauptete, der Beklagte habe in der Schweiz die Marke
"GMAIL" nicht gebraucht und in Deutschland erst wieder ab Ende August 2004
gewisse Aktivitäten entwickelt, um den Anschein eines Gebrauchs des Zeichens
"G-mail" vorzutäuschen, wäre dies entsprechend bei der Beurteilung einer
rechtsmissbräuchlichen Markenhinterlegung - entgegen der Vorinstanz - zu
berücksichtigen gewesen. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass
die Vorinstanz feststellte, auch die Klägerin anerkenne, dass der Beklagte
zumindest ab August 2004 in Deutschland "gewisse Geschäftsaktivitäten" an den
Tag gelegt habe und sie damit "einen - wenn auch geringfügigen - kommerziellen
Gebrauch des Zeichens 'G-mail' durch den Beklagten" einräume. Sollte sich
nämlich herausstellen, dass die vom Beklagten behaupteten Geschäftsaktivitäten
tatsächlich lediglich vorgetäuscht worden sind bzw. derart marginal ausfallen,
dass damit bloss der Anschein eines Markengebrauchs erweckt werden sollte, wie
dies die Klägerin geltend macht, wäre dies als Indiz für die mangelnde
Gebrauchsabsicht des Beklagten und sein Verhalten als missbräuchlich zu werten
(vgl. Cherpillod, a.a.O., S. 365).
Die Vorinstanz hat somit die Frage, ob eine ernsthafte Gebrauchsabsicht vorlag
bzw. ob der Beklagte mit der Markeneintragung die Behinderung der Klägerin
bezweckte, zu Unrecht nicht geklärt. Sie hätte die Frage der vom Beklagten
entfalteten Geschäftsaktivitäten nicht aus rechtlichen Gründen offen lassen
dürfen und die Klägerin gestützt auf Art. 8 ZGB zum Beweis des
behauptetermassen bloss vorgetäuschten Markengebrauchs des Beklagten zulassen
müssen. Die Vorinstanz wird dabei auch zu beurteilen haben, welche Bedeutung
sie dem Umstand, dass die vom Beklagten in der Schweiz registrierte Wortmarke
"GMAIL" von der in Deutschland registrierten Wort-/Bildmarke "G-mail ... und
die Post geht richtig ab" abweicht, während sie mit der von der Klägerin in der
USA sowie der Europäischen Union registrierten Marke identisch ist,
hinsichtlich der Beweggründe des Beklagten beimessen will.

2.2 Die Klägerin rügt im Zusammenhang mit der Erwägung der Vorinstanz, wonach
die Frage allfälliger Verkaufsverhandlungen zwischen den Parteien für den
vorliegenden Fall irrelevant sei, eine Verletzung von Art. 8 ZGB.
2.2.1 Die Vorinstanz erwog, dass die Marke nach schweizerischem Recht einen
frei übertragbaren Vermögenswert darstelle. Aus der von der Klägerin
behaupteten Abgabe von Verkaufsofferten durch den Beklagten könne folglich
nicht ohne weiteres auf eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung
geschlossen werden. Vielmehr bedürfe es dazu weiterer Belastungsmomente,
worunter etwa "ein offensichtliches Missverhältnis zwischen dem objektiven Wert
seiner Marke und den von ihm kundgegebenen Preisvorstellungen oder ein
bewusstes und rechtlich nicht zu tolerierendes Ausspielen seiner formalen
Stellung als prioritätsberechtigter Inhaber der Marke 'GMAIL' fallen würde".
2.2.2 Die Klägerin hält der Vorinstanz entgegen, einem Widerspruch zu
unterliegen, indem sie das Erzwingen eines sachfremden Vorteils (wie die
Veranlassung eines Kaufpreises) einerseits als Tatbestandsmerkmal einer
missbräuchlichen Markenhinterlegung erachtet, jedoch gleichzeitig die von den
Parteien geführten Verkaufsverhandlungen für irrelevant hält. Der Beklagte
stimmt demgegenüber der Ansicht der Vorinstanz zu und weist zudem darauf hin,
dass sich das angebliche Verkaufsangebot nicht nur auf die schweizerische Marke
"GMAIL", sondern auf alle seine Marken bezogen habe, wobei ein solches
Globalangebot für die Frage der Missbräuchlichkeit der Markenhinterlegung
irrelevant sei.
2.2.3 Die Begründung der Vorinstanz hält einer Überprüfung nicht stand. Zwar
trifft es zu, dass sich aus der von der Klägerin behaupteten Abgabe von
Verkaufsofferten durch den Beklagten nicht "ohne weiteres" auf eine
rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der Marke "GMAIL" schliessen lässt. War
jedoch das Aushandeln eines Kaufpreises bzw. die Stärkung seiner
Verhandlungsposition der eigentliche Beweggrund des Beklagten zur
Markeneintragung in der Schweiz, und nicht der ernsthafte Gebrauch dieser
Marke, so wäre die Eintragung als rechtsmissbräuchlich und die eingetragene
Marke als nichtig zu betrachten. Eines weiteren Belastungsmoments, wie etwa
eines offenbaren Missverhältnisses zwischen dem objektiven Wert der Marke und
dem Verkaufspreis, bedarf es diesfalls nicht. Entsprechend kann auch dem
Hinweis der Vorinstanz auf den Tatbestand der Übervorteilung nach Art. 21 OR,
der vorliegend nicht zur Diskussion steht, nicht gefolgt werden. Entgegen der
Vorinstanz kann es der Klägerin folglich auch nicht zum Nachteil gereichen,
wenn sie weder eine Diskrepanz zwischen dem geltend gemachten Preis und dem
Wert der eingetragenen Marke noch das Bestehen einer Notlage behauptet hat. Im
Übrigen ist entgegen der Ansicht des Beklagten nicht einzusehen, inwiefern ein
allfälliges Verkaufsangebot seinerseits, das alle seine Marken umfasst, für die
Frage der Missbräuchlichkeit irrelevant sein sollte. Vielmehr wäre auch der
Umstand, dass der Beklagte mit der Registrierung der Marke "GMAIL" in der
Schweiz gegebenenfalls darauf abzielte, seine Verhandlungsposition gegenüber
der Klägerin zu stärken, um ihr die in Deutschland registrierte Marke "G-mail
... und die Post geht richtig ab" sowie allfällige weitere Marken zu verkaufen,
als missbräuchlich zu werten.

3.
Das angefochtene Urteil hält Bundesrecht nicht stand, da es die Vorinstanz aus
rechtlichen Gründen, die sich als unzutreffend erwiesen haben, unterlassen hat,
für die Beurteilung der missbräuchlichen Markenhinterlegung relevante Fragen zu
klären. Von einer Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände, wie sie für die
Beurteilung dieser Frage erforderlich ist (siehe vorn E. 2.1.4), kann daher
nicht gesprochen werden. Die Vorinstanz hat demnach einerseits zu beurteilen,
ob es dem Beklagten im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke "GMAIL" an einer
Gebrauchsabsicht fehlte und dabei zu berücksichtigen, ob der vom Beklagten
behauptete Markengebrauch tatsächlich bloss vorgetäuscht wurde, wie dies die
Klägerin geltend macht. Andererseits hat die Vorinstanz zu klären, ob die
Behauptung der Klägerin zutrifft, der Beklagte habe mit der Eintragung die
Aushandlung eines Kaufpreises bezweckt. Nach Erhebung der entsprechenden
Tatsachen wird die Vorinstanz unter Würdigung sämtlicher Umstände erneut zu
beurteilen haben, ob der Beklagte die Marke "GMAIL" nicht zum Zweck eintragen
liess, diese Marke in der Schweiz zu gebrauchen, sondern um die Klägerin zur
Zahlung eines Kaufpreises zu veranlassen bzw. seine diesbezügliche
Verhandlungsposition zu stärken.

4.
Entsprechend ist die Berufung dahingehend gutzuheissen, dass das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juli 2006 aufgehoben und die
Streitsache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz
zurückgewiesen wird.
Angesichts des offenen Ausgangs des kantonalen Verfahrens sind praxisgemäss die
Gerichtskosten den Parteien zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3 OG). Die
Parteientschädigungen für das bundesgerichtliche Verfahren heben sich
gegenseitig auf (Art. 159 Abs. 3 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 5. Juli 2006 wird aufgehoben und die Sache wird zu neuer
Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Handelsgericht zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte
auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. Mai 2008
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Corboz Leemann