Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.109/2011
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_109/2011, 4A_111/2011

Urteil vom 21. Juli 2011
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

4A_111/2011

X.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Michael Ritscher und Dr. Simon Holzer,
Klägerin und Beschwerdeführerin,

gegen

Y.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,
Beklagte und Beschwerdegegnerin,

und

4A_109/2011

Y.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,
Beklagte und Beschwerdeführerin,

gegen

X.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Michael Ritscher und Dr. Simon Holzer,
Klägerin und Beschwerdegegnerin,

Gegenstand
Patentrecht; Verletzung,

Beschwerden gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom
25. Oktober 2010.

Sachverhalt:

A.
A.a Die X.________ AG (Klägerin) mit Sitz in Z.________ entwickelt und
produziert Federkernmaschinen, mit denen aus Stahldraht Federkerne für
Matratzen hergestellt werden. Die Y.________ AG (Beklagte) fertigt und
vertreibt Federkernmaschinen.
A.b Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden Patente:
- Europäisches Patent EP 111.________ betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von
Federn. Dieses Patent geht auf eine internationale Anmeldung zurück, die am 30.
Juni 2003 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegt
wurde. Die internationale Anmeldung wurde am 5. Februar 2004 publiziert und ein
allfälliger Schadenersatzanspruch der Klägerin besteht unbestrittenermassen ab
diesem Datum. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 8. Juni 2005
veröffentlicht.
- Schweizerisches Patent CH 222.________, das unbestrittenermassen mit EP
111.________ gegenstandsgleich ist. Es wurde ebenfalls am 30. Juni 2003
angemeldet und am 15. Februar 2005 erteilt und publiziert. CH 222.________ geht
auf dieselbe internationale Patentanmeldung wie EP 111.________ zurück.
Unbestrittenermassen fiel die Wirkung von CH 222.________ gemäss Art. 125 PatG
(SR 232.14) dahin, als am 8. Juni 2006 die Einspruchsfrist des europäischen
Patents unbenutzt ablief.
- Schweizerisches Patent CH 333.________ betreffend Vorrichtung zum Ausrichten
von Federn, das am 30. November 2006 erteilt und veröffentlicht wurde. Mit
Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte die Klägerin während des
vorinstanzlichen Verfahrens, nachdem das Gerichtsgutachten vorlag, beim IGE
einen Teilverzicht auf CH 333.________. Das IGE hielt mit Schreiben vom 5.
August 2009 fest, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht gemäss Art. 24
Abs. 1 lit. c PatG seien erfüllt, womit der am 13. Juli 2009 vorgelegte
Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne. Am 30. September
2009 wurde die Verzichtserklärung veröffentlicht.
Die drei Patente betreffen Vorrichtungen zum Ausrichten der Knoten oder
Drahtenden an den Endringen von Federn beim Transport der Federn von einer
Federwindemaschine zu einem Federkernmontageautomaten. Die Erfindungsaufgabe
besteht jeweils darin, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren
Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit änderbare
Winkellage zu schaffen.
A.c Die Beklagte reichte am 11. Februar 2005 über den Vertrag vom 19. Juni 1970
über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR
0.232.141.1) eine Patentanmeldung ein, die am 25. August 2005 unter der
Bezeichnung "Federwendevorrichtung" veröffentlicht wurde.

B.
B.a Am 20. Juli 2006 erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons St.
Gallen Klage mit den folgenden Rechtsbegehren:
"1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende
Federwendevorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben
oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer
Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen
erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein
Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der
ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte
Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich
beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame
Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist und durch
einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar
gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wählbare Drehwinkel-Endstellung
gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in vollautomatischen
Y.________-Transfer-Linien (Typenbezeichnung A.________) gemäss folgender
Abbildung:
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem
5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine
Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 aufwiesen, Auskunft zu erteilen und
Rechnung zu legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -zeiten;
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und
-preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der
Angebotsempfänger;
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und
-preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;
- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen,
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten;
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und
des erzielten Gewinns;
- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht
gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin einem
von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit
verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte
dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich
verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob
ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten
ist.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung
zu leisten für den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von
Federkern-Montagemaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1
aufweisen, wobei der Klägerin Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der
in Ziffer 2 begehrten Auskunftserteilung und Rechnungsablegung ihren Anspruch
zu beziffern und sich für Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten,
einschliesslich der Kosten des beigezogenen Patentanwalts."
Die Klägerin stützte sich auf den schweizerischen Teil ihres europäischen
Patents EP 111.________ sowie auf ihr gegenstandsgleiches schweizerisches
Patent CH 222.________. Sie machte geltend, die Federwendevorrichtungen der
Beklagten verletzten die Ansprüche dieser beiden Klagepatente.
Die Beklagte beantragte die Klageabweisung und hielt der Klage unter anderem
die Einwendung der Patentnichtigkeit entgegen. Sie stellte sich auf den
Standpunkt, dass ihre Maschinen die Klagepatente nicht verletzten. Um jegliches
Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, habe sie ihre Maschinen jedoch
modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut.
Mit Replik vom 14. März 2007 wiederholte die Klägerin Ziffer 1 ihrer
Klagebegehren und erweiterte insbesondere das verlangte Verbot betreffend die
in Federkernmaschinen der Beklagten zum Einsatz gelangenden
Federwendevorrichtungen auf die von der Beklagten modifizierte Ausführungsform
mit den folgenden Rechtsbegehren:
"1. ...
2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende
Federwendevorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben
oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer
Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen
erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein
Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der
ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte
Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich
beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame
Drehachse sich linear hin- und her bewegt und durch einen Servomotor
angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene
Feder in eine beliebig wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann,
insbesondere Vorrichtungen gemäss folgender Abbildung:
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem
5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine
Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, Auskunft zu
erteilen und für Federkernmaschinen gemäss Ziffer 1 und Ziffer 2 je separat
Rechnung zu legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -daten;
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt gemäss Angebotsmengen, -daten und
-preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der
Angebotsempfänger;
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -daten und
-preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;
- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen,
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten;
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und
des erzielten Gewinns;
- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht
gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin einem
von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit
verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte
dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich
verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob
ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten
ist;
- ob, wann und wie Federkernmaschinen gemäss Ziffer 1 umgerüstet wurden und wer
für die Umrüstungskosten aufkam.
4. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung
zu leisten für den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von
Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 und/oder
Ziffer 2 aufweisen, wobei der Klägerin Gelegenheit zu geben ist, nach
Durchführung der in Ziffer 3 begehrten Auskunftserteilung und Rechnungslegung
ihren Anspruch zu beziffern und sich für Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu
entscheiden.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich
der Kosten des beigezogenen Patentanwalts."
Die Klägerin machte geltend, auch die von der Beklagten modifizierte
Ausführungsform verletze ihre beiden Klagepatente EP 111.________ sowie CH
222.________. Sie begründete ihre Rechtsbegehren nunmehr auch mit dem
zwischenzeitlich am 30. November 2006 erteilten schweizerischen Patent CH
333.________. Die Beklagte machte in ihrer Duplik geltend, das Patent CH
333.________ sei ebenfalls nichtig und bestritt eine Patentverletzung durch
ihre Maschinen. Im Übrigen erhob die Beklagte gegenüber dem geltend gemachten
Anspruch auf Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe die Verjährungseinrede.
B.b Mit Urteil vom 25. Oktober 2010 (schriftliche Eröffnung des Rechtsspruchs
am 25. Oktober 2010; Zustellung des begründeten Entscheids am 10. Januar 2011)
entschied das Handelsgericht des Kantons St. Gallen in teilweiser Gutheissung
der Klage wie folgt:
"1. Die Beklagte wird verpflichtet, bei Vollstreckbarkeit des Entscheides der
Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar 2004 ausgelieferten
Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung aufweisen, welche wie folgt
umschrieben ist:
Eine in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtung, bei
welcher die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem
Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt
werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum
Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei
die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes,
antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst,
dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend
gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen
dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wählbare
Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in
vollautomatischen Y.________-Transfer-Linien (Typenbezeichnung A.________)
gemäss folgender Abbildung:
Auskunft zu erteilen und für die oben umschriebenen Federkernmaschinen Rechnung
zu legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -daten;
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -daten und
-preisen sowie Typenbezeichnungen;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und
des erzielten Gewinns.
- ob, wann und wie die oben umschriebenen Federkernmaschinen umgerüstet wurden
und wer für die Umrüstungskosten aufkam.
Über die finanzielle Wiedergutmachung wird das Gericht nach Auskunftserteilung
entscheiden."
Im Übrigen wies das Handelsgericht die Klage ab (Dispositiv-Ziffer 2). Die
Gerichtskosten von Fr. 115'276.05 auferlegte es der Klägerin zu 3/4 und der
Beklagten zu 1/4 (Dispositiv-Ziffer 3). Im Übrigen verpflichtete das
Handelsgericht die Klägerin zur Zahlung einer Parteientschädigung von Fr.
40'000.-- an die Beklagte.
Das Handelsgericht erwog, dass die Maschinen herkömmlicher Konstruktionsweise
der Beklagten in den wortlautgemässen Schutzbereich von Anspruch 1 von EP
111.________ und/oder CH 222.________ falle. Mangels Rechtsschutzinteresses
wies es das Unterlassungsbegehren dennoch ab, da die Klägerin eine
Wiederholungsgefahr nicht nachgewiesen habe. Dagegen schützte das
Handelsgericht teilweise das Auskunftsbegehren der Klägerin in Bezug auf den
Umfang der seit dem 4. Februar 2004 ausgelieferten Maschinen herkömmlicher
Konstruktion im Hinblick auf das auf finanzielle Wiedergutmachung lautende
Klagebegehren.
Die gegen die Maschinen modifizierter Konstruktion gerichteten
Unterlassungsbegehren der Klägerin wies die Vorinstanz mit der Begründung ab,
die beiden Patente EP 111.________ und CH 222.________ würden durch diese
Konstruktion nicht verletzt. Sie erwog zudem, die neue Konstruktionsweise falle
an sich zwar in den Schutzbereich von CH 333.________, dieses sei jedoch
teilnichtig.
Die Vorinstanz verwarf im Übrigen die von der Beklagten erhobene
Verjährungseinrede.

C.
Beide Parteien haben gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St.
Gallen vom 25. Oktober 2010 Beschwerde in Zivilsachen erhoben.
Die Klägerin beantragt dem Bundesgericht, es seien Dispositiv-Ziffern 2, 3 und
4 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und es sei die Klage im Wesentlichen
gutzuheissen. Im Weiteren seien die vorinstanzlichen Gerichtskosten der
Beklagten aufzuerlegen, die für das vorinstanzliche Verfahren zudem zur Zahlung
einer Parteientschädigung von Fr. 80'000.-- an die Klägerin zu verpflichten
sei. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
Die Beklagte beantragt in ihrer Beschwerde, es sei Dispositiv-Ziffer 1 des
Urteils des Handelsgerichts vom 25. Oktober 2010 aufzuheben und die Klage auf
Auskunfterteilung und Rechnungslegung bezüglich Federkernmaschinen
herkömmlicher Konstruktion der Beklagten abzuweisen. Eventualiter sei die Sache
zwecks Abklärung der Frage der Verjährung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im
Weiteren seien Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Entscheids
aufzuheben und die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien der Klägerin
aufzuerlegen, die zudem zur Zahlung einer Parteientschädigung von Fr.
110'000.-- zu verpflichten sei.
Beide Parteien schliessen in ihren Antworten je auf Abweisung der gegnerischen
Beschwerde. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
In beiden Verfahren haben die Parteien dem Bundesgericht jeweils eine Replik
bzw. eine Duplik eingereicht.

D.
Mit Verfügung vom 3. März 2011 erteilte das Bundesgericht den Beschwerden in
den Verfahren 4A_109/2011 und 4A_111/2011 die aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:

1.
Wenn - wie hier - an den Verfahren dieselben Parteien beteiligt sind und den
Beschwerden der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt, behandelt das Bundesgericht
die verschiedenen Eingaben in der Regel in einem einzigen Urteil. Es
rechtfertigt sich daher unter den gegebenen Umständen, die beiden
Beschwerdeverfahren 4A_109/2011 und 4A_111/2011 zu vereinigen.

2.
2.1 Der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts St. Gallen erging am 25.
Oktober 2010, mithin noch bevor am 1. Januar 2011 die Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) in Kraft trat. Das vorinstanzliche Verfahren
richtete sich damit noch nach dem Zivilprozessgesetz des Kantons St. Gallen vom
20. Dezember 1990 (aZPO SG). Das Dispositiv des Entscheids wurde den Parteien
am 25. Oktober 2010 schriftlich eröffnet, den begründeten Entscheid stellte das
Handelsgericht den Parteien am 10. Januar 2011 zu.
Übergangsrechtlich gilt nach Art. 405 Abs. 1 ZPO für die Rechtsmittel das
Recht, das bei der Eröffnung des Entscheids in Kraft ist. Als Eröffnung im
Sinne dieser Bestimmung gilt die Zustellung des Dispositivs, und nicht erst
diejenige des begründeten Entscheids (BGE 137 III 127 E. 2 S. 129 f.). Damit
richten sich im zu beurteilenden Fall auch die Rechtsmittel noch nach dem st.
gallischen Zivilprozessgesetz.

2.2 Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen hat vorliegend als einzige
kantonale Instanz im Sinne von aArt. 76 Abs. 1 PatG (AS 1955 892) entschieden
(vgl. nunmehr Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO, der für Streitigkeiten im Zusammenhang
mit geistigem Eigentum die Zuständigkeit einer einzigen kantonalen Instanz
vorsieht). Die Beschwerde in Zivilsachen ist daher unabhängig vom Streitwert
zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).
Der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts ist allerdings nur insofern der
Beschwerde zugänglich, als er das Erfordernis der Letztinstanzlichkeit erfüllt,
mithin für die gegen diesen erhobenen Rügen kein kantonales Rechtsmittel mehr
offenstand (Art. 75 Abs. 1 BGG; BGE 134 III 524 E. 1.3 S. 527).
Die übergangsrechtlich noch massgebenden Art. 237 ff. aZPO SG sahen gegen
Entscheide des Handelsgerichts das ausserordentliche Rechtsmittel der
kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht des Kantons St.
Gallen vor. Damit konnte grundsätzlich neben der Verletzung kantonalen Rechts
insbesondere die willkürliche oder aktenwidrige Feststellung von Tatsachen
gerügt werden (Art. 239 Abs. 1 aZPO SG).
Gemäss Ziffer IV.1. der Übergangsbestimmungen des IV. Nachtrags vom 1. Juni
2008 (nGS 44-52) zum Gerichtsgesetz des Kantons St. Gallen vom 2. April 1987
wurde das Kassationsgericht mit Wirkung ab Vollzugsbeginn der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, d.h. per 1. Januar 2011, aufgehoben. Die Bestimmung sieht
im Weiteren vor, dass das Kassationsgericht die vor diesem Zeitpunkt bei ihm
anhängig gemachten Verfahren abschliesst. Daraus folgt, dass ab dem 1. Januar
2011 keine neuen Verfahren beim Kassationsgericht anhängig gemacht werden
konnten.
Gemäss Art. 241 Abs. 1 aZPO SG war eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen
Entscheid des Handelsgerichts dem Kassationsgericht innert dreissig Tagen
einzureichen, wobei die Frist mit Zustellung des begründeten Entscheids nach
Art. 86 aZPO SG zu laufen begann (CHRISTOPH LEUENBERGER/BEATRICE UFFER-TOBLER,
Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, 1999, N. 1 zu Art.
241 aZPO SG i.V.m. N. 3c der Vorbemerkungen zu Art. 217 ff. aZPO SG). Der
begründete Entscheid wurde den Parteien am 10. Januar 2011 zugestellt. Die
Frist für die Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde hat damit zu einem Zeitpunkt
zu laufen begonnen, in dem beim Kassationsgericht des Kantons St. Gallen keine
neuen Beschwerden anhängig gemacht werden konnten. Es ergibt sich daher, dass
den Parteien nach kantonalem Verfahrensrecht keine Nichtigkeitsbeschwerde an
das Kassationsgericht offenstand.
Der angefochtene Entscheid ist demnach auch hinsichtlich der Rügen der
willkürlichen oder aktenwidrigen Feststellung von Tatsachen oder der
verfassungswidrigen Anwendung kantonalen Rechts letztinstanzlich im Sinne von
Art. 75 Abs. 1 BGG.

2.3 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus
einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen
(vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254; 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E.
1.4 S. 140). Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der
allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG),
grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel
nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine
erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu
untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE
135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweisen). Eine
qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und
von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche
Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet
worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht der Beschwerdeführer beispielsweise
eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn
er einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; er hat
vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid
offensichtlich unhaltbar ist (BGE 134 II 349 E. 3 S. 352; 133 I 1 E. 5.5 S. 5;
133 III 439 E. 3.2 S. 444).
Willkür im Sinne von Art. 9 BV liegt nach ständiger Rechtsprechung nicht schon
dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar
vorzuziehen wäre. Das Bundesgericht hebt einen kantonalen Entscheid wegen
Willkür nur auf, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen
Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen
Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem
Gerechtigkeitsgrundsatz zuwiderläuft. Willkür liegt zudem nur vor, wenn nicht
bloss die Begründung eines Entscheids, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist
(BGE 135 V 2 E. 1.3 S. 4 f.; 134 II 124 E. 4.1 S. 133; 132 III 209 E. 2.1 S.
211; je mit Hinweisen).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 sowie Art. 106 Abs. 2 BGG, dass
die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im
Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeführer
soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im
kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner
Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 III 397 E. 2a S. 400; 116
II 745 E. 3 S. 749). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst
zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften
oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399 f.; 131 III
384 E. 2.3 S. 387 f.; je mit Hinweisen).

2.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art.
95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue
Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).
Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz
anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen
einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei
rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre;
andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid
festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Auf eine Kritik an den
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht
genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E.
7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).
Beschwerde der Klägerin (4A_111/2011)

3.
Die Klägerin verkennt die vorgenannten Grundsätze in mehrfacher Hinsicht:

3.1 Sie rügt verschiedentlich eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV),
verfehlt dabei jedoch durchwegs die gesetzlichen Anforderungen an eine
hinreichende Verfassungsrüge (Art. 106 Abs. 2 BGG). Sie kritisiert mit ihren
Vorbringen lediglich in appellatorischer Weise die Feststellungen der
Vorinstanz, indem sie diese als "willkürlich", "haltlos" oder "offensichtlich
unzutreffend" bezeichnet und den vorinstanzlichen Erwägungen ihre eigene
Ansicht gegenüberstellt. Darauf ist nicht einzutreten.

3.2 Auch die weitere Beschwerdebegründung ist streckenweise appellatorisch und
lässt keine Auseinandersetzungen mit den Erwägungen des angefochtenen
Entscheids erkennen, sondern greift Behauptungen der Beklagten im Rahmen des
kantonalen Verfahrens auf und setzt diesen eine abweichende Ansicht entgegen.
So äussert sich die Klägerin etwa zu dem von der Beklagten vor der Vorinstanz
erhobenen Einwand, die Änderung der Patentansprüche des Klagepatents CH
333.________ sei missbräuchlich erfolgt, ohne auf die konkreten Erwägungen des
angefochtenen Entscheids einzugehen. Auch im Zusammenhang mit dem gestrichenen
Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung ihres Patents CH 333.________ geht die
Klägerin unter Verweis auf die Eingaben der Beklagten im kantonalen Verfahren
auf deren Vorbringen ein und zieht unter Verweis auf kantonale Aktenstücke
(Auszüge aus dem Gutachten sowie deutschen Patentschriften) oder angeblich
unbestrittene Tatsachen vom angefochtenen Entscheid abweichende Schlüsse.

3.3 Die Klägerin weicht verschiedentlich von den Sachverhaltsfeststellungen im
angefochtenen Entscheid ab oder erweitert diese in unzulässiger Weise. So
bringt sie etwa vor, die Beklagte sei von einem ihrer ehemaligen Mitarbeiter
gegründet worden. Hinsichtlich der Frage der Nachahmung bringt sie vor, die
Klagepatente EP 111.________ sowie CH 222.________ hätten nicht bloss eine
weitere technische Lehre zu bereits zahlreichen vorbestehenden Lösungen für die
gleiche Aufgabe hinzugefügt, sondern zum ersten Mal ein sich seit Langem
stellendes technisches Problem gelöst.
Sie verweist zudem auf einzelne Abbildungen aus Patentschriften zu Patenten
Dritter, die im angefochten Urteil nicht abgebildet sind und bezeichnet
verschiedene Umstände als unbestritten, ohne dass sich dies aus den
Feststellung des angefochtenen Entscheids entnehmen liesse. So behauptet sie
etwa, es sei zwischen den Parteien unbestritten, dass sowohl die Bewegung der
Drehteller auf einer Kreisbogenbahn als auch die lineare Hin- und Her-Bewegung
der Drehteller der Maschinen neuer Konstruktionsweise der Beklagten technisch
die gleiche Wirkung entfalten.

4.
Die Klägerin wirft der Vorinstanz zunächst vor, sie habe aArt. 58 Abs. 2 PatG
in der Fassung vor dem 1. Juli 2008 (AS 1977 2008) verletzt, indem sie die
Rechtsbeständigkeit des Patents CH 333.________ verneint habe.
4.1
4.1.1 Sie macht geltend, für die Frage, ob und mit welchen rechtlichen
Konsequenzen beim Klagepatent CH 333.________ das Merkmal der "umlaufenden
Lagerung der gemeinsamen Drehachse des Drehtellerpaars um eine zentrale
Drehachse" während des Anmeldeverfahrens habe weggelassen werden dürfen, sei
aArt. 58 Abs. 2 PatG massgebend. Während nach der heute geltenden Fassung von
Art. 58 Abs. 2 PatG Änderungen der Patentansprüche unter keinen Umständen mehr
über den Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung hinausgehen dürften, sei
dies unter aArt. 58 Abs. 2 PatG grundsätzlich möglich gewesen, habe jedoch zu
einer Verschiebung des Anmeldedatums geführt.
4.1.2 Nach aArt. 58 Abs. 1 PatG konnten die technischen Unterlagen bis zum
Abschluss des Prüfungsverfahrens geändert werden. Ging jedoch der Gegenstand
des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten
Unterlagen hinaus, so galt als Anmeldedatum der Tag, an dem Unterlagen
eingereicht wurden, welche die beantragte Erfindung offenbarten; das
ursprüngliche Anmeldedatum verlor in diesem Fall jede gesetzliche Wirkung
(aArt. 58 Abs. 2 PatG). Im Rahmen der Sachprüfung klärte das IGE ab, ob
Änderungen der technischen Unterlagen zu einer Verschiebung des Anmeldedatums
nach aArt. 58 Abs. 2 PatG führten (LUKAS BÜHLER/SONIA BLIND BURI, Entstehung
des Patents, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR],
Bd. IV, 2006, S. 241 f., 257). Ergab die Prüfung, dass das Anmeldedatum auf den
Tag der Einreichung der geänderten Unterlagen verschoben werden musste, so
setzte das IGE dem Patentbewerber eine Frist zur Stellungnahme, innert der
dieser auf die Änderung, welche die Datumsverschiebung bewirkte, verzichten
oder den Nachweis erbringen konnte, dass die Erfindung bereits in früheren
Unterlagen des Patentgesuchs offenbart war. Verzichtete der Patentbewerber
nicht auf die Änderung oder konnte er die Einwendungen nicht entkräften, so
wurde die Verschiebung des Anmeldedatums und, wenn die Prioritätsfrist
überschritten war, die Verwirkung des Prioritätsrechts verfügt (aArt. 64 Abs. 3
der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente
[Patentverordnung, PatV; AS 1977 2052]; dazu BÜHLER/BLIND BURI, a.a.O., S.
257).
Gegenüber der neu gefassten Bestimmung von Art. 58 Art. 2 PatG, die eine
Datumsverschiebung nicht mehr vorsieht, hatte aArt. 58 Abs. 2 PatG für den
Anmelder den Vorteil, dass aufgrund der geänderten Anmeldung das
Erteilungsverfahren ohne Neuanmeldung und ohne erneutes Ausrichten von Gebühren
fortgesetzt werden konnte (vgl. JEAN-LOUIS COMPTE, in: Christoph Bertschinger
und andere [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, Rz.
7.15). Die Festsetzung des Anmeldedatums ist Bestandteil der Patenterteilung
(BGE 107 II 459 E. 1b S. 461). Die Datumsverschiebung führte im Ergebnis dazu,
dass ein neues Patentgesuch mit neuem Anmeldedatum zu prüfen war (vgl. bereits
BGE 87 I 397 E. 6a S. 408 zu aArt. 58 Abs. 2 PatG in der Fassung vom 25. Juni
1954 [AS 1955 887]), allerdings im gleichen Verfahren und ohne dass eine
Neuanmeldung nötig gewesen wäre.
4.1.3 Die Übergangsbestimmungen zum Patentgesetz sehen in Art. 142 PatG vor,
dass Patente, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 22. Juni 2007 des
revidierten Patentgesetzes (d.h. am 1. Juli 2008) noch nicht erloschen sind,
von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht unterstehen. Ein mit dem Bundesgesetz
über die Patentanwältinnen und Patentanwälte vom 20. März 2009
(Patentanwaltsgesetz, PAG; AS 2011 2259) eingefügter zweiter Satz von Art. 142
PatG (in Kraft seit 1. Juli 2011) sieht vor, dass sich die Nichtigkeitsgründe
weiterhin nach dem alten Recht richten. Diese Änderung bezweckt, dass ein nach
altem Recht abschliessend und gültig erteiltes Patent nicht nachträglich wegen
verschärfter Gültigkeitsanforderungen für nichtig erklärt werden könnte. Damit
soll im Sinne der Nichtrückwirkung der Bestand altrechtlich erworbener
Schutztitel geschützt werden (vgl. dazu das Votum Fluri in der
nationalrätlichen Beratung, AB 2008 N 1934; PETER HEINRICH, Kommentar zu PatG/
EPÜ, 2. Aufl. 2010, N. 2 zu Art. 142 PatG).
Ein Patent, dessen Patentanmeldung in Bezug auf die technischen Unterlagen nach
aArt. 58 PatG in zulässiger Weise geändert worden und das entsprechend unter
der Herrschaft des alten Rechts gültig erteilt worden ist, soll gemäss Art. 142
zweiter Satz PatG nicht nachträglich als nichtig erklärt werden. Die
Zulässigkeit der Änderung der Patentanmeldung hinsichtlich des am 30. November
2006 erteilten Klagepatents CH 333.________ beurteilt sich demnach nach aArt.
58 PatG in Verbindung mit aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG (der dem geltenden
Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG entspricht). Weder Art. 142 zweiter Satz PatG noch
aArt. 58 Abs. 2 PatG bezwecken jedoch, ein unter altem Recht gewährtes, jedoch
infolge unzulässiger Erweiterung (teil-)nichtiges Patent nachträglich mit einem
späteren Anmeldedatum zum Leben zu erwecken, obwohl es gar nicht mit diesem
Datum eingetragen worden war. Das eventualiter angeführte Argument der
Klägerin, die Unzulässigkeit der Erweiterung der ursprünglichen Anmeldung des
Klagepatents CH 333.________ würde nicht zu dessen Nichtigkeit, sondern
lediglich zu einer Verschiebung des Anmeldedatums führen, stösst daher ins
Leere. Nachdem das Klagepatent bereits erteilt worden war, stand die
Datumsverschiebung nach aArt. 58 Abs. 2 PatG nicht mehr zur Verfügung (PETER
HEINRICH, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz, 1. Aufl. 1998, Rz.
58.10). Der hypothetische Einwand, das nichtige Patent hätte im gleichen
Verfahren mit späterem Datum eingetragen werden können, ist genauso
unbehelflich wie das Argument, das Patent hätte nach einer erneuten
Patentanmeldung gewährt werden können, falls die Unzulässigkeit der Änderung
der Anmeldeunterlagen bereits während des Prüfungsverfahrens festgestellt
worden wäre. Weder der eine noch der andere hypothetische Vorgang kann, da er
tatsächlich gerade nicht erfolgte, nachträglich zu einer Patenteintragung
führen.
Damit sind für die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents CH 333.________ infolge
der Änderung der Anmeldeunterlagen (unter Beibehaltung des ursprünglichen
Anmeldedatums) in materieller Hinsicht aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG i.V.m.
aArt. 58 Abs. 2 PatG massgebend, wobei eine nachträgliche Verschiebung des
Anmeldedatums ausser Betracht fällt. Die Kriterien der Zulässigkeit der
vorgenommenen Änderungen entsprechen allerdings in Bezug auf deren Umfang
denjenigen der heute geltenden Bestimmung von Art. 58 Abs. 2 PatG, was auch die
Klägerin nicht grundsätzlich in Abrede stellt. Insbesondere stimmt die
Umschreibung des Nichtigkeitsgrunds von aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG mit
derjenigen von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG überein. Die Klägerin weist im
Übrigen zutreffend darauf hin, dass hinsichtlich der Frage, ob und unter
welchen Voraussetzungen eine Änderung von Anspruch 1 des Klagepatents CH
333.________ zulässig war, auch die Lehre und Rechtsprechung zu den
Parallelbestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973,
revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2),
vorliegend Art. 123 sowie Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000, herangezogen werden
können (vgl. BGE 133 III 229 E. 3 S. 231 f.).

4.2 Die Klägerin zeigt mit dem Hinweis, das Klagepatent CH 333. ________ sei
vermutungsweise rechtsbeständig und die Beklagte habe für die von ihr
behauptete Ungültigkeit die volle Beweislast zu tragen, keine Rechtsverletzung
auf. Es ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz von der Beweislastverteilung
nach Art. 8 ZGB abgewichen wäre.
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist der Vorinstanz keine
Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie hinsichtlich der
Rechtsbeständigkeit des Patents CH 333.________ nicht darauf abstellte, dass
das IGE die aktuelle Fassung von dessen Anspruch 1 als rechtsbeständig erachtet
hat. Die Klägerin bestreitet zu Recht nicht, dass die Nichtigkeit eines Patents
nach Art. 26 bzw. aArt. 26 PatG klage- bzw. widerklageweise oder als Einwendung
im Verletzungsprozess geltend gemacht und vom Zivilrichter überprüft werden
kann (HEINRICH, 2. Aufl., a.a.O., N. 34 zu Art. 26 PatG). Werden die
behaupteten Nichtigkeitsgründe bewiesen, so ist das gewährte Patent gerade
trotz erfolgter Eintragung und Prüfung durch das IGE unwirksam. Der Einwand der
Klägerin, der Zivilrichter solle nur ausnahmsweise vom Urteil einer zuständigen
Verwaltungsbehörde abweichen, ist angesichts der gesetzlich vorgesehenen
Überprüfungsmöglichkeit nach aArt. 26 PatG haltlos. Ebenso unbehelflich ist ihr
Vorbringen, die Vorinstanz hätte für die Klärung der Rechtsbeständigkeit des
Klagepatents das IGE um Rat ersuchen sollen, betrifft der ins Feld geführte
Art. 27 PatG doch die gerichtliche Neufassung des Patentanspruchs infolge
Teilnichtigkeit und sieht überdies lediglich die Möglichkeit der Einholung
einer Vernehmlassung des IGE, jedoch keine entsprechende Verpflichtung des
Gerichts, vor.

4.3
4.3.1 Gemäss aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG (nunmehr Art. 26 Abs. 1 lit. c
PatG) ist ein Patent vom Richter als nichtig festzustellen, wenn der Gegenstand
des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum
massgebenden Fassung hinausgeht. Der Nichtigkeitsgrund steht in Verbindung mit
aArt. 58 Abs. 2 PatG (vgl. Art. 58 Abs. 2 PatG sowie Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000),
der die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren einschränkt.
Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass unter dem "Gegenstand des Patents"
im Sinne von aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG
nicht der "sachliche Geltungsbereich" des Art. 51 Abs. 2 PatG (bzw. der
"Schutzbereich" nach Art. 69 EPÜ 2000) zu verstehen ist, wie er durch die
Ansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es dabei um den "Gegenstand" im Sinne
von aArt. 58 Abs. 2 PatG (vgl. Art. 58 Abs. 2 PatG sowie Art. 123 Abs. 2 EPÜ
2000), also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in
den Zeichnungen (vgl. HEINRICH, 2. Aufl., a.a.O., N. 13 zu Art. 26 PatG; FRITZ
BLUMER, in: Margarete Singer/Dieter Stauder [Hrsg.], Europäisches
Patentübereinkommen, 5. Aufl. 2010, N. 28 zu Art. 123 EPÜ 2000; vgl. auch
COMPTE, a.a.O., Rz. 7.15).
Die Beschränkung der Änderungen der technischen Unterlagen (also Beschreibung,
Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung der Patentanmeldung) im
Anmeldeverfahren soll ausschliessen, dass der Anmelder für Gegenstände Schutz
beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden
sind. Für die Gültigkeit eines Patents (Stand der Technik nach Art. 7 Abs. 2
PatG) sowie für ein allfälliges Mitbenützungsrecht eines Dritten (Art. 35 Abs.
1 PatG) ist der Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt massgebend. Dem Anmelder soll
es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen bzw. Weiterentwicklungen in das
Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am
Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird (HEINRICH, 2. Aufl.,
a.a.O., N. 10 zu Art. 58 PatG).
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im
Hinzufügen oder im Weglassen von Informationen bestehen. Dazu gehört unter
anderem das Weglassen von Merkmalen in Patentansprüchen. Die entsprechende
allgemeinere technische Idee ist oft nicht in der ursprünglichen Anmeldung
offenbart. Dient die Änderung hingegen nur der Klarstellung oder Behebung eines
Widerspruchs, so ist sie zulässig (HEINRICH, 2. Aufl., a.a.O., N. 14 zu Art. 58
PatG; ALFONS SCHÄFERS, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, N.
66 zu Art. 123 EPÜ 2000). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts
(EPA) zu Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 ist das Ersetzen oder Streichen eines
Merkmals aus einem Anspruch zulässig, "sofern der Fachmann unmittelbar und
eindeutig erkennen würde, dass 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als
wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches für die Funktion der
Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll,
nicht unerlässlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche
Angleichung anderer Merkmale erfordert" (Entscheidung T 331/87 vom 6. Juli
1989, Amtsblatt EPA 1-2/1991 S. 22 ff.). In einem späteren Verfahren wollte die
befasste Technische Beschwerdekammer die erwähnten Kriterien zwar nicht mehr
anwenden, weil nach der Stellungnahme G 2/98 der Grossen Beschwerdekammer
(Entscheidung vom 31. Mai 2001, Amtsblatt EPA 10/2001 S. 413 ff.) nicht mehr
zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen unterschieden werden solle
(T 910/03 vom 7. Juli 2005 S. 17 f. Ziff. 3.5); andere Entscheidungen sowie die
Prüfungsrichtlinien beziehen sich jedoch auch nach G 2/98 ohne Weiteres auf
diese Kriterien (BLUMER, a.a.O., N. 62 zu Art. 123 EPÜ 2000 mit Verweis auf die
Entscheidungen T 220/01 vom 28. Februar 2003; T 1227/01 vom 12. Oktober 2004; T
958/04 vom 17. Dezember 2004 sowie C-VI, 5.3.10 der Richtlinien für die Prüfung
im Europäischen Patentamt; vgl. auch HEINRICH, 2. Aufl., a.a.O., N. 14 zu Art.
58 PatG). Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so ist es im Hinblick auf
die Zulässigkeit einer solchen Änderung unerlässlich, dass das Ersatzmerkmal
durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen gestützt ist (vgl. Entscheidung T
331/87, a.a.O., S. 26 Ziff. 3).
Es braucht im zu beurteilenden Fall nicht vertieft zu werden, ob nach wie vor
zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen zu unterscheiden ist, da
sich die von der Klägerin veranlasste Änderung von Anspruch 1 des Klagepatent
CH 333.________ auch dann als unzulässig erweist, wenn unter Berücksichtigung
der bisherigen Praxis des Europäischen Patentamts auf das Kriterium der
Wesentlichkeit des gestrichenen Merkmals abgestellt wird.
4.3.2 Bei Anmeldung des Klagepatents CH 333.________ war der unabhängige
Anspruch 1 wie folgt formuliert:
"Vorrichtung zum Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von
Federn beim Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem
Federkern-Montageautomaten mit einem Transportstern, dessen Greiferhände die
Federn an der Windestation der Federwindemaschine übernehmen und mit einem Paar
Transportbänder zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum
Montageautomaten sowie einem Transferelement zum Überführen der Federn vom
Transportstern zu den Transportbändern, dadurch gekennzeichnet, dass das
Transferelement mindestens ein antreibbares sich beabstandet gegenüberliegendes
Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer
zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist".
Nach erfolgter Änderung im Anmeldeverfahren lautete Anspruch 1 des Patents CH
333.________ in der Fassung vor der am 30. September 2009 veröffentlichten
Verzichtserklärung wie folgt:
"Vorrichtung zum Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von
Federn beim Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem
Federkern-Montageautomaten mit einem Transportstern, dessen Greiferhände die
Federn an der Windestation der Federwindemaschine übernehmen, mit einem
Transportband zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum
Montageautomaten, und mit einem Transfermittel zum Überführen der Federn vom
Transportstern zu dem Transportband, dadurch gekennzeichnet, dass das
Transfermittel zum Drehen der Federn beim Überführen der Federn vom
Transportstern zu dem Transportband ausgestaltet ist".
Im Rahmen des Anmeldeverfahrens waren insbesondere die folgenden Merkmale
nachträglich eingeführt bzw. weggelassen worden:
- Streichung des antreibbaren Drehtellerpaars, dessen gemeinsame Drehachse in
einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist;
- Einführung eines einzelnen Transportbands anstelle von einem Paar
Transportbänder;
- Einführung eines Drehteils anstelle eines Drehtellers.
Nach Ansicht des Gutachters, die sich die Vorinstanz zu eigen machte, handelt
es sich bei der Änderung, wonach das Transferelement zum Drehen der Federn
ausgestaltet ist, um eine Erweiterung von Patentanspruch 1, weil das
ursprünglich zum Drehen der Federn vorgesehene antreibbare Drehtellerpaar
gestrichen und durch ein anderes, breiteres Merkmal ersetzt worden sei. Das
Transferelement sei nun anspruchsgemäss plötzlich auf irgendeine Weise zum
Drehen der Federn ausgestaltet. Der Experte wies darauf hin, dass sich in den
ursprünglichen Unterlagen kein Hinweis finde, der eine derartige Erweiterung
des Schutzbereichs rechtfertigen würde. Dies gelte in gleicher Weise für das
aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach die gemeinsame Drehachse des
Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend
gelagert ist. Das Drehtellerpaar und dessen rotative Bewegung würden in der
gesamten ursprünglichen Offenbarung eine wesentliche Rolle spielen. Die nach
der Abänderung breitere Anspruchsfassung finde in den ursprünglich
eingereichten Unterlagen offensichtlich keine Stütze. Unzulässig sei auch die
Änderung "Transportband" anstelle von einem "Paar Transportbänder"; eine
alternative Förderung mit nur einem Transportband erschliesse sich dem Fachmann
keineswegs.
4.3.3 Die Klägerin wirft der Vorinstanz zu Unrecht vor, sie habe bei der
Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents CH 333.________ die
Bedeutung des sogenannten "Wesentlichkeitstests" gemäss dem Grundsatzentscheid
T 331/83 des EPA verkannt. Die Vorinstanz hat im Gegenteil die in diesem
Entscheid entwickelten Kriterien angewendet. Dabei hat sie zutreffend auf die
Sichtweise des Fachmanns abgestellt. Sie hat auf die nachvollziehbaren
Darlegungen des Gerichtsgutachters abgestellt und erwogen, dass das aus dem
Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach die gemeinsame Drehachse des
Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend
gelagert ist, in der gesamten ursprünglichen Offenbarung eine wesentliche Rolle
spiele.
Darin ist entgegen der Ansicht der Klägerin keine Bundesrechtsverletzung zu
erkennen. Sie gibt die Erwägungen im angefochtenen Urteil ungenau bzw.
unvollständig wieder, wenn sie der Vorinstanz vorwirft, sie sei über die
Kriterien des "Wesentlichkeitstests" hinausgegangen, indem sie verlangt habe,
dass das gestrichene Anspruchsmerkmal in der ursprünglichen Anmeldung als
unwesentlich dargestellt worden sei. Nach den im angefochtenen Entscheid
erwähnten Ausführungen des Gutachters, auf die sich die Vorinstanz stützt, ist
das gestrichene Merkmal Bestandteil der Erfindungsdefinition in der
Beschreibungsanleitung, wonach die Erfindung dadurch gekennzeichnet ist, dass
das Transferelement mindestens ein antreibbares, sich beabstandet
gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse in einem
Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Was der Fachmann
der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig erkennen könne, sei die
Ausgestaltung und Funktion des Transferelements, mit dessen Hilfe die
erfindungsgemäss gestellte Aufgabe gelöst werde, wobei mindestens ein
antreibbares Drehtellerpaar auf eine ganz bestimmte Art und Weise geführt und
gelagert werde. Der Gutachter führte weiter aus, aufgrund sämtlicher Ansprüche,
Beschreibungsteile und Zeichnungen in den ursprünglichen Unterlagen sehe der
Fachmann keine Veranlassung, vom Lagerungs- und Bewegungsprinzip "rotative
Bewegung des Drehtellerpaars durch Lagerung um eine zentrale Drehachse"
abzuweichen. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Auffassung geht aus den
Anmeldeunterlagen damit für den Fachmann nicht hervor, dass die umlaufende
Lagerung des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse
darin lediglich als eine vorteilhafte Ausführungsart der Erfindung dargestellt
würde (vgl. Entscheidung T 331/87 vom 6. Juli 1989, a.a.O., Ziff. 7.5 S. 28).
Angesichts dieser nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachters ist der
Vorinstanz entgegen der von der Klägerin vertretenen Ansicht keine
Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie im Ergebnis verneinte, dass der
Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass das gestrichene Merkmal
in der Offenlegung nicht als wesentlich hingestellt worden ist. Der
angefochtene Entscheid geht damit zutreffend davon aus, dass mit der Streichung
des Anspruchsmerkmals der umlaufenden Lagerung des Drehtellerpaars um eine
zentrale Drehachse nicht mehr hinreichend offenbart wäre, wie die
Transferfunktion des Transfermittels erfüllt wird, womit der Gegenstand des
Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum
massgebenden Fassung hinausgeht (aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis bzw. Art. 26 Abs. 1
lit. c PatG).
Überdies verkennt die Klägerin, dass der Gerichtsgutachter das gestrichene
Merkmal für die Lösung der erfindungsgemäss erstellten Aufgabe als unerlässlich
erachtete und die Vorinstanz diesen Ausführungen folgte. Sie wirft der
Vorinstanz daher zu Unrecht vor, sie hätte aus Sicht des Durchschnittsfachmanns
prüfen müssen, ob das weggelassene Merkmal für die Lösung der technischen
Aufgabe unerlässlich sei oder nicht. Die Klägerin unterbreitet dem
Bundesgericht lediglich in appellatorischer Weise ihre Sichtweise bezüglich der
angeblich fehlenden Unerlässlichkeit des gestrichenen Merkmals, ohne auf die
entsprechenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids einzugehen.
Mit ihren Ausführungen hinsichtlich der beiden deutschen Patente DE
444.________ sowie DE 555.________ kritisiert die Klägerin lediglich den
beiläufigen Hinweis im angefochtenen Entscheid auf diese Patente, zeigt damit
jedoch nicht auf, inwiefern das Urteil angesichts der als unzutreffend gerügten
Bemerkungen im Ergebnis bundesrechtswidrig sein soll. Mangels
Entscheidwesentlichkeit nicht weiter einzugehen ist auf die Ausführungen in der
Beschwerde zur gemäss "Wesentlichkeitstest" dritten kumulativ zu erfüllenden
Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Streichung von Anspruchsmerkmalen,
d.h. inwiefern das Streichen des Anspruchsmerkmals eine wesentliche Angleichung
anderer Merkmale erfordern würde. Ebenso wenig braucht auf die Vorbringen der
Klägerin zur Alternativbegründung der Vorinstanz eingegangen zu werden, wonach
in der erfolgten Streichung auch eine unzulässige Verallgemeinerung erblickt
werden könne.
4.3.4 Zusammenfassend ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung
vorzuwerfen, wenn sie das Klagepatent CH 333.________ in der Fassung vor dem
Teilverzicht als teilnichtig erachtete.
Die Vorinstanz erwog darüber hinaus, dass der Gegenstand des Patents CH
333.________ auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des
Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehe,
weshalb das Klagepatent teilnichtig sei. Inwiefern sie damit gegen Bundesrecht
verstossen haben soll, wird in der Beschwerde nicht aufgezeigt.

5.
Die Klägerin rügt weiter, die Vorinstanz habe Art. 66 lit. a PatG sowie das
Willkürverbot nach Art. 9 BV verletzt, indem sie eine Verletzung der
Klagepatente EP 111.________ sowie CH 222.________ durch die Maschinen neuer
Konstruktionsweise der Beklagten verneint habe.

5.1 Die Vorinstanz hat eine Verletzung der beiden deckungsgleichen Klagepatente
im Sinne von Art. 66 lit. a PatG verneint. Sie erwog gestützt auf die
Ausführungen des Gerichtsgutachters, dass der bei den Maschinen neuer
Konstruktionsweise der Beklagten verwendete lineare Federtransfer nicht als
Nachmachung oder Nachahmung eines Federtransfers qualifiziert werden könne, der
umlagernd um eine gemeinsame Drehachse funktioniere.
Der Gutachter hielt in Bezug auf das Merkmal K2 von Patentanspruch 1 fest, auch
wenn die neue Konstruktion ein antreibbares sich beabstandet gegenüberliegendes
Drehtellerpaar umfasse, sei dessen gemeinsame Drehachse nicht in einem Abstand
zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert, sondern linear verschiebbar in
einer seitlich am Maschinengestell aufgehängten Führung. Diese Konstruktion sei
vom Merkmal K2 nicht erfasst, so dass eine wortlautgemässe Patentverletzung
nicht vorliege. Für den Fachmann sei es vor dem Hintergrund des Streitpatents
nicht ersichtlich, dass die umlaufende Lagerung der gemeinsamen Drehachse des
Drehtellerpaars durch jede andere geeignete Lagerung ersetzt werden könne, die
das Überführen der Federn ermögliche. Es stelle sich für den Fachmann die
Frage, ob das Austauschmittel, also die lineare Hin- und Herbewegung an einer
separaten Führung, überhaupt dieselbe technische Wirkung erziele wie das im
Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel, also die umlaufende Bewegung um eine
zentrale Drehachse. Eine objektive Gleichwirkung liege jedoch nicht vor. Es
könne keine Rede davon sein, dass der Fachmann ein lineares Hin- und Herbewegen
des Drehtellerpaars in Betracht gezogen hätte, zumal diese Lösung zwingend eine
Linearführung für das Drehtellerpaar erfordere, die an Stelle der umlaufenden
Lagerung um die zentrale Drehachse trete.

5.2 Die Klägerin rügt lediglich die tatsächliche Feststellung als willkürlich,
das in den Maschinen neuer Konstruktionsweise verwendete Drehtellerpaar mit
linear verschiebbarer Drehachse erziele nicht die gleiche technische Wirkung
wie die in ihrem Patentanspruch enthaltene umlaufende Lagerung des
Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse. Abgesehen davon, dass sich die
Klägerin in unzulässiger Weise über den vorinstanzlich verbindlich
festgestellten Sachverhalt (Art. 105 Abs. 1 BGG) hinwegsetzt mit der
Behauptung, es sei zwischen den Parteien unbestritten, dass diese technisch die
gleiche Wirkung entfalten, kann entgegen ihrer Ansicht nicht davon ausgegangen
werden, dass die von ihr behauptete technische Gleichwirkung "selbst für einen
technischen Laien ohne weiteres erkennbar" sei. Die Klägerin zeigt mit ihren
Ausführungen keine Willkür (Art. 9 BV) auf.
Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich
benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG).
Eine Nachahmung liegt vor, wenn ein Verfahren oder Erzeugnis, obschon es nicht
alle Merkmale der patentierten Lösung verwirklicht, nur in untergeordneten
Punkten von dieser abweicht, mithin den wesentlichen Gehalt des
Erfindungsgedankens in abgewandelter Form übernimmt. Untergeordnet ist eine
Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht,
sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die patentierte
Lehre nahegelegt wird (BGE 125 III 29 E. 3b S. 32 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat gestützt auf die Ausführungen des Gutachters dafür gehalten,
dass die in einer seitlich am Maschinengestell aufgehängten Führung linear
verschiebbare Drehachse für den Fachmann vor dem Hintergrund der patentierten
Lehre nicht nahegelegen habe. Inwiefern sie damit Art. 66 lit. a PatG verletzt
haben soll, ist nicht ersichtlich.

6.
Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Vorliegen einer
Wiederholungsgefahr verneint und ihr damit den eingeklagten
Unterlassungsanspruch mangels Rechtsschutzinteresses in Verletzung von Art. 72
Abs. 1 PatG abgesprochen. Darüber hinaus habe die Vorinstanz die
Beweislastregel von Art. 8 ZGB missachtet.

6.1 Die Vorinstanz erwog, die Klägerin habe die tatsächlichen Grundlagen nicht
nachgewiesen, aufgrund deren eine Wiederholungsgefahr vermutet werden könne.
Die neue Konstruktion der Maschinen der Beklagten verletzten EP 111.________
nicht. Gemäss den Ausführungen der Beklagten habe sie, um jegliches Risiko
einer Patentverletzung auszuschliessen, ihre Maschinen ab Frühjahr 2005
modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut.
Die Klägerin trage die Beweislast dafür, dass eine Wiederholungsgefahr nach wie
vor bestehe. Sie komme dieser nicht nach, wenn sie die Vorbringen der Beklagten
mit Nichtwissen bestreite. Die Klägerin habe, so die Vorinstanz weiter, weder
behauptet noch nachgewiesen, dass die Beklagte entgegen ihren nachvollziehbaren
Ausführungen in den letzten fünf Jahren Maschinen herkömmlicher Konstruktion
vertrieben bzw. bereits ausgelieferte nicht modifiziert hätte. Eine
Wiederholungsgefahr sei damit nicht nachgewiesen, weshalb dem
Unterlassungsbegehren mangels Rechtsschutzinteresses nicht stattgegeben werden
könne.
6.2
6.2.1 Eine Unterlassungsklage nach Art. 72 Abs. 1 PatG setzt ein hinreichendes
Rechtsschutzinteresse voraus. Ein solches besteht, wenn die widerrechtliche
Handlung unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten des Beklagten die künftige
Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 116 II 357 E. 2a E. 359 mit
Hinweisen). Das Rechtsschutzinteresse hat somit zur Voraussetzung, dass der
Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen
nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 II 357 E. 2a S. 359 mit Hinweisen;
vgl. auch BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; LUCAS DAVID UND ANDERE, Der Rechtsschutz
im Immaterialgüterrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 271 ff.). Ob die Klägerin
ein rechtlich geschütztes Interesse am verlangten Verbot hat, ist als Frage des
Bundesprivatrechts im Beschwerdeverfahren zu überprüfen; doch ist das
Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen des kantonalen Gerichts
hinsichtlich des Wissens und Willens des möglichen Verletzers gebunden (Art.
105 Abs. 1 BGG). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache
sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben
(Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat oder
zwecklos wäre. Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen
werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens
bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen
auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; 116
II 357 E. 2a S. 359; DAVID UND ANDERE, a.a.O., Rz. 273). Das
Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage muss im Zeitpunkt der
Urteilsfällung noch vorhanden sein (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; 109 II 338 E. 3
S. 346).
6.2.2 Die Klägerin macht zu Unrecht geltend, es liege ein gleich gelagerter
Fall wie in BGE 116 II 357 E. 2b vor, da die Beklagte im vorinstanzlichen
Verfahren eine Patentverletzung bestritten und den geltend gemachten
Unterlassungsanspruch nicht anerkannt habe. Sie verkennt insbesondere, dass die
Vorinstanz angesichts der unzureichenden Bestreitung durch die Klägerin in
tatsächlicher Hinsicht davon ausging, dass die Beklagte seit mehr als fünf
Jahren nicht nur auf den Vertrieb von Maschinen herkömmlicher
Konstruktionsweise verzichtet, sondern darüber hinaus alle bereits
ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut habe. Die Vorinstanz durfte den
Umstand der Beseitigung patentverletzender Vorrichtungen, auf den die Klägerin
nicht eingeht, bei der Beurteilung der Wiederholungsgefahr ohne Verletzung von
Bundesrecht zugunsten der Beklagten werten und aus deren Verhalten schliessen,
diese werde künftige Rechtsverletzungen unterlassen. Entgegen der in der
Beschwerde vertretenen Ansicht ging die Vorinstanz zudem nicht von der
Rechtsauffassung aus, es sei im Hinblick auf die Wiederholungsgefahr
erforderlich, dass die Beklagte auch bei Einleitung des Prozesses oder während
des hängigen Verfahrens weiterhin Patentverletzungen begangen hätte. Die Rüge,
die Vorinstanz habe Art. 72 Abs. 1 PatG verletzt, ist unbegründet.
Unbegründet ist auch die im gleichen Zusammenhang erhobene Rüge der Verletzung
der Beweislastregel von Art. 8 ZGB. Die Klägerin zeigt keine Verletzung der
Beweislastregel auf, wenn sie den Erwägungen der Vorinstanz, die mangels
substantiierter Bestreitung seitens der Klägerin im Ergebnis auf den von der
Beklagten vorgebrachten Umstand abstellte, wonach diese ihre Maschinen seit
mehr als fünf Jahren modifiziert und alle Maschinen nachträglich umgebaut habe,
lediglich in pauschaler Weise entgegenhält, sie habe dies im vorinstanzlichen
Verfahren bestritten.

7.
Die Klägerin rügt hinsichtlich der teilweisen Abweisung ihres Begehrens um
Auskunfterteilung und Rechnungslegung eine Verletzung von Art. 8 in Verbindung
mit Art. 66 und Art. 73 PatG.

7.1 Die Vorinstanz hiess das Auskunftsbegehren der Klägerin hinsichtlich der
ausgelieferten Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktionsart lediglich
teilweise gut. Sie befand, die Auskunftspflicht der Beklagten gehe nur so weit,
als sie notwendige Grundlage für die finanzielle Wiedergutmachung gemäss Ziffer
4 des Rechtsbegehrens gemäss Replik bilde. Entsprechend wies die Vorinstanz das
Auskunftsbegehren ab, soweit dieses gerichtet war auf:
- einzelne Angebote, aufgeschlüsselt gemäss Angebotsmengen, -daten und -preisen
sowie Typenbezeichnungen und die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
- bei den einzelnen Lieferungen die Namen und Anschriften der Abnehmer;
- die betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen,
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten.

7.2 Die Klägerin behauptet, auch diese Angaben seien für die Bezifferung des
Wiedergutmachungsanspruchs von Bedeutung, vermag dies jedoch nicht konkret
aufzuzeigen. Ihre Vorbringen, bereits das blosse Anbieten von Maschinen mit
patentverletzender Konstruktion könne "dazu führen, dass gestützt hierauf ein
Kaufvertrag zustande kommt und die Beklagte somit Einnahmen erzielt, auch wenn
es in der Folge gar nicht zum Verkauf einer Maschine kommt", überzeugt schon
deshalb nicht, weil sie auch in diesem Fall nicht auf Angaben zu den Angeboten
angewiesen wäre, sondern Auskunft über die abgeschlossenen Kaufverträge hätte
verlangen können. Zudem zeigt sie mit dem Argument, ein Käufer könnte gestützt
auf das Angebot zwar nicht die Maschine mit patentverletzender Konstruktion,
sondern andere Käufe (nicht patentverletzender Waren) getätigt haben, keinen
hinreichenden Zusammenhang mit einem widerrechtlichen Schaden auf, zumal der
Kunde in diesem Fall das patentverletzende Angebot gerade ablehnte.
Der Vorinstanz ist hinsichtlich der erfolgten Einschränkung des Auskunftsrechts
der Klägerin keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen.

8.
Die Beschwerde der Klägerin erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen,
soweit darauf eingetreten werden kann.
Beschwerde der Beklagten (4A_109/2011)

9.
Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe mit der Abweisung ihrer
Verjährungseinrede Art. 60 OR verletzt.

9.1 Die Vorinstanz erachtete das Vorbringen der Beklagten als unzutreffend, die
Verjährungsfrist habe zu laufen begonnen, nachdem die Beklagte die Herstellung
und den Vertrieb der herkömmlichen Konstruktion der Maschinen im Frühling 2005
eingestellt und nur noch Maschinen neuer Konstruktion mit linearem
Federwendetransfer hergestellt und vertrieben habe, weshalb die eingeklagten
Wiedergutmachungsansprüche ein Jahr später (d.h. vor Einleitung der Klage am
20. Juli 2006) verjährt gewesen seien. Die Vorinstanz erwog, der Beginn der
Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR setze Kenntnis der wesentlichen
Elemente des Schadens voraus. Die Klägerin habe jedoch keine Kenntnis vom
Umfang des Schadens gehabt, da sie weder wusste noch abklären konnte, wann und
wie viele Maschinen herkömmlicher Bauweise die Beklagte verkauft habe. Eine
hinreichende Kenntnis vom Schaden werde sie erst haben, wenn die Beklagte ihrer
Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht nachgekommen sei.

9.2 Die Beklagte bringt vor, die Klägerin sei seit Sommer 2004 im Besitz von
Film- und Fotoaufnahmen der Federkernmaschinen herkömmlicher Bauweise der
Beklagten gewesen und habe damit den Verletzungsgegenstand bzw. -tatbestand und
die Verletzerin gekannt. Sie selbst habe ab Februar 2005 nur noch Maschinen mit
neuer Konstruktionsweise hergestellt. Spätestens ab Juni 2005 seien nur noch
solche (nicht patentverletzende) Maschinen ausgeliefert worden. Die Klägerin
habe demnach mit der Klageeinleitung mehr als ein Jahr seit Kenntnis der
patentverletzenden Maschinen herkömmlicher Bauweise und der Verletzerin und
seit Ende der verletzenden Handlungen durch die Beklagte zugewartet.
Die Beklagte bringt zum Verjährungsbeginn nach Art. 60 Abs. 1 OR vor, die
Kenntnis vom Schaden umfasse seine Existenz, Beschaffenheit und die
wesentlichen Merkmale. Letztere seien gegeben, wenn der Kläger alle
tatsächlichen Umstände kenne, die geeignet seien, eine Klage zu veranlassen und
zu begründen. Nicht notwendig sei, dass der Kläger den Schaden bis in alle
Einzelheiten und mit letzter Sicherheit kenne. Die Klägerin habe demnach seit
Sommer 2004 Kenntnis der wesentlichen Merkmale des Schadens gehabt und sei -
wie die erfolgte Klageeingabe beweise - auch in der Lage gewesen, eine Klage zu
veranlassen und zu begründen. Angesichts der nach Art. 42 Abs. 2 OR sowie Art.
73 aAbs. 2 PatG (AS 1955 891) verliehenen prozessualen Möglichkeit der
unbezifferten Forderungsklage dürfe der Geschädigte ein Tätigwerden nicht so
lange aufschieben, bis er den Schaden genaustens zu beziffern imstande sei.
Dies müsse umso mehr bei einer Stufenklage gelten, die ja gerade dazu diene,
den Kläger aufgrund der Informationen, die er in der ersten Stufe erhalte, in
die Lage zu versetzen, die Klage genügend zu substantiieren. Da bei
Patentverletzungen der Schaden ohnehin immer nur geschätzt werden könne und die
Klägerin schon seit 2004 die Patentverletzung und die Verletzerin kannte, habe
die einjährige Verjährungsfrist Anfang 2005, spätestens aber ab Juni 2005 zu
laufen begonnen, als die Beklagte die Herstellung und den Vertrieb der
patentverletzenden Maschinen herkömmlicher Konstruktion eingestellt und nur
noch Maschinen neuer Konstruktion ausgeliefert habe. Die Schadenersatz- und
Gewinnansprüche seien damit bei der Klageeinleitung am 20. Juli 2006 bereits
verjährt gewesen.
9.3
9.3.1 Das Patentgesetz enthält keine besondere Verjährungsbestimmung für
Schadenersatzansprüche. Diese verjähren daher nach Art. 60 OR, d.h. in einem
Jahr seit Kenntnis des Schadens und der Person des Schädigers, jedenfalls aber
mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlung an gerechnet
(HEINRICH, 2. Aufl., a.a.O., N. 94 zu Art. 73 PatG). Hinsichtlich Hinderung,
Stillstand und Unterbrechung gelten die Bestimmungen von Art. 134 ff. OR. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind bei bösgläubiger Geschäftsanmassung
auf den Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 Abs. 1 OR ebenfalls die
deliktsrechtlichen Verjährungsregeln (Art. 60 OR) anwendbar (BGE 126 III 382 E.
4b S. 384 ff. mit Hinweisen).
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung beginnt die einjährige Frist gemäss
Art. 60 Abs. 1 OR im Zeitpunkt zu laufen, in dem der Geschädigte von der
Existenz, der Beschaffenheit und den wesentlichen Merkmalen des Schadens
Kenntnis erlangt hat, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet
sind, eine Klage zu veranlassen und zu begründen (BGE 131 III 61 E. 3.1.1 S.
68; 114 II 253 E. 2a S. 256; 111 II 55 E. 3a S. 57 f. mit Hinweisen). Dabei
kommt es auf die tatsächliche Kenntnis an und nicht darauf, wann der
Geschädigte bei der nach den Umständen zu erwartenden Aufmerksamkeit den
Schaden hätte erkennen können (BGE 111 II 55 E. 3a S. 57 f.; 109 II 433 E. 2 S.
434 f.; je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 131 III 61 E. 3.1.2 S. 68). Diese
Praxis schützt allerdings nicht jedes gleichgültige Verhalten oder gar ein
gänzliches Desinteresse des Geschädigten gegenüber seinem Schaden. Vielmehr
wird vom Geschädigten ein Verhalten nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) erwartet
(ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 3. Aufl. 2006, N. 60a zu Art. 60 OR). Kennt
der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens, so kann von ihm
erwartet werden, dass er sich die weiteren Informationen beschafft, die für die
Erhebung der Klage notwendig sind (BGE 109 II 433 E. 2 S. 435).
Angesichts der kurzen einjährigen Verjährungsfrist ist eine Kenntnis des
Schadens nicht leichthin anzunehmen; unter Umständen bedarf der Geschädigte
auch noch einer gewissen Zeit, um entweder selber oder mit Hilfe eines Dritten
den Verlauf der unerlaubten Handlung und das endgültige Ausmass des Schadens
abschätzen zu können (BGE 111 II 55 E. 3a S. 57). Ergibt sich das Ausmass des
Schadens aus einem Sachverhalt, der sich noch weiter entwickelt, so beginnt die
Verjährung nicht vor Abschluss dieser Entwicklung zu laufen (BGE 112 II 118 E.
4 S. 123; 111 II 55 E. 3a S. 57; 108 Ib 97 E. 1c S. 99 f.; 92 II 1 E. 3 S. 4
f.; 86 II 406 E. b S. 416). Solange das schädigende Ereignis anhält, hat der
Geschädigte keine Kenntnis des Gesamtschadens und die Verjährung beginnt nicht
zu laufen (BGE 126 III 161 E. 3c S. 163 hinsichtlich der Schädigung infolge
einer persönlichkeitsverletzenden Pressekampagne; vgl. auch BREHM, a.a.O., N.
27 ff. zu Art. 60 OR, wonach von Kenntnis nur gesprochen werden kann, sofern
der Geschädigte seinen gesamten Schaden, wenn auch nur in groben Zügen,
abschätzen kann).
Wie die Beklagte zutreffend vorbringt, ist es nicht erforderlich, dass der
Geschädigte den Schaden genau beziffern kann (BGE 131 III 61 E. 3.1.1 S. 68;
111 II 55 E. 3a S. 57; 108 Ib 97 E. 1c S. 100). Die ziffernmässige
Bestimmbarkeit des Schadens kann im Patentrecht umso weniger ausschlaggebend
sein für den Beginn der einjährigen relativen Verjährungsfrist von Art. 60 Abs.
1 OR, als die - auf das Verfahren vor der Vorinstanz noch anwendbare -
Bestimmung von Art. 73 aAbs. 2 PatG eigens die prozessuale Möglichkeit einer
unbezifferten Forderungsklage vorsieht (vgl. nunmehr Art. 85 ZPO; vgl. WERNER
STIEGER, Verjährung und Verwirkung im Immaterialgüterrecht, AJP 5/1993 S. 627;
STEPHEN V. BERTI, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2002, N. 107 ff. zu Art. 135 OR;
ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 1008, nach dem
allerdings die Verjährung bereits beginnen soll, sobald dem Geschädigten der
Täter und die Tatsache, dass Schaden entstanden ist, bekannt sind). Auch bei
einer fortgesetzten Patentverletzung, die einem einheitlichen Willensentschluss
zugrunde liegt, muss jedoch gelten, dass die relative einjährige
Verjährungsfrist frühestens zu laufen beginnt, wenn das verletzende Verhalten
aufhört (vgl. HEINRICH, 2. Aufl., a.a.O., N. 95 zu Art. 73 PatG; BREHM, a.a.O.,
N. 30 zu Art. 60 OR). Die Kenntnis von einzelnen Elementen des Schadens genügt
nicht (BREHM, a.a.O., N. 29 zu Art. 60 OR). Solange die Verletzungshandlung
anhält, bleibt ungewiss, ob und wann der Schaden abgeschlossen sein wird;
während dieser Zeit ist die Kenntnis des Geschädigten unzureichend und die
Verjährungsfrist kann nicht zu laufen beginnen (vgl. BGE 126 III 161 E. 3c S.
163 f.; vgl. auch ROLAND BREHM, a.a.O., N. 30 f. zu Art. 60 OR; FRANZ WERRO,
in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, N. 19 zu Art. 60 OR;
ROBERT K. DÄPPEN, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4 Aufl. 2007, N. 7
zu Art. 60 OR; FRITZ BLUMER, Patentverletzungsprozess, in: Christoph
Bertschinger und andere [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht,
2002, § 17 Rz. 129; DAVID UND ANDERE, a.a.O., Rz. 373; STIEGER, a.a.O., S. 630
f.). Entsprechendes gilt für die Verjährung des Gewinnherausgabeanspruchs nach
Art. 423 Abs. 1 OR.
9.3.2 Der Klägerin war es nicht möglich, ihren Anspruch bereits zu Beginn des
Verfahrens genau zu beziffern. Eine genaue Kenntnis des Schadens war jedoch
auch nicht erforderlich, konnte sie doch eine unbezifferte Forderungsklage
(Art. 73 aAbs. 2 PatG) einreichen, die sie am 20. Juli 2006 auch tatsächlich
erhob. Sollte die Vorinstanz davon ausgehen, dass im Falle der Stufenklage eine
hinreichende Kenntnis generell erst nach Durchsetzung des Auskunfts- bzw.
Rechnungslegungsanspruchs vorliegen würde, wäre dies mit den erwähnten
Grundsätzen zum Beginn der einjährigen Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR
nicht zu vereinbaren. Im Immaterialgüterrecht ist die Feststellung des Schadens
allgemein sehr schwierig und eine Bezifferung zu Beginn des Verfahrens oft noch
nicht möglich (KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen
Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 2005, S. 393). Würde bei einer Stufenklage die
Verjährungsfrist jeweils erst beginnen, wenn der Geschädigte nach Einblick in
die in der ersten Stufe vorzulegenden Dokumente seinen Schaden zu beziffern in
der Lage ist, könnte der Geschädigte die Verjährung grundsätzlich beliebig
hinauszögern, indem er mit der Klage zuwartet, worauf die Beklagte zu Recht
hinweist (vgl. auch TROLLER, a.a.O., S. 393).
Die Beklagte zeigt mit ihren Vorbringen jedoch nicht auf, dass der angefochtene
Entscheid im Ergebnis Bundesrecht verletzt, indem er den Eintritt der
Verjährung nach Art. 60 Abs. 1 OR verneint. Ihre Auffassung, die Verjährung
habe begonnen, nachdem die Klägerin im Jahr 2004 im Besitz von Film- und
Fotoaufnahmen der Federkernmaschine herkömmlicher Bauweise gewesen sei und sie
damit Kenntnis von der Patentverletzung und dem Verletzter erlangt hatte,
trifft nicht zu. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht genügte die
blosse Entdeckung einer patentverletzenden Maschine als einzelnes Element des
Schadens nicht, um den Beginn der Verjährungsfrist auszulösen. Die Klägerin
kannte die wesentlichen Merkmale des gesamten Schadens noch nicht, solange die
Beklagte in Verletzung der klägerischen Patente Maschinen herkömmlicher
Bauweise herstellte und vertrieb. Weder lässt sich den verbindlichen
Sachverhaltsfeststellungen des angefochtenen Entscheids entnehmen, in welchem
Zeitpunkt die Klägerin Kenntnis von den weiteren Schadensmerkmalen erhalten
hatte, geschweige denn, dass sie bereits vor dem 20. Juli 2005 die Einstellung
des schädigenden Verhaltens der Beklagten erkannte, noch zeigt die Beklagte mit
Aktenhinweisen auf, entsprechende Tatsachenbehauptungen hinsichtlich der
Kenntnis der Klägerin bereits vor der Vorinstanz aufgestellt zu haben. Die
Behauptungen der Beklagten, sie habe im Frühjahr 2005 die Herstellung bzw.
spätestens im Juni 2005 den patentverletzenden Vertrieb der Maschinen
herkömmlicher Konstruktion eingestellt, lassen selbst für den Fall, dass in
zeitlicher Hinsicht darauf abgestellt wird, keine Rückschlüsse auf die
tatsächliche Kenntnis der Klägerin zu.
Für die tatsächlichen Voraussetzungen des Verjährungsbeginns nach Art. 60 Abs.
1 OR trägt die Beklagte, die sich einredeweise auf den Verjährungseintritt
beruft, die Beweislast (Art. 8 ZGB; vgl. dazu BGE 111 II 55 E. 3a S. 57 f.).
Der Vorinstanz ist im Ergebnis keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn
sie die Verjährungseinrede der Beklagten verwarf.

10.
Die Beschwerden erweisen sich als unbegründet und sind abzuweisen, soweit
darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden
die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte auferlegt (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Die Parteientschädigungen heben sich gegenseitig auf (Art. 68 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 4A_109/2011 und 4A_111/2011 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerden der Klägerin (4A_111/2011) und der Beklagten (4A_109/2011)
werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Klägerin und der Beklagten je
zur Hälfte auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. Juli 2011

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann