Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.166/2011
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2011
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2011


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_166/2011

Urteil vom 23. Mai 2011
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hotz.

Verfahrensbeteiligte
1. X.________ AG,
2. Y.________ AG,
beide vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Werner Stieger und Dr. Andri Hess,
Beschwerdeführerinnen,

gegen

Z.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
ergänzendes Schutzzertifikat; vorsorgliche Massnahme,

Beschwerde gegen die Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 7.
Februar 2011.
Sachverhalt:

A.
Die X.________ AG (Beschwerdeführerin 1) ist Inhaberin des Schweizer Teils des
EP 111.________ und des gestützt darauf erteilten ergänzenden
Schutzzertifikates 222.________ (nachstehend "A.________-SPC" [Supplementary
Protection Certificate]) mit einer Schutzdauer vom 12. Februar 2011 bis 27.
August 2011. Die Y.________ AG (Beschwerdeführerin 2) ist bezüglich dieser
Schutzrechte exklusive Lizenznehmerin der Beschwerdeführerin 1.

Die Z.________ AG (Beschwerdegegnerin) gehört zum Konzern des Unternehmens Z.
Q.________ Ltd., einem Generikaanbieter. Am 16. März 2010 erteilte Swissmedic
der Beschwerdegegnerin die Marktzulassung für A.________-IHCT-Z.________ in den
Dosierungen 80I12.5 mg, 160I12.5 mg und 160I25 mg. Dieses Medikament fällt nach
Auffassung der Beschwerdeführerinnen in den Schutzbereich des A.________-SPC.

Die Beschwerdeführerinnen gingen davon aus, dass die Beschwerdegegnerin das
Medikament vor Ablauf des A.________-SPC auf den Markt bringen werde. Die
vorprozessuale Korrespondenz erbrachte auf die Anfrage der
Beschwerdeführerinnen keine Unterlassungserklärung der Beschwerdegegnerin.

B.
Die Beschwerdeführerinnen gelangten daher am 15. Oktober 2010 an das
Handelsgericht des Kantons Zürich mit folgendem Massnahmebegehren:

"1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung der
verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall nach Art. 292 StGB (Busse) und
der Zwangsvollstreckung vorsorglich zu verbieten, das von Swissmedic unter der
Nummer 333.________ zugelassene Arzneimittel mit dem Namen
A.________-IHCT-Z.________ in den Dosierungen 80I12.5 mg, 160I12.5 mg und
160I25 mg in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder
auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz einzuführen oder aus der
Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken;
2. Es sei das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 in jedem Fall vor dem 12. Februar
2011 zu erlassen, falls nötig ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerin;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin."
Die Beschwerdegegnerin beantragte in ihrer Antwort die Abweisung des Gesuchs,
soweit darauf einzutreten sei. Der Einzelrichter des Handelsgerichts machte die
Beschwerdegegnerin mit der Fristansetzung zur Duplik u.a. darauf aufmerksam,
dass die Behauptung der Beschwerdeführerinnen, sie gingen davon aus, dass sich
die Beschwerdegegnerin entschlossen habe, ihr Generikum zu B.________® [d.h.
A.________-IHCT-Z.________] vor dem Ablauf des A.________-SPC auf dem Schweizer
Markt zu lancieren, als anerkannt gelte, solange die Beschwerdegegnerin nicht
konkret (will heissen, ohne um den Brei herumzureden) bestreite, diesen
Entschluss gefasst zu haben. Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin in der
Duplik dar, sie habe nie die Absicht gehabt, A.________-IHCT-Z.________ vor
Ablauf der Schutzdauer des A.________-SPC in der Schweiz zu vermarkten.
Vielmehr sei schon am 16. April 2010 als Launch Date der 28. August 2011
festgelegt worden.

Gestützt auf diese Erklärung der Beschwerdegegnerin, dass sie
A.________-IHCT-Z.________ erst am 28. August 2011, mithin nach Ablauf des
ergänzenden Schutzzertifikates für A.________-SPC, auf den Markt bringen wird,
erachtete es die Vorinstanz für nicht glaubhaft gemacht, dass die
Beschwerdegegnerin eine patentverletzende Handlung vorzunehmen beabsichtige.
Sie wies daher das Massnahmebegehren mit Verfügung vom 7. Februar 2011 ab
(Dispositiv-Ziffer 1). Die Gerichtsgebühr setzte sie auf Fr. 28'000.-- fest
(Dispositiv-Ziffer 2). Die Kosten auferlegte sie den Parteien je zur Hälfte und
sprach keine Parteientschädigungen zu (Dispositiv-Ziffern 3 und 4).

C.
Die Beschwerdeführerinnen beantragen mit Beschwerde in Zivilsachen, die
Dispositiv-Ziffern 3 und 4 der angefochtenen Verfügung aufzuheben. Die Kosten
des vorinstanzlichen Verfahrens in Höhe von Fr. 28'000.-- seien vollumfänglich
der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Die Beschwerdegegnerin sei zu
verpflichten, den Beschwerdeführerinnen für das vorinstanzliche Verfahren eine
Prozessentschädigung in Höhe von insgesamt Fr. 27'600.-- (zuzüglich MwSt. von
Fr. 2'098.--) zu bezahlen. Eventuell sei die Sache in Bezug auf Ziffern 3 und 4
des Dispositivs zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz
verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Mit Schreiben vom 18. bzw. 21. April 2011 reichten die Parteien Replik und
Duplik ein. Am 28. April 2011 nahmen die Beschwerdeführerinnen Stellung zur
Duplik.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist einzig die Kosten- und Entschädigungsregelung in einem
Endentscheid über vorsorgliche Massnahmen. Die Vorinstanz hat als einzige
kantonale Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG i.V.m. Art. 76 Abs. 1
aPatG (nunmehr Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO) entschieden. Die Beschwerde in
Zivilsachen ist daher unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b
BGG).

In der Hauptsache geht es um den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Nach Art. 98
BGG kann mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nur
die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Diese Beschränkung der
Beschwerdegründe gilt auch, wenn lediglich die Kostenregelung eines Entscheides
über vorsorgliche Massnahmen angefochten ist. Die Beschwerdeführerinnen rügen
eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) und des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV). Sie erheben damit zulässige
Beschwerdegründe.

Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die
Beschwerde einzutreten.

2.
2.1 Nach § 64 Abs. 2 Satz 1 der auf den 1. Januar 2011 aufgehobenen, im
vorinstanzlichen Verfahren aber noch anwendbaren Zivilprozessordnung des
Kantons Zürich (aZPO/ZH) werden die Gerichtskosten in der Regel der
unterliegenden Partei auferlegt. Von dieser Regel kann nach Abs. 3 insbesondere
dann abgewichen werden, wenn die unterliegende Partei sich in guten Treuen zur
Prozessführung veranlasst sah (so auch Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Nach § 68
Abs. 1 aZPO/ZH hat jede Partei in der Regel die Gegenpartei im gleichen
Verhältnis zu entschädigen, wie ihr Kosten auferlegt werden.

Gestützt auf § 64 Abs. 3 aZPO/ZH erachtete es das Obergericht des Kantons
Zürich beispielsweise als richtig, den (obsiegenden) Beklagten für das vor dem
örtlich unzuständigen Gericht eingeleitete Verfahren kosten- und
entschädigungspflichtig zu erklären, weil dieser es unterlassen hatte, in der
Sühneverhandlung seine neue Wohnadresse bekanntzugeben. Die dadurch
entstandenen Kosten hätten vermieden werden können (ZR 83 Nr. 94; vom
Kassationsgericht des Kantons Zürich bestätigt). Dasselbe Gericht hatte es etwa
auch als Prozessführung in guten Treuen qualifiziert, als der Beklagte nach
mehrfachem Anfragen eines Klägers, wie sich die Beklagte zur Qualifizierung der
fraglichen Urheberrechtsverletzung stelle, nicht reagierte (SJZ 80/1984 S. 97
f.).

Nach einer Lehrmeinung ist bei Prozessführung in guten Treuen im Sinne von § 64
Abs. 3 aZPO/ZH ein fehlerhaftes Verhalten der Gegenpartei entscheidend für den
Umfang der Verschiebung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. Ein fehlerhaftes
Verhalten der Gegenpartei rechtfertige, ihr mehr oder alle Kosten zu überbinden
(samt entsprechender Entschädigungsfolge), im Unterschied zum Fall, in welchem
ihr Verhalten fehlerfrei gewesen sei (MICHAEL RIEMER, Prozessführung in guten
Treuen, in: Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, 2000,
S. 279 ff., S. 288; zurückhaltender FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 1997, N. 26a zu § 64 ZPO/ZH mit
Hinweisen auf ältere Rechtsprechung).

2.2 Die Vorinstanz stützte die von ihr getroffene Kosten- und
Entschädigungsregelung auf § 64 Abs. 3 aZPO/ZH. Sie prüfte einlässlich die
vorprozessuale Korrespondenz und stellte dazu fest, es könne keine Rede davon
sein, dass die Beschwerdegegnerin für klare Verhältnisse gesorgt hätte. Sie
habe im Gegenteil herumlaviert und sich offensichtlich nicht festlegen wollen,
was sich sogar in der Massnahmeantwort noch fortgesetzt habe. Nun sei die
Beschwerdegegnerin als direkte Konkurrentin der Beschwerdeführerinnen diesen
nicht zur Auskunft über ihre Absichten verpflichtet gewesen. Sie hätte ihnen
also auch durchaus mitteilen können, sie informiere die Konkurrenz
grundsätzlich über gar nichts. Sie sei aber nicht so vorgegangen; vielmehr habe
sie zuerst erklärt, sie pflege nicht zu verletzen, dann aber, hier gehe es gar
nicht um eine Verletzung; trotz sinniger Erläuterung der Beschwerdeführerinnen,
weshalb Klärungsbedarf bestehe, habe sie diesen in der Folge verneint. Damit
habe sie dafür gesorgt, dass die Beschwerdeführerinnen in guten Treuen davon
hätten ausgehen können, wenn die Beschwerdegegnerin die an sich simple
Unterlassungserklärung nicht abgebe, dann wohl eben deshalb, weil sie
beabsichtige, A.________-IHCT-Z.________ während der Laufzeit des
A.________-SPC auf den Markt zu bringen. Das habe, so die Vorinstanz weiter,
die Beschwerdeführerinnen nicht des Risikos enthoben, dass sich im Verfahren
etwas anderes herausstellen und sie unterliegen würden. Nachdem aber die
Beschwerdegegnerin mit ihrem Lavieren die Beschwerdeführerinnen zur
Klageeinleitung veranlasst habe, scheine es in Berücksichtigung aller Umstände
angemessen, die Kosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und entsprechend
keine Prozessentschädigung zuzusprechen.

2.3 Nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen ist die Vorinstanz damit bei der
Ausübung ihres Ermessens nach § 64 Abs. 3 i.V.m. § 68 Abs. 1 aZPO/ZH in Willkür
verfallen.

Die Vorinstanz habe festgestellt, dass die Beschwerdeführerinnen das Verfahren
nicht leichtfertig und voreilig eingeleitet hätten, sondern im Gegenteil alles
ihnen Zumutbare unternommen hätten, um eine unnötige Bemühung des Gerichts zu
vermeiden. Die Beschwerdeführerinnen seien durch das vorprozessuale Verhalten
der Beschwerdegegnerin direkt zur Klageeinleitung veranlasst worden. Nach
diesen Feststellungen sei der einen Partei (den Beschwerdeführerinnen), die
vorprozessual alles unternommen habe, um einen Prozess zu verhindern, eine
andere Partei (die Beschwerdegegnerin) gegenübergestanden, die umherlavierend
bewusst für unklare Verhältnisse gesorgt und dadurch ein gerichtliches
Verfahren provoziert habe. Bereits diese Feststellungen liessen es als in
stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlaufen, wenn die
Beschwerdegegnerin für ihr Verhalten dann aber dadurch belohnt werde, dass ihr
nur die Hälfte der Kosten des ausschliesslich von ihr verursachten Verfahrens
auferlegt und sie von der Bezahlung einer Prozessentschädigung befreit werde.

Noch stossender werde der Entscheid dadurch, dass sich die Beschwerdegegnerin
in der Vorkorrespondenz nicht etwa mangels, sondern wider besseres Wissen in
Ausflüchten verloren habe. Wie sie in der Massnahmeduplik ausgeführt habe,
hatte sie den Entschluss, ihr Generikum erst nach Ablauf des A.________-SPC zu
lancieren, bereits am 16. April 2010 gefasst, also eine Woche vor ihrer ersten
Stellungnahme zum Abmahnschreiben der Beschwerdeführerinnen. Das hätte sie den
Beschwerdeführerinnen vorprozessual ohne Weiteres mitteilen können. Indem sie
sich stattdessen für ein Katz-und-Maus-Spiel entschieden habe und dadurch ein
gerichtliches Verfahren veranlasst habe, habe sie in eklatanter Weise gegen das
in § 50 Abs. 1 aZPO/ZH (und in Art. 52 ZPO) sowie in Art. 2 Abs. 1 ZGB
statuierte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verstossen.

2.4 Die Willkürrüge ist begründet.

Die Vorinstanz bejahte, dass die Beschwerdeführerinnen das Massnahmegesuch in
guten Treuen eingereicht haben, weil sie aufgrund des Verhaltens der
Beschwerdegegnerin in der vorprozessualen Korrespondenz davon ausgehen konnten,
dass diese eine patentverletzende Handlung beabsichtigte. Es lag mithin ein
klarer Fall von Prozessführung in guten Treuen im Sinne von § 64 Abs. 3 aZPO/ZH
vor.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet eine Prozessführung in guten Treuen mit dem
Argument, die Beschwerdeführerinnen hätten durch einfache Anfrage bei dem für
die Spezialitätenliste zuständigen Bundesamt für Gesundheit (BAG) abklären
können, ob die Beschwerdegegnerin die Aufnahme des streitgemässen Generikums in
die Spezialitätenliste beantragt habe, was nicht der Fall gewesen sei. In der
angefochtenen Verfügung finden sich zu dieser Thematik jedoch keine
Feststellungen. Zudem stellen die Beschwerdeführerinnen substanziiert - unter
Beilage einer entsprechenden Email-Auskunft bzw. unter der Anrufung von
Auskunftspersonen (zuständigen Mitarbeitern des BAG) - in Abrede, dass das BAG
über hängige oder nicht gestellte Gesuche um Aufnahme in die Spezialitätenliste
an Dritte Auskunft erteilt. Bei dieser Sachlage ist die Beschwerdegegnerin mit
ihrem neuen Vorbringen von vornherein nicht zu hören und es bleibt bei der
klaren Bejahung der Vorinstanz, dass die Beschwerdeführerinnen das
Massnahmeverfahren in guten Treuen einleiteten. Die Vorinstanz brachte demnach
§ 64 Abs. 3 aZPO/ZH zu Recht zur Anwendung und verlegte die Kosten abweichend
vom Erfolgsprinzip.

Bei der masslichen Abweichung verfiel sie indessen in Willkür, indem sie eine
bloss hälftige Kostenbelastung der Beschwerdegegnerin vornahm. Sie begründete
dies einzig damit, dass die Beschwerdeführerinnen nicht des Risikos enthoben
gewesen seien, dass sich im Verfahren etwas anderes herausstellen und sie
unterliegen würden. Die Beschwerdeführerinnen kritisieren diese Argumentation
zu Recht als widersprüchlich. Auf der einen Seite attestierte die Vorinstanz
den Beschwerdeführerinnen mit eindeutigen Worten, dass sie aufgrund des
vorprozessualen Verhaltens der Beschwerdegegnerin in guten Treuen davon
ausgehen konnten, dass die Beschwerdegegnerin beabsichtigte,
A.________-IHCT-Z.________ während der Laufzeit des A.________-SPC auf den
Markt zu bringen. Wenn dies die Beschwerdeführerinnen aber annehmen durften,
ist nicht nachvollziehbar, dass sie damit rechnen mussten, im Verfahren würde
sich etwas anderes herausstellen. Vielmehr war anzunehmen, dass die beantragte
Massnahme ausgesprochen worden und die Beschwerdegegnerin somit vollständig
unterlegen wäre, wenn sie weiterhin bei ihrer unklaren Haltung, die sie noch in
der Gesuchsantwort beibehalten hatte, geblieben wäre. Erst die
unmissverständliche Aufforderung des Vorderrichters, dass die behauptete
Verletzungsabsicht als anerkannt gelte, wenn die Beschwerdegegnerin sie nicht
konkret bestreite, mithin aufhöre, "um den Brei herumzureden", veranlasste die
Beschwerdegegnerin, in der Duplik eine entsprechende Erklärung abzugeben, die
dann zur Abweisung des Gesuchs führte. Auch diesbezüglich bemerken die
Beschwerdeführerinnen zu Recht, dass mit einer solchen richterlichen
Intervention in einem Verfahren mit Verhandlungsmaxime nicht zu rechnen war
bzw. dass dieses Vorgehen im Rahmen der Kostenverteilung nicht dem
Verlustrisiko der Beschwerdeführerinnen anzulasten ist.

Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin in der Duplik die zuvor beharrlich
verweigerte Unterlassungserklärung schliesslich abgab bzw. endlich Klarheit
schaffte, ändert nichts daran, dass allein sie durch ihr vorprozessuales
Verhalten das Massnahmeverfahren veranlasst hatte. Letzteres hielt die
Vorinstanz selber klar fest. Konsequenterweise hätte sie bei dieser
Ausgangssituation, bei der einseitig ein fehlerhaftes Verhalten der Gegenpartei
vorliegt, diese vollumfänglich mit den Kosten des von ihr unnötigerweise
verursachten Verfahrens und entsprechend mit einer Prozessentschädigung an die
Beschwerdeführerinnen belasten müssen. Die bloss hälftige Kostenaufteilung
entbehrt der sachlichen Begründung und stösst sich am Gerechtigkeitsgedanken.
Sie kann deshalb nicht geschützt werden.

Da sich die Willkürrüge demnach als begründet erweist, erübrigt es sich, zur
weiteren Rüge der Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz habe ihre
Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV) verletzt, Stellung zu nehmen.

3.
Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde. Demgemäss sind die
Dispositiv-Ziffern 3 und 4 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die
Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.
Weiter ist den Beschwerdeführerinnen für das vorinstanzliche Verfahren eine
Prozessentschädigung in der beantragten Höhe, die von der Beschwerdegegnerin
betragsmässig nicht bestritten wird, zuzusprechen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin vor Bundesgericht
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 der Verfügung
des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Februar 2011 werden aufgehoben
und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine Prozessentschädigung in
Höhe von insgesamt Fr. 27'600.-- (zuzüglich MwSt. in Höhe von Fr. 2'098.--) zu
bezahlen."

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche
Verfahren insgesamt mit Fr. 3'500.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Mai 2011

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Klett Hotz