Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.391/2011
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_391/2011

Urteil vom 23. Dezember 2011
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
X.________ GesmbH,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Joos,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Patent,

Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom
10. Mai 2011.

Sachverhalt:

A.
A.a Die Y.________ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) war zunächst
Lizenznehmerin von A.________ (Beklagter 1 im kantonalen Verfahren), der das
CH-Patent Nr. 111.________ hielt. Sie ist Inhaberin dieses Patents, das ihr
während des kantonalen Verfahrens übertragen worden ist. Das Patent betrifft
eine induktive Heizvorrichtung in einem Kochgerät.
A.b Die X.________ GesmbH (Klägerin und Beschwerdeführerin) mit Sitz in
Österreich befasst sich mit dem Vertrieb von Induktions-Kochherden. Sie
gelangte mit Eingabe vom 8. März 2005 an das Handelsgericht des Kantons St.
Gallen mit dem Rechtsbegehren, es sei gegenüber den Beklagten festzustellen,
dass das schweizerische Patent Nr. 111.________ nichtig sei.
A.c Im Laufe des Verfahrens vor dem Handelsgericht schränkte der Beklagte 1,
damals Patentinhaber, in einem Eventualbegehren die Patentansprüche ein. Die
Klägerin beantragte darauf in ihrer nachträglichen Eingabe vom 30. Januar 2006,
die Nichtigkeit des Patents sei auch hinsichtlich der je acht neuen
Patentansprüche gemäss den beiden neuen Eventualbegehren der Duplik
festzustellen.
A.d Mit Entscheid vom 21. April 2008 wies das Handelsgericht die Klage auf
Nichtigkeit des schweizerischen Patents 111.________ in der Fassung gemäss
Eventualantrag ab. Da die Beklagten die Nichtigkeit in der Fassung gemäss
ursprünglicher Patentschrift anerkannten, schrieb das Handelsgericht die Klage
in diesem Punkt als erledigt ab. Die Klage gegen die Beschwerdegegnerin, die
damals Lizenznehmerin war, wies das Gericht wegen fehlender Passivlegitimation
ab.
A.e Mit Urteil vom 18. November 2008 hob das Kassationsgericht des Kantons St.
Gallen den Entscheid des Handelsgerichts auf und wies die Sache zur neuen
Beurteilung an das Handelsgericht zurück mit der Vorgabe, dass die
nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 6. Juli 2007 zuzulassen sei. Das
Kassationsgericht hielt die Rüge der Verletzung von Art. 164 ZPO SG für
begründet und nahm an, dass der Prozess in Kenntnis der US-Patentschrift
222.________ einen anderen Verlauf genommen hätte. Das Handelsgericht nahm
danach den Prozess wieder auf.

B.
Mit Entscheid vom 10. Mai 2011 schrieb das Handelsgericht des Kantons St.
Gallen die Klage mit Bezug auf die Frage der Rechtsbeständigkeit von CH
111.________ in der Fassung gemäss Patentschrift zufolge Anerkennung der
Nichtigkeit als erledigt ab (Dispositiv-Ziffer 1), wies die Klage gegen den
Beklagten 1 ab (Dispositiv-Ziffer 2) und wies die Klage mit dem sinngemässen
Antrag, es sei festzustellen, dass CH 111.________ auch in den eingeschränkten
Fassungen nichtig sei, ebenfalls ab (Dispositiv-Ziffer 3). Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Eventualantrags der Beklagten stelle eine patentfähige
Erfindung dar, dessen Wortlaut in Dispositiv-Ziffer 3 wie folgt wiedergegeben
wird:
"1. Kochgerät mit einer induktiven Heizvorrichtung (2), welche sich unter einer
viereckigen Kochplatte (1) befindet, dadurch gekennzeichnet, dass die
Heizvorrichtung (2) zumindest zwei Heizelemente (6 bis 9) aufweist, dass diese
Heizelemente derart ausgeführt und angeordnet sind, dass auch der zwischen
diesen benachbarten Heizelementen (6, 7) befindliche Bereich der Kochplatte (1)
für Kochzwecke verwendbar ist, dass eine Abschirmvorrichtung (3) sich zwischen
der Kochplatte und der Heizvorrichtung (2) befindet, dass diese
Abschirmvorrichtung (3) einen geerdeten Leiter (32) aufweist, welcher in bzw.
auf einer Trägerplatte (31) derart verlegt ist, dass möglichst die ganze Fläche
der Trägerplatte (31) durch den Leiter bedeckt ist und dass dieser Leiter keine
geschlossene Schleife bildet.
2. Kochgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizelement (6
bis 9) einen Flächeninduktor (10) mit im wesentlichen spiralförmigen Windungen
umfasst, dass die jeweilige Windung (13 bis 19) eines solchen Induktors (10)
praktisch geradlinig verlaufende und hintereinander geschaltete Abschnitte (21
bis 24) aufweist und dass der jeweilige geradlinig verlaufende
Windungsabschnitt parallel zu einer der Seiten (101 bzw. 102) der Kochplatte
(1) verläuft.
3. Kochgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die geradlinig
verlaufenden Abschnitte (21 bzw. 24) der aussen liegenden Windungen (19) der
benachbarten Heizelemente parallel zueinander verlaufen und dass der Abstand A2
zwischen den äusseren geradlinig verlaufenden Abschnitten (21 bzw. 24) der
benachbarten Wicklungen (6 bzw. 7 bzw. 8 bzw. 9) zweimal so gross ist wie der
Abstand zwischen den benachbarten Windungen (z.B. 18 und 19) eines der
Heizelemente.
4. Kochgerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Induktoren (10)
der Heizelemente (6 bis 9) in Serie geschaltet und an eine Stromquelle (60)
angeschlossen sind und dass der Wicklungssinn der Induktoren (10) derart ist,
dass der Strom in den geradlinigen und parallel zueinander verlaufenden
Abschnitten (21 bzw. 24) der äusseren Windungen (19) der benachbarten
Heizelemente (6 bis 9) in gleicher Richtung fliesst.
5. Kochgerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster
Anschlussleiter (11) an die aussen am Rande liegende Windung (19) des Induktors
(10) eines ersten Heizelementes (6) angeschlossen ist, dass ein zweiter
Anschlussleiter (12) an die mittig liegende Windung (13) des Induktors (10)
eines zweiten Heizelementes (7) angeschlossen ist, dass der spiralförmige
Induktor (10) des ersten Heizelementes (6) sich im Gegenuhrzeigersinn und der
Induktor (10) des zweiten Heizelementes (7) sich im Uhrzeigersinn öffnet.
6. Kochgerät nach Anspruch 5, welches zwei Heizelemente (6, 7) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die mittige Windung (13) des ersten Heizelementes
(6) mit Hilfe eines ersten Verbindungsleiters (20) mit der äusseren Windung
(19) des zweiten Heizelementes (9) verbunden ist.
7. Kochgerät nach Anspruch 5, welches vier in einem Viereck angeordnete
Heizelemente (6 bis 9) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mittige
Induktorwindung (13) des ersten Heizelementes (6) mit Hilfe eines ersten
Verbindungsleiters (20) mit der äusseren Induktorwindung (19) des vierten
Heizelementes (9) verbunden ist, dass die mittige Windung (13) dieses vierten
Heizelementes (9) mit Hilfe eines weiteren Verbindungsleiters (20) an die
äussere Induktorwindung (19) des dritten Heizelementes (8) verbunden ist, dass
die mittige Induktorwindung (13) dieses dritten Heizelementes (8) mit Hilfe
eines noch weiteren Verbindungsleiters (20) an die äussere Windung (19) des
zweiten Heizelementes (7) angeschlossen ist, dass die Spirale des Induktors
(10) des dritten Heizelementes (8) sich im Gegenuhrzeigersinn öffnet und dass
der Induktor (10) des vierten Heizelementes (9) sich im Uhrzeigersinn öffnet.
8. Kochgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Stromquelle
(60) vorgesehen ist, an welche die Heizvorrichtung (2) angeschlossen ist, dass
diese Stromquelle (60) einen Generator (61) von Stromimpulsen aufweist, welcher
über Leiter (62, 63) an die Heizvorrichtung (2) angeschlossen ist, dass dieser
Generator (61) derart ist, dass sich sowohl die erzeugte Frequenz als auch die
Leistung der Impulse steuern lässt, dass einem der Zuführleiter (63) ein
Stromwandler (64) zugeordnet ist, welcher an erste Eingänge einer
Phasenmessvorrichtung (65) angeschlossen ist, dass ein weiterer Eingang dieser
Phasenmessvorrichtung (65) über eine Leitung (67) an den Stromgenerator (61)
direkt angeschlossen ist, dass ein Einstellelement (66) zur Steuerung der
Arbeitsweise der Phasenmessvorrichtung (65) an diese angeschlossen ist, dass
der Ausgang der Phasenvorrichtung (65) über Leitungen (68, 69) an eine
Ansteuerungsvorrichtung (70) für den Generator (61) angeschlossen ist, dass
diese Vorrichtung (70) über weitere Leiter (71, 72) mit dem Generator (61)
verbunden ist, dass eine weitere Leitung (73) vom Generator (61) zur
Ansteuerungsvorrichtung (70) zurückführt, dass die Ansteuerungsvorrichtung (70)
an die Phasenmessvorrichtung (65) über eine weitere Leitung (74)
zurückgekoppelt ist und dass zur Einstellung der gewünschten Leistung die
Ansteuerungsvorrichtung (70) mit einem zweiten Einstellelement (75) versehen
ist.
9. Kochgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Leiter (32) auf
der Trägerplatte (31) mäanderförmig verlegt ist."
Das Handelsgericht, das bereits im ersten Verfahren ein Gutachten eingeholt
hatte, beauftragte den Experten B.________ mit Schreiben vom 27. August 2009,
die von ihm erstattete Expertise unter Berücksichtigung der US-Patentschrift
222.________ zu ergänzen. Der Experte hatte zuvor auf Anfrage erklärt, dass die
Beklagte Auftraggeberin der Aktiengesellschaft sei, für welche er arbeitet,
dass jedoch der Auftrag von einer Kollegin bearbeitet werde. Die Parteien
erklärten darauf, dass sie gegen die Ernennung des Experten keine Einwände
hätten. Der Experte gelangte zum Schluss, dass das Patent der Beklagten in der
eingeschränkten Fassung auch unter Berücksichtigung der US-Patentschrift
222.________ gültig sei. Das Handelsgericht folgte dieser Auffassung.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin, das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 10. Mai 2011 sei bezüglich der
Dispositiv-Ziffer 3 sowie der Kosten aufzuheben (Ziffer 1), die Klage sei
vollständig gutzuheissen, und es sei gegenüber der Beklagten und
Beschwerdegegnerin die Nichtigkeit des schweizerischen Patents 111.________
festzustellen (Ziffer 2), eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die
Vorinstanz zurückzuweisen und diese anzuweisen, ein Obergutachten über die
Frage des Naheliegens der beanspruchten Erfindung einzuholen, und zwar
ausgehend von der Europäischen Patentanmeldung 333.________ (D2) als
nächstliegendem Stand der Technik (Ziffer 2.1).
Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 2 PatG verletzt, indem sie
mit dem Gutachter als nächstliegenden Stand der Technik die US-Patentschrift
222.________ statt wie im ursprünglichen Gutachten die EP Patentanmeldung
333.________ als Ausgangspunkt gewählt habe, indem sie eine blosse Aggregation
von technischen Merkmalen als nicht naheliegend qualifiziert, und indem sie
allgemeines Fachwissen der hypothetischen Fachperson unberücksichtigt gelassen
habe. Zudem rügt sie eine offensichtlich unrichtige Feststellung des
Sachverhalts.

D.
Die Beschwerdegegnerin schliesst in ihrer Antwort auf Abweisung der Beschwerde,
soweit darauf einzutreten sei.

E.
In Replik und Duplik halten die Parteien an ihren Standpunkten fest.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht ist an die Feststellungen der Vorinstanz gebunden, falls sie
nicht offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Art. 95 BGG beruhen (Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG). Die Feststellung des
Sachverhalts kann dementsprechend nur gerügt werden, wenn ein solcher Mangel
vorliegt und dessen Behebung für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein
kann (Art. 97 Abs. 1 BGG). Der Begriff "offensichtlich unrichtig" ist dabei
deckungsgleich mit dem Willkürbegriff von Art. 9 BV (BGE 135 II 145 E. 8.1 S.
153). Inwiefern dies der Fall sein soll, ist entsprechend zu begründen (vgl.
Art. 42 Abs. 2 und 106 Abs. 2 BGG).
Die Beschwerdeführerin beanstandet unter dem Titel "Offensichtlich unrichtige
Feststellung des Sachverhalts in vier Fällen" in appellatorischer Weise
Formulierungen im angefochtenen Urteil, die sie teilweise aus dem Zusammenhang
reisst, ohne dass der Rechtsschrift zu entnehmen wäre, inwiefern bestimmte
Tatsachen willkürlich festgestellt worden wären, welche für den Ausgang des
Verfahrens erheblich sind. Insbesondere ist ihren Beanstandungen nicht in
nachvollziehbarer Weise zu entnehmen, inwiefern die Vorinstanz ihren Entscheid
nicht auf die Feststellungen des Experten gestützt haben sollte, den die
Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren in Kenntnis allfälliger
Ausstandsgründe ausdrücklich als Gutachter anerkannt hatte. Die
Beschwerdeführerin ist mit diesen Vorbringen nicht zu hören; es ist vielmehr
vom Sachverhalt auszugehen, den die Vorinstanz im angefochtenen Urteil
feststellt.

2.
Nach Art. 1 Abs. 2 PatG (SR 232.14) ist keine patentierbare Erfindung, was sich
in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt
(vgl. entsprechend Art. 56 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober
1973, revidiert in München am 29. November 2000 [EPÜ 2000; SR 0.232.142.2]).
Den Stand der Technik bildet insofern alles, was vor dem Anmelde- oder dem
Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche
Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden
ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, vgl. Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000). Die Beschwerdeführerin
behauptet nicht, der umstrittene Anspruch sei neuheitsschädlich vorweggenommen
worden. Sie rügt, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 2 PatG verletzt mit dem
Schluss, der selbständige Anspruch 1 des umstrittenen Patents habe sich für die
Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

2.1 Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung
entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und
Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger
Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu
zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf. Denn der Bereich des
Erfinderischen beginnt nach konstanter Praxis nicht bereits unmittelbar
jenseits des vorbekannten Stands der Technik, sondern erst jenseits dessen, was
ein durchschnittlich gut ausgebildeter Fachmann des einschlägigen Gebietes
gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und
finden kann (BGE 123 III 485 E. 2a S. 488; 121 III 125 E. 5b S. 137; 120 II 312
E. 4b S. 317).
Die erfinderische Tätigkeit ist von der Ausgangslage her zu beurteilen, wie sie
im massgebenden Zeitpunkt objektiv gegeben war. Es sollen keine Lehren
patentiert werden, die der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik und
gestützt auf seine durchschnittlichen Fähigkeiten folgerichtig aus dem Stand
der Technik entwickeln kann; es bedarf vielmehr einer qualitativen
Weiterentwicklung, einer intuitiv-assoziativen Tätigkeit (vgl. CHRISTOPH
BERTSCHINGER, Patentfähige Erfindung, in: Schweizerisches und europäisches
Patentrecht, 2002, Rz. 4.113). Der Stand der Technik im massgebenden Zeitpunkt
ist in seiner Gesamtheit, gewissermassen als "Mosaik", zu betrachten (JÜRGEN
KROHER, in: Singer/Stauder [Hrsg.], Europäisches Patentübereinkommen, 5. Aufl.
2010, N. 16 zu Art. 56 EPÜ; RAINER MOUFANG, in: Rainer Schulte [Hrsg.],
Patentgesetz mit EPÜ, 8. Aufl. 2008, N. 19 zu § 4 DPatG/Art. 56 EPÜ;
BERTSCHINGER, a.a.O., Rz. 4.118). Alle der Öffentlichkeit zugänglichen Lehren,
alle Entgegenhaltungen sind miteinander als der technische Erfahrungsschatz
anzusehen, der dem mit normaler Kombinationsgabe ausgestatteten Fachmann bzw.
Fachteam für die Lösung der Aufgabe zur freien Auswertung zur Verfügung
gestanden hat. Die Kombination von Einzelelementen aus dem Stand der Technik
findet aber dort ihre Grenze, wo sie zu einer künstlichen ex-post-Betrachtung
in Kenntnis der neuen Lösung führen würde (vgl. BGE 120 II 312 E. 4b S. 318;
Urteile 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005 E. 2.1, in: sic! 11/2005 S. 826; 4C.10/2003
vom 18. März 2003 E. 3, in: sic! 7-8/2003, S. 604).

2.2 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes wird gemäss dem
sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" zunächst der "nächstliegende Stand der
Technik" ermittelt, um das technische Problem festzustellen, das durch die
Erfindung gelöst wird, wobei von den Angaben in der Anmeldung ausgegangen wird,
sofern der Anmeldung nicht ein unzutreffender Stand der Technik zugrunde gelegt
wird. Dieses Vorgehen bildet jedoch nur den Ausgangspunkt zur Beurteilung, ob
dem Fachmann die Erfindung aus der Gesamtschau des Standes der Technik
nahegelegen hat (vgl. dazu BERNHARD JESTAEDT, in: Benkard, Europäisches
Patentübereinkommen, 2002, N. 16 f. zu Art. 56 EPÜ; CLAUS DIETRICH ASENDORF/
CHRISTOF SCHMIDT, in: Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006, N. 13 zu § 4
DPatG; MOUFANG, a.a.O., N. 28 zu § 4 DPatG/Art. 56 EPÜ; KROHER, a.a.O., N. 38
zu Art. 56 EPÜ; BERTSCHINGER, a.a.O. Rz. 4.126). Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz"
wurde in der Praxis als ein Werkzeug ermittelt, um die Beurteilung der
erfinderischen Tätigkeit zu objektivieren und eine rückschauende
Betrachtungsweise soweit möglich zu vermeiden (BERTSCHINGER, a.a.O. Rz. 4.126;
MARIO M. PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent-
und Patentprozessrecht, 3. Aufl. 2008, S. 132; KROHER, a.a.O., N. 40 zu Art. 56
EPÜ; MOUFANG, a.a.O., N. 26 zu § 4 DPatG/Art. 56 EPÜ). Dieses Vorgehen ist
nicht das einzig mögliche. In der Praxis der deutschen Gerichte wird etwa
gefragt, welche Schritte der Fachmann vollziehen muss, um zu der Lösung des
Streitpatents zu gelangen, ob er Anlass hatte, Überlegungen in diese Richtung
anzustellen und was im Einzelnen dafür oder dagegen spricht, dass der Fachmann
aufgrund solcher Überlegungen zur Lösung des Streitpatents gelangt. Dabei wird
darauf abgestellt, was die beanspruchte Lösung gegenüber dem Stand der Technik
tatsächlich leistet (vgl. ASENDORF/SCHMIDT, a.a.O., N. 10/12 zu § 4 DPatG;
JESTAEDT, a.a.O., N. 18 zu Art. 56 EPÜ).
Wenn die Beschwerdeführerin rügt, der Gutachter sei von einer falschen
Veröffentlichung als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen und habe
statt der EP-Patentanmeldung 333.________ (D2 nach Gutachten) die
US-Patentschrift 222.________ (D9 nach Ergänzungsgutachten) gewählt, so
verkennt sie zunächst die Bedeutung des "Aufgabe-Lösungs-Ansatzes". Es handelt
sich dabei entgegen ihrer Ansicht nicht um die ausschliesslich vorgeschriebene
Methode, sondern um eine der möglichen Arten des Vorgehens, um auf
nachvollziehbare Weise die Schritte zu ermitteln, welche die Fachperson
aufgrund des massgebenden Standes der Technik machen musste, um zur technischen
Lösung zu gelangen, welche im Patent beansprucht wird. In jedem Fall ist der
(qualitative) Abstand der beanspruchten Lösung vom entgegengehaltenen Stand der
Technik insgesamt massgebend zur Beurteilung, ob diese der Fachperson
nahegelegen hatte oder nicht. Da auch ausgehend vom nächstliegenden Stand der
Technik die übrigen Entgegenhaltungen darauf zu prüfen sind, ob sie für die
massgebende Fachperson Anregungen zu vermitteln vermögen, die ihr die
beanspruchte Lösung nahelegen, sollte bei korrektem Vorgehen nicht wesentlich
sein, welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der
Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die
Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des
Streitpatents kommen kann oder ob es dazu eines schöpferischen Aufwandes
bedarf. Die Beschwerdeführerin behauptet zu Recht nicht, die objektiv vom
Streitpatent gelöste Aufgabe sei von der Vorinstanz gestützt auf die Expertise
falsch definiert worden. Die Rüge, die Vorinstanz habe die Tragweite von Art. 1
Abs. 2 PatG verkannt, indem sie gestützt auf die Ergänzung der Expertise einen
falschen "nächstliegenden Stand der Technik" zum Ausgangspunkt der Beurteilung
des Naheliegens der beanspruchten Lösung gewählt habe, ist unbegründet.

2.3 Als naheliegend gilt die blosse Aneinanderreihung oder Kombination
bekannter Vorrichtungen oder Verfahren, die jeweils auf übliche Art und Weise
funktionieren, ohne funktionelle Wechselwirkung; demgegenüber gilt als nicht
naheliegend eine Kombination von Merkmalen, die sich gegenseitig wirkungsmässig
derart unterstützen, dass ein neuer technischer Erfolg erzielt wird
(BERTSCHINGER, a.a.O., Rz. 4.136 S. 148; vgl. KROHER, a.a.O., N. 59 zu Art. 56
EPÜ). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Expertise und gestützt darauf
die Vorinstanz hätten den Unterschied zwischen (nicht erfinderischer)
Aggregation und (erfinderischer) Kombination nicht beachtet. Sie bringt
insofern vor, die Abschirmung zwischen der Kochplatte und der Heizvorrichtung
eines Induktionskochherds mit einem geerdeten Leiter gehöre nun nach der
US-Patentschrift schon zum Stand der Technik, weshalb eine Induktionskochplatte
mit einer geerdeten Abschirmvorrichtung zwischen der Kochplatte und der
Heizvorrichtung nicht mehr als Erfindung betrachtet werden könne. Dies
schliesse auch eine Abschirmung mit elektrischen Leitern ein, die keine
geschlossene Schleife bildeten, da dies zum allgemeinen Fachwissen der
massgeblichen Fachperson gehöre.
2.3.1 Nach dem Gutachten - das insoweit von der Beschwerdeführerin nicht in
Frage gestellt wird - besitzt die hypothetische Fachperson, ausgebildet als
Ingenieur auf dem Gebiet der Elektrotechnik (Fachhochschule oder Hochschule),
grundlegende Kenntnisse über elektromagnetische Felder und gute Kenntnisse in
der Konzeption und Entwicklung von elektronischen Schaltungen. Sie hat
Berufserfahrung in der Ausgestaltung, Anordnung und Ansteuerung von induktiven
Heizvorrichtungen und in der zugehörigen Messtechnik elektromagnetischer
Felder. Den selbständigen Patentanspruch 1 des eingeschränkten Patents in der
hier umstrittenen Fassung gliedert der Gutachter sodann in die (mit einer
Ziffer 2 versehenen) Merkmale A bis I wie folgt:
"A Kochgerät mit einer induktiven Heizvorrichtung (2)
B welche sich unter einer viereckigen Kochplatte (1) befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass
C die Heizvorrichtung (2) zumindest zwei Heizelemente (6 bis 9)
aufweist,
D welche derart ausgeführt sind, dass nicht nur die Randbereiche (55) der
Kochplatte (1), sondern auch die Bereiche zwischen den Heizelementen (7, 8) für
Kochzwecke ausgenützt werden können,
E dass eine Abschirmvorrichtung (3) sich zwischen der Kochplatte und der
Heizvorrichtung (2) befindet,
F dass diese Abschirmvorrichtung (3) einen geerdeten Leiter (32)
aufweist,
G welcher in bzw. auf einer Trägerplatte (31) derart verlegt ist, dass
möglichst die ganze Fläche der Trägerplatte (31) durch den Leiter bedeckt ist,
H dass dieser Leiter keine geschlossene Schleife bildet ..."
(unberücksichtigt lässt der Experte sodann das Merkmal I, wonach der Leiter
[32] auf der Trägerplatte mäanderförmig verlegt sein kann).
Im Gutachten vom 19. Dezember 2006 gelangt der Gerichtsexperte zum Schluss, die
entgegengehaltenen Dokumente D1 und D4 zeigten gerade das Gegenteil der
beanspruchten Abschirmung mit einem Leiter und beschränkten sich auf eine rein
elektrische und thermische Isolation. Die Dokumente D2, D3 und D5 bis D7 sodann
zeigten keine Zwischenlage zwischen den Heizelementen und der Kochplatte.
Aufgabe der beanspruchten Abschirmung mit geerdetem Leiter zwischen Heizelement
und Kochplatte solle sein, elektrische Entladungen zwischen auf der Kochplatte
nahe aneinander aufgestellten Kochtöpfen zu verhindern. Diese Aufgabe sei in
keinem Dokument des Standes der Technik erwähnt und es schlage auch keines der
Dokumente einen geerdeten, auf oder in einer Trägerplatte verlegten Leiter vor.
In der am 20. Januar 2010 erstellten Ergänzung zur Expertise erläutert der
Gutachter sodann, dass das Dokument D9 (US-Patentschrift 222.________) ein
Kochgerät mit einer induktiven Heizvorrichtung zeigt. Er legt dar, dass die
Merkmale A bis E sowie G des Streitpatents beim entgegengehaltenen Dokument D9
vorhanden sind. Nach den Merkmalen D und H, welche in der Entgegenhaltung D9
fehlen, formuliert der Experte die objektiv durch das Streitpatent gelöste
Aufgabe so, dass ein induktives Kochgerät mit einer Abschirmung geschaffen
werden soll, bei dem die Kochgeschirre auf der Kochplatte frei für Kochzwecke
platzierbar sind, wobei elektrische Potentialdifferenzen zwischen den
Kochgeschirren möglichst vermieden werden sollen. Diese Aufgabe löst das
Streitpatent nach den Feststellungen des Gutachters mit der speziellen
Ausgestaltung und Anordnung der Heizelemente in Kombination mit der
Abschirmvorrichtung, die einen geerdeten Leiter - im Unterschied zu D9 ohne
Bildung einer Schleife - umfasst. Der Gutachter verneint, dass die Fachperson
durch den Stand der Technik veranlasst werden könnte, das Kochgerät D9 so zu
ändern, dass sie zu den Merkmalen D und H des Streitpatents gelangt. Die
Fachperson kann danach zwar aus der Entgegenhaltung D2 entnehmen, dass die
Heizelemente bzw. die Induktionsspulen so ausgestaltet und angeordnet werden
können, dass eine metallene Kochfläche gleichmässig erhitzt werden kann und sie
würde daher eine solche Ausführung und Anordnung der Heizmittel auch für ein
Kochgerät nach D9 verwenden. Die Fachperson findet aber nach dem
Ergänzungsgutachten im Stand der Technik keine Anregung dafür, die Abschirmung
dabei mit einem geerdeten Leiter auszuführen, der keine geschlossene Schleife
bildet. D9 weist danach von der Lösung mit dem geerdeten Leiter weg, indem er
die flächige Beschichtung mit einem Material empfiehlt, das einen bestimmten
elektrischen Widerstand nicht unterschreiten sollte. Bei der Variante mit
geerdetem Leiter aus Kupfer setzt D9 anderseits gerade einen Leiter mit einer
geschlossenen Schleife ein. Aus den weiteren Dokumenten D1 und D3 bis D8 kann
die Fachperson nach den Ausführungen des Gerichtsexperten ebenfalls keine
Anregung entnehmen, das Kochgerät von D9 wie im Streitpatent beansprucht zu
ändern.
2.3.2 Die Beschwerdeführerin kritisiert den Schluss der Vorinstanz, die
gestützt auf das Gerichtsgutachten die erfinderische Tätigkeit bejahte. Sie
bringt vor, die Abschirmung zwischen der Kochplatte und der Heizvorrichtung
eines Induktionskochherdes mit einem geerdeten Leiter (Merkmale E-G des
Streitpatents) gehörten nach Berücksichtigung der US-Patentschrift 222.________
zum Stand der Technik. Sie vertritt die Ansicht, dies schliesse auch eine
Abschirmung mit elektrischen Leitern ein, die keine geschlossene Schleife
bildeten, da dies das "unvermeidliche und aktenmässig erstellte Resultat" des
allgemeinen Fachwissens bilde. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, die
von ihr so genannte Merkmalsgruppe 1 - d.h. die Merkmale A bis D, die sich nach
dem Gerichtsgutachten auch in der Entgegenhaltung D9 finden - einerseits und
die Abschirmung nach den Merkmalen E bis H des Streitpatents anderseits wirkten
entgegen der Ansicht des Gutachters nicht zusammen. Sie hält dafür, wenn
Induktionskochfelder mit den Merkmalen A-D bekannt waren und wenn bei
Induktionskochfeldern geerdete Abschirmungen mit den Merkmalen E-H bekannt
waren, so sei offensichtlich nichts entgegengestanden, auch bei einem
Induktionskochfeld mit den Merkmalen A-D eine solche geerdete Abschirmung
einzusetzen.
2.3.3 Die Beschwerdeführerin verfällt mit ihrer dem Gerichtsgutachten
widersprechenden Ansicht in eine (verpönte) nachträgliche Betrachtung. Sie
verkennt, dass in der Regel die einzelnen Merkmale einer beanspruchten
Erfindung für sich bekannt sind und je einzeln oder in bestimmter Gruppierung
im Stand der Technik nachgewiesen werden können. Es geht jedoch gerade um die
Beurteilung, ob die - regelmässig aus dem Zusammenwirken bisher bekannter
Elemente gewonnene - als Erfindung beanspruchte technische Anleitung der
Fachperson nahegelegt war oder ob sie überraschend erscheint. Insofern kann der
Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden, wenn sie annimmt, die Abschirmung der
Heizfläche (zwischen den tradierten Kochfeldern) einerseits und die zusätzliche
Nutzung des Bereichs zwischen den Kochfeldern anderseits seien zwei voneinander
unabhängige Aufgaben, welche je separat und ohne Zusammenwirken der technischen
Merkmale zu sehen seien. Wie der Experte im Ergänzungsgutachten überzeugend
darlegt, wird mit dem Streitpatent gerade die Aufgabe gelöst, die Kochgeschirre
auf der Kochplatte frei für Kochzwecke zu platzieren, ohne zwischen den
Kochgeschirren elektrische Potentialdifferenzen hervorzurufen. Diese technische
Aufgabe wird mit geerdeten Leitern gelöst, welche Lösung im massgebenden Stand
der Technik nicht nahegelegt ist.

2.4 Der Beschwerdeführerin kann auch nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht
vertritt, die Vorinstanz habe mit dem Gutachter die allgemeinen Kenntnisse der
Fachperson unberücksichtigt gelassen. Dass die Abschirmung bei einem
Induktionskochherd für die einzelnen, voneinander getrennten Kochfelder je
durch Leiter erfolgte, bei denen nach allgemeinem Fachwissen geschlossene
Schleifen zu vermeiden waren, bedeutet nicht, dass diese Technik nach
allgemeinem Fachwissen auch geeignet sei für die Abschirmung zusammenhängender
Kochflächen bzw. für Flächen, auf denen Kochtöpfe nahe beieinander beheizt
werden. Der Gutachter hat im Ergänzungsgutachten nachvollziehbar erklärt, dass
das Dokument in Entgegenhaltung D9 von einer solchen Lösung wegweist, indem es
Leiter mit geschlossenen Schleifen vorsieht. Die Vorinstanz hat Bundesrecht
nicht verletzt, indem sie mit dem Gerichtsgutachter die beanspruchte Erfindung
in der während des Verfahrens eingeschränkten Fassung als vom Stand der Technik
nicht nahegelegt ansah und damit als gültig anerkannte.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des
Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Dezember 2011

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann